BPatG 152 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 29 W (pat) 525/12 _______________________ Aktenzeichen B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Markenanmeldung 30 2011 062 563.8 hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 2. Mai 2012 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Kortge und die Richterin am Landgericht Uhlmann - 2 - beschlossen: 1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 21. Februar 2012 wird aufgehoben. 2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zu- rückgewiesen. G r ü n d e I. Das Wortzeichen edition goldfisch ist am 16. November 2011 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Pa- tent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden: Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Fotografien; Klasse 28: Spiele, Spielzeug, insbesondere Stofftiere; Klasse 42: Dienstleistungen eines Grafikdesigners. Mit Beschluss vom 21. Februar 2012 hat die Markenstelle für Klasse 16 die An- meldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Mit "Edition" werde nicht nur die Herausgabe von Büchern, sondern auch die Her- ausgabe anderer Güter einer speziellen Produktserie bezeichnet, wobei es sich bei den so bezeichneten Waren um eine Produktserie handele, die entweder men- - 3 - genmäßig oder zeitlich begrenzt sei oder sich ausschließlich auf einen bestimmten Anlass beziehe. In Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen kennzeichne die Wortfolge "edition goldfisch" eine zusammengehörige Ausgabe. Druckereierzeug- nisse und Fotografien könnten sich thematisch mit Goldfischen befassen, ebenso könne die Wortfolge das zeitlich oder stückzahlmäßig eingegrenzte Werk eines Grafikdesigners bezeichnen, das sich mit dem Thema "Goldfisch" befasse. Auch Spielwaren könnten die Farbe oder Form eines Goldfisches, Spiele Goldfische zum Gegenstand haben. Der Umstand, dass eine gleichlautende Marke der An- melderin 1999 eingetragen worden sei, könne das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nicht beseitigen. Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt, den Beschluss der Markenstelle 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 21. Februar 2012 aufzuheben und die Be- schwerdegebühr wegen grob unrichtiger Sachbehandlung zurück- zuerstatten. Die angegriffene Entscheidung verkenne, dass der Wortfolge "edition goldfisch" als Gesamtbegriff Unterscheidungskraft zukomme. Es sei nicht üblich, den Begriff "Edition" mit einer Sachangabe zu verbinden. Daher verstehe der angesprochene Verbraucher das angemeldete Zeichen auch nicht als Inhalts- oder Themenan- gabe der beanspruchten Waren. Selbst wenn ein Stofftier die Form eines Goldfi- sches habe oder ein Kinderbuch das Thema "Goldfisch" behandle, sei das Zei- chen nicht glatt beschreibend, da die Bezeichnung "edition goldfisch" insoweit nicht üblich sei. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr sei gerecht- fertigt, da das Verfahren vor dem Patentamt unter einem schwerwiegenden Man- gel leide. Die angegriffene Entscheidung beruhe auf Willkür und Nichtbeachtung anerkannter Beurteilungsgrundsätze. - 4 - Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. II. 1. Die zulässige Beschwerde ist begründet. Die Anmelderin hat gemäß §§ 41, 37 Abs. 1, 33 Abs. 2 MarkenG i. V. m. § 8 MarkenG einen Anspruch auf Eintragung des angemeldeten Wortzeichens. Der Eintragung steht kein absolutes Eintragungshindernis gemäß § 8 Abs. 2 MarkenG in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ent- gegen. a) Unterscheidungskraft in diesem Sinn ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und die- se Waren und Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unter- nehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2008, 608, 611 Rn. 66 – EURO- HYPO; BGH GRUR 2010, 825, 826 Rn. 133 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; 935 Rn. 8 – Die Vision; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ur- sprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2006, 233, 235 Rn. 45 – Standbeutel; 229, 230 Rn. 27 – BioID). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungs- kraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. Marlene- Dietrich-Bildnis II). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungs- kraft sind einerseits die Auffassung der beteiligten inländischen Ver- kehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des - 5 - normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411, 412 Rn. 24 Matratzen Con- cord/Hukla). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Be- standteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analy- sierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuG GRUR 2004, 428, 431 Rn. 53 – Henkel). Ausgehend hiervon besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn die maßgeblichen Verkehrskreise ih- nen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffs- inhalt zuordnen oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdspra- che bestehen, die – etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH a. a. O. – FUSSBALL WM 2006). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor al- lem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die bean- spruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR 2010, 1101, 1102 Rn. 23 – TOOOR!). b) Die Wortfolge "edition goldfisch" besteht aus den deutschen Substanti- ven "Edition" und "Goldfisch". aa) "Goldfisch" ist ein ursprünglich aus China stammender Fisch mit rotgolden bis golden glänzendem gedrungenem Körper (Duden, Das Große Wörterbuch der deutschen Sprache in 10 Bänden). bb) Edition bedeutet "Herausgabe", "Ausgabe" oder seltener "Verlag" (Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in 10 - 6 - Bänden), wobei der Begriff dann häufig als Namensbestandteil von Buch- und Kunstverlagen dient ("Edition Peters", "Edition Sigma", "Verlag ars edition" etc). In der Vergangenheit wurde das Wort für die Herausgabe von schriftlichen Texten, Bildern und Musiknoten und als Namensbe- standteil von Verlagen verwendet (Brockhaus Enzyklopädie, 21. Aufl.). Das Wort wird meistens durch Attribute ergänzt, die die Art der Ausgabe näher kennzeichnen. Das können Zahlen wie 1., 2., 3. sein oder Angaben zu der Art der Ausgabe, etwa überarbeitete, gekürzte, erweiterte, limitierte, wissenschaftliche Edition, Edition für die Jugend. Auch Jahreszahlen können als nähere Beschreibung der Ausgabe dienen. Häufig wird auch der Anlass der Herausgabe benannt (Jubiläumsedition, Weihnachts- edition): www.amazon.de Brigitte Edition 1: Dekoideen; www.amazon.de: Annas Paradies, Special Edition 01: von Dieben und Schmugglern; www.amazon.de: Vom Rollstuhl zum Gehstock, er- weiterte Edition; Universität Basel, Deutsches Seminar: Wissenschaft- liche Edition des Briefwechsels zwischen Hermann Bahr und Hugo von Hofmannsthal (1891-1927); Friedrich Ebert Stiftung: Handbuch der Menschen- rechte Edition 2010/2011; www.amazon.de: Astrid Lindgren Jubiläumsedition. Gelegentlich wird eine Edition durch Angaben mit Bezug auf den Inhalt ergänzt, um dann eine größere Reihe von Druckwerken zu - 7 - bezeichnen, die durch Gemeinsamkeiten innerlich verbunden sind: www.verlag-petra-hennig.de/:"Edition junge Autoren". Inzwischen werden auch andere Medien und sonstige Gegen- stände als Editionen bezeichnet. Auch hier wird der Begriff "Edi- tion" regelmäßig ergänzt, um zum Ausdruck zu bringen, dass es sich um eine Ausgabe aus besonderem Anlass, mit besonderen Qualitäten oder in begrenzter Stückzahl handelt (gold-edition, platin-edition, perl-edition, limited edition, collector’s edition). Bei Fahrzeugen finden sich auch ergänzende Angaben, die die Mo- torisierung oder Ausstattung des Fahrzeuges kennzeichnen (Avensis Edition 1,6 Combi; Verso Edition 1,6 Kompakt-Van). Bei Spielen wird der Begriff "Edition" gelegentlich durch Angaben er- gänzt, die die Spielversion kennzeichnen (Junior Edition, Mono- poly Spongebob Edition), wobei hier häufig Abwandlungen be- zeichnet werden, die sich an berühmte Filmserien anlehnen: http://emea.microsoftstore.com/DE/de-DE/Microsoft: Flight-Simulator-X-Gold-Edition; www.amazon.de: Kosmos 698386- Zauberschule Magic – Deluxe Edition; http://www.amazon.de/Nintendo-1833740T2: Poke- mon-Platin-Edition. Eine Verbindung des Wortes "Edition" mit dem Gegenstand der Ausgabe ohne weiteren Zusatz, der die Art der Edition bezeich- net, ließ sich nach den Recherchen des Senats jedoch nicht nachweisen. Entsprechend finden sich auch im Wortschatzlexi- kon der Universität Leipzig keine Nachweise für entsprechende - 8 - Kombinationen mit Titeln oder sonstigen inhaltlichen Angaben (http:// wortschatz.uni-leipzig.de/abfrage: Edition). c) Bei Zeichen, die aus mehreren Wortbestandteilen bestehen, ist eine Gesamtbetrachtung vorzunehmen. Die Wortfolge "edition goldfisch" hat keine inhaltliche Aussagekraft, da weder das Wort "Edition" geeignet ist, eine nähere inhaltliche Aussage zu einem Goldfisch zu treffen, noch das Wort "Goldfisch" geeignet ist, eine Edition näher zu beschreiben. Eine beschreibende Verwendung dergestalt, dass ein Produkt mit der Bezeichnung "edition goldfisch" eine Ware in Form oder Farbe eines Goldfisches sein könnte oder – bei Druckereierzeugnissen - Goldfische zum Thema haben könnte, ist nicht üblich. Das Wort "Edition" findet auch in Bezug auf lebende Goldfische keine Verwendung, da es für Züchtungen nicht gebräuchlich ist. Des- halb wird das angesprochene Publikum, hier die Allgemeinheit der Verbraucher, die Wortfolge nicht als Hinweis auf die Eigenschaften des beanspruchten Produktes verstehen. Auch Stofftiere und Puppen, die in limitierten Auflagen produziert wer- den, werden nicht mit dem Begriff "Edition" ohne einen weiteren Zusatz wie "limitiert" versehen. www.kaethe-kruse.de: Klassische Sammlerpuppen – li- mitierte Editionen; www.steiff.com: Sammlerkatalog: Limitierungen Im Bereich der Kunst wird der Begriff "Edition" häufig mit dem Namen eines Künstlers verbunden. Gelegentlich findet sich der Begriff auch in Verbindung mit einer Kunstrichtung. Auch hier ist die Angabe "Edition" - 9 - aber regelmäßig mit der Stückzahl der edierten Werke verbunden. Dies gilt auch für Fotografien und Grafik-Design: www.artnet.de/magazine: Erste Grafik-Edition der Städti- schen Galerie Dresden; www.arternety.com: Grafic art edition owl 02 limitierte Edition..100 Stück Grafik-Edition 2012: "Hirtenträume" li- mited Edition handcholoriert, handsigniert und numme- riert von 1-12; www.lumas.de Edition von Stefanie Scheider… executed in 1999, this work is number one hundred from an edition of one hundred; www.lumas.de: Susanne Wehr, fishing grounds, Gold- fisch III, …limited Edition Auflage 100; http://www.stefaniebrendle.de: Aus Liebe zum manuellen Gestalten entwickelt BRENDLE Grafik | Design limitierte Edition von einzigartigen Handsiebdrucken. Daher enthält das angemeldete Zeichen keinerlei sinnvolle Verbindung zwischen seinen Elementen und ist auch in der Zusammenstellung sei- ner Elemente ohne Sachbezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen. 2. Die Erstattung der Beschwerdegebühr war nicht anzuordnen. Die Voraussetzungen für die Rückzahlung gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG lie- gen nicht vor. Sie ist nur dann anzuordnen, wenn die Einbehaltung der Ge- bühr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und bei Abwä- gung der Interessen des Beschwerdeführers einerseits und der Staatskasse andererseits unbillig wäre. Der Erfolg der Beschwerde als solcher ist kein Rückzahlungsgrund. Es müssen besondere Umstände hinzu kommen, die - 10 - dazu führen, dass der Beschwerdeführer durch ein fehlerhaftes und un- zweckmäßiges Verhalten des DPMA zu einer Beschwerde veranlasst wurde, die bei sachgerechter Verfahrensweise mit gewisser Wahrscheinlichkeit hätte vermieden werden können. Solche Voraussetzungen liegen hier nicht vor. Verfahrensfehler des DPMA sind nicht erkennbar. Auch hat die angegriffene Entscheidung weder eklatant den Prüfungsumfang verkannt noch ist sie zu einem schlechterdings unvertretbaren Ergebnis gelangt. Grabrucker Kortge Uhlmann Hu

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