20 W (pat) 313/06

BPatG 154 05.11 BUNDESPATENTGERICHT 20 W (pat) 313/06 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 9. Januar 2012 … B E S C H L U S S In der Einspruchssache betreffend das Patent 100 46 556 … hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Januar 2012 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die Richterin Kirschneck sowie die Richter Dipl.-Ing. Kleinschmidt und Dipl.-Geophys. Dr. Wollny - 2 - beschlossen: Das Patent 100 46 556 wird widerrufen. G r ü n d e I. Für die am 19. September 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt einge- gangene Anmeldung wurde die Erteilung des nachgesuchten Patents am 6. Oktober 2005 veröffentlicht. Das Patent betrifft ein "Verfahren zur Erfassung von Bedarfsträger-spezifischen Übertra- gungskosten bei der Durchführung von Überwachungsmaßnah- men in paketorientierten Telekommunikationsnetzen". Gegen das Patent hat die V… GmbH, M…ufer in D…, am 6. Januar 2006 (eingegangen am selben Tage) Einspruch erhoben mit der Begründung, der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 sei unzureichend offenbart, unzulässig erweitert und gegenüber einem im Einzelnen genannten Stand der Technik nicht neu, zumindest nicht erfinderisch. Die Einsprechende stützt ihren Einspruch auf die Druckschriften E1 EP 1 026 853 A1 E2 WO 99/17499 A2 E3 European Telecommunications Standards Institute (ETSI) [Hrsg.]: Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Lawful Interception - stage 2 (GSM 03.33 version 0.6.1), Juli 1998 (Tdoc SMG10 98D047), Seite 1-40 - 3 - E4 European Telecommunications Standards Institute (ETSI) [Hrsg.]: Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); 3G Security; Lawful Interception Architecture and Functions (3G TS 33.107 version 3.0.0 Release 1999) (Tech- nische Spezifikation ETSI TS 133 107 V3.0.0 (2000-01)), S. 1-55. E5 WO 00/24161 A1 E6 EP 1 014 619 A1, wobei ihrer Auffassung nach der Gegenstand des Anspruchs 1 durch die Druck- schrift E4 neuheitsschädlich vorweggenommen sei. Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Einsprechenden wird auf den Inhalt der Akten verwiesen. Mit Schriftsatz vom 1. März 2010 hat die Einsprechende ihren Einspruch zurück- genommen. Die Patentinhaberin ist dem Einspruch entgegengetreten, hält die Patentansprü- che im erteilten Umfang für patentfähig und beantragt, das Patent im erteilten Umfang aufrecht zu erhalten, hilfsweise beschränkt mit folgenden Unterlagen, Patentansprüche 1 bis 8 gemäß Hilfsantrag, überreicht in der mündlichen Verhandlung, übrige Unterlagen gemäß Patentschrift. - 4 - Der erteilte Patentanspruch 1 des Streitpatents lautet: "Verfahren zur Erfassung von Bedarfsträger-spezifischen Übertra- gungskosten bei der Durchführung von Überwachungsmaßnahmen in paketorientierten Telekommunikationsnetzen, wobei im Telekommuni- kationsnetz überwachungsseitig eine Speichertabelle oder ein Daten- bankfeld in Form eines Transmission Records angeordnet ist, das von einer Administrationseinrichtung (ADMF) über eine Schnittstel- le (X1_2, X1_3) situationsspezifisch definiert, geändert oder gelöscht werden kann und innerhalb dessen die gebührenrelevanten Informa- tionen, in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Übertragung und dem Über- tragungsvolumen jeder Übertragung oder den Zeitpunkten von Start und Ende der Übertragung, seitens der übertragenden Einrichtung au- tomatisch erfasst und den entsprechenden Bedarfsträgern (LEA) zu- geordneten Zieleintragungen sowie den entsprechenden administrier- ten Überwachungsmaßnahmen von zu überwachenden Telekommuni- kationskunden zugeordnet werden, wobei das Transmission Record in Einzelteilen oder wahlweise komplett von der administrativen Einrich- tung gelesen oder alternativ dorthin übertragen werden kann." Hieran schließen sich Unteransprüche 2 bis 8, zu deren Wortlaut auf die Patent- schrift verwiesen wird. Patentanspruch 1 gemäß dem Hilfsantrag lautet: "Verfahren zur Erfassung von Bedarfsträger-spezifischen Übertra- gungskosten bei der Durchführung von Überwachungsmaßnahmen in paketorientierten Telekommunikationsnetzen, wobei im Telekommuni- kationsnetz übertragungsseitig eine Speichertabelle oder ein Daten- bankfeld in Form eines Transmission Records angeordnet ist, das von einer Administrationseinrichtung (ADMF) über eine Schnittstel- - 5 - le (X1_2, X1_3) situationsspezifisch definiert, geändert oder gelöscht werden kann und innerhalb dessen die gebührenrelevanten Informa- tionen, in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Übertragung und dem Über- tragungsvolumen jeder Übertragung oder den Zeitpunkten von Start und Ende der Übertragung, seitens der übertragenden Einrichtung au- tomatisch erfasst und den entsprechenden Bedarfsträgern (LEA) zu- geordneten Zieleintragungen sowie den entsprechenden administrier- ten Überwachungsmaßnahmen von zu überwachenden Telekommuni- kationskunden zugeordnet werden, wobei das Transmission Record in Einzelteilen oder wahlweise komplett von der administrativen Einrich- tung gelesen oder alternativ dorthin übertragen werden kann." Hieran schließen sich gegenüber der erteilten Fassung unveränderte Patentan- sprüche 2 bis 8 an. Dem Streitpatent liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren anzugeben, auf des- sen Basis die Erfassung von Übertragungskosten zu den sog. Bedarfsträgern bei richterlich angeordneten Überwachungsmaßnahmen in paketorientierten Telekom- munikationsnetzen möglich ist (Absatz [0009] der Patentschrift des Streitpatents). Die Pateninhaberin vertritt die Auffassung, dass das Verfahren des Patentan- spruchs 1 ausreichend offenbart, nicht unzulässig erweitert sowie neu sei und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. - 6 - Wegen weiterer Einzelheiten hierzu wird auf den Akteninhalt verwiesen. II. 1. Nach Rücknahme des Einspruchs war das Verfahren von Amts wegen ohne die Einsprechende vor dem gemäß § 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG a. F. zur Entschei- dung über den Einspruch zuständigen Beschwerdesenat des Bundespatentge- richts fortzusetzen (§ 61 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 147 Abs. 3 Satz 2 PatG a. F.). 2. Der Einspruch ist zulässig. Er wurde form- und fristgerecht erhoben. In dem Ein- spruch sind auch die Tatsachen, die ihn nach Auffassung der Einsprechenden rechtfertigen, im Einzelnen angegeben. 3. Das Einspruchsverfahren führt zum Widerruf des angegriffenen Patents gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG im Hinblick auf den Hauptantrag; Anspruch 1 gemäß Hilfs- antrag ist nicht zulässig gemäß § 22 Abs. 1 2. Alternative PatG. Als für die Beurteilung der Lehre des Streitpatents und des Standes der Technik zuständigen Fachmann sieht der Senat einen Nachrichtentechniker mit Fachhoch- schulausbildung sowie speziellen Kenntnissen auf dem Gebiet der Gebührenerhe- bung in einem digitalen Telekommunikationsnetz an. - 7 - 4. Hauptantrag: a) Im Einzelnen wird das Verfahren gemäß Anspruch 1 Streitpatent durch folgen- de Merkmale beschrieben (ohne Bezugszeichen, mit Merkmalsgliederung; fett der Begriff, der im Rahmen der unzulässigen Erweiterung Relevanz besitzt): M1 Verfahren zur Erfassung von Bedarfsträger-spezifischen Übertragungskosten bei der Durchführung von Überwa- chungsmaßnahmen in paketorientierten Telekommunika- tionsnetzen, M2 wobei im Telekommunikationsnetz überwachungsseitig ei- ne Speichertabelle oder ein Datenbankfeld in Form eines Transmission Records angeordnet ist, M3 das von einer Administrationseinrichtung über eine Schnitt- stelle situationsspezifisch definiert, geändert oder gelöscht werden kann M4 und innerhalb dessen die gebührenrelevanten Informationen, M5 in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Übertragung und dem Übertragungsvolumen jeder Übertragung oder den Zeitpunk- ten von Start und Ende der Übertragung, M6 seitens der übertragenden Einrichtung automatisch erfasst M7 und den entsprechenden Bedarfsträgern zugeordneten Ziel- eintragungen sowie den entsprechenden administrierten Überwachungsmaßnahmen von zu überwachenden Tele- kommunikationskunden zugeordnet werden, M8 wobei das Transmission Record in Einzelteilen oder wahlwei- se komplett von der administrativen Einrichtung gelesen oder alternativ dorthin übertragen werden kann. - 8 - b) Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 geht über den Inhalt der An- meldung in der Fassung hinaus, in der sie bei der für die Einreichung der Anmel- dung zuständigen Behörde ursprünglich eingereicht worden ist (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG). So ist die Angabe im Merkmal M2, dass die Speichertabelle oder ein Datenbank- feld in Form eines Transmission Records im Telekommunikationsnetz überwa- chungsseitig angeordnet ist, nicht ursprünglich offenbart. Die ursprünglichen Un- terlagen enthalten demgegenüber die Angabe, dass die Speichertabelle oder ein Datenbankfeld in Form eines Transmission Records im Telekommunikationsnetz übertragungsseitig angeordnet ist. Die beiden Angaben "überwachungsseitig" und "übertragungsseitig" unterscheiden sich zur Überzeugung des Senats inhaltlich voneinander. Die Änderung kann des- halb - entgegen einer von der Patentinhaberin im Rahmen des Prüfungsverfah- rens vorgetragenen Auffassung - nicht als bloße Schreibfehlerkorrektur qualifiziert werden. Auch handelt es sich bei dem Merkmal einer überwachungsseitigen Anordnung einer Speichertabelle oder eines Datenbankfelds in Form eines Transmission Re- cords im Telekommunikationsnetz nicht lediglich um eine Beschränkung im Sinn einer Konkretisierung des ursprünglich offenbarten Merkmals einer übertragungs- seitigen Anordnung der jeweiligen Komponenten im Telekommunikationsnetz, mit der Folge, dass das nicht ursprünglich offenbarte Merkmal im erteilten Patentan- spruch verbleiben könnte, ohne dass das Patent widerrufen werden müsste (vgl. BGH, Beschluss vom 21. Oktober 2010 - Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40 Rn. 16-18 – Winkelmesseinrichtung). Vielmehr wird in der geänderten erteilten Fassung et- was geschützt, was in diesem Umfang nicht ursprünglich offenbart ist, was also gegenüber dem der Fachwelt durch die ursprünglichen Unterlagen Offenbarten ein "Aliud" darstellt (vgl. BGH a. a. O. Rn. 21 – Winkelmesseinrichtung). - 9 - Zum Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung gehört nur das, was den ur- sprünglich eingereichten Unterlagen "unmittelbar und eindeutig" zu entnehmen ist, nicht hingegen eine weitergehende Erkenntnis, zu der der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre gelangen kann (vgl. BGH, Urteil vom 8. Juli 2010 - Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910 - Fälschungssicheres Dokument). Mit dem in den ursprünglichen Unterlagen verwendeten Begriff "übertragungssei- tig" ist für den Fachmann offenbart, dass – wie der Figur 1 der Patentschrift zu ent- nehmen ist – alle Elemente mit Ausnahme der Bedarfsträger ("LEA") dieser "Seite" zuzurechnen sind, da nur diese Bausteine mit dem Prozess des aktiven Übertra- gens der für den Transmission Record relevanten Daten befasst sind. Demgegenüber versteht der Fachmann den im erteilten Anspruch 1 enthaltenen Begriff "überwachungsseitig" dahingehend, dass allein die Bedarfsträger die "Überwachungsseite" darstellen. Die im erteilten Anspruch enthaltene Angabe "überwachungsseitig" konkretisiert damit nicht den ursprünglich offenbarten Begriff "übertragungsseitig", sondern bezeichnet einen anderen, in den ursprünglichen Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbarten technischen Aspekt ("Aliud"; vgl. BGH a. a. O. Rn. 22; BGH Urteil vom 21. Juni 2011 - X ZR 43/09, GRUR 2011, 1003 Rn. 29 - Integrationselement). c) Mit dem unzulässig erweiterten Patentanspruch 1 kann das Patent folglich kei- nen Bestand haben. Das angegriffene Patent war insgesamt zu widerrufen, da die jeweils auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 8 eben- falls mit dem Widerrufsgrund der unzulässigen Erweiterung behaftet sind. Im Übri- gen hat die Pateninhaberin insoweit eine beschränkte Aufrechterhaltung nicht be- antragt. - 10 - 5. Hilfsantrag: a) Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag ist weitgehend wortgleich zum erteilten An- spruch 1. Er unterscheidet sich von diesem lediglich durch die Ersetzung des Wor- tes "überwachungsseitig" im Rahmen des Merkmals M2 durch das ursprünglich of- fenbarte Wort "übertragungsseitig" (vgl. ursprüngliche Unterlagen, Anspruch 1). b) Der Senat erachtet diese Ersetzung als nicht zulässig, da die Konsequenz der patentrechtliche Schutz eines Gegenstandes wäre, der vom Schutzbereich des er- teilten Patents nicht umfasst war und diesen erweitert (§ 22 Abs. 1 2. Alternative PatG). Die Ersetzung betrifft einen technischen Aspekt, der zwar den ursprünglich einge- reichten Unterlagen in seiner konkreten Ausgestaltung zu entnehmen ist, der aber keinen Eingang in die patentierte Lehre gefunden hat. Wie oben zum Patentan- spruch 1 nach Hauptantrag dargelegt, versteht der Fachmann die Begriffe "über- tragungsseitig" und "überwachungsseitig" nach dem Inhalt der ursprünglich einge- reichten Unterlagen sowie dem Inhalt des erteilten Patents nicht als Synonyme, sondern als Bezeichnung für unterschiedliche technische Aspekte. Die Ersetzung der im erteilten Patentanspruch 1 enthaltenen, in den ursprünglichen Unterlagen nicht als erfindungswesentlich offenbarten Angabe "überwachungsseitig" durch die ursprünglich offenbarte Angabe "übertragungsseitig" stellt daher im Verhältnis zum erteilten Anspruch 1 ein "Aliud" unter Schutz (vgl. BGH a. a. O. Rn. 22 - Winkel- messeinrichtung) und erweitert folglich den Schutzbereich des erteilten Patents in unzulässiger Weise. - 11 - c) Das angegriffene Patent kann daher auch mit dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag keinen Bestand haben. Eine beschränkte Aufrechterhaltung bezüglich der jeweils auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 8 ge- mäß Hilfsantrag kam nicht in Betracht, da dies ebenfalls eine unzulässige Erweite- rung des Schutzbereichs des erteilten Patents die Folge hätte. Eine entsprechen- de Beschränkung hat die Patentinhaberin im Übrigen nicht beantragt. 6. Unter diesen Umständen bedarf die Frage, ob weitere Widerrufsgründe vorlie- gen, keiner Entscheidung. Dr. Mayer Kirschneck Kleinschmidt Dr. Wollny Pü