25 W (pat) 16/10

BPatG 152 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 25 W(pat) 16/10 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - betreffend das Löschungsverfahren S 31/09 gegen die Marke 302 39 695 hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 31. März 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters Metternich und der Vorsitzenden Richterin am Landgericht Grote-Bittner beschlossen: Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen. Der Antragstellerin werden die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt. G r ü n d e I. Die am 10. August 2002 angemeldete Wort-Bildmarke ist am 2. Dezember 2002 für die Waren der Klassen 3 und 5 - 3 - "Körperpflege- und Kosmetikprodukte; Massage-Fluids, Gleitmit- tel, Aphrodisiaka, potenzsteigernde Präparate zur äußerlichen und innerlichen Anwendung, Massage-Öle, Gleitcremes und -gels, Or- gasmus-Cremes, Aktverlängerungspräparate, nicht für medizini- sche Zwecke; pharmazeutische Produkte; medizinische Sexual- hilfsmittel, soweit in Klasse 5 enthalten; Massage-Fluids, Gleitmit- tel, Aphrodisiaka, potenzsteigernde Präparate zur äußerlichen und innerlichen Anwendung, Massage-Öle, Gleitcremes und -gels, Or- gasmus-Cremes, Aktverlängerungspräparate, für medizinische Zwecke" unter der Nummer 302 39 695 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt ge- führte Markenregister eingetragen worden. Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 9. Januar 2009 die Löschung dieser Marke gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG mit der Begründung beantragt, dass diese entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 10 MarkenG eingetragen worden sei. Die Antragsgegnerinnen haben der Löschung innerhalb der Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG widersprochen. Im Dezember 2008 hatten die Markeninhaberinnen gegen die Antragstellerin im vorliegenden Verfahren vor dem Landgericht Köln (Az.: 31 O 718/08) eine einst- weilige Verfügung erwirkt, mit der der Antragstellerin die Verwendung der Kenn- zeichen "Pure", "pure massageoil", "puremassageoil.com" untersagt worden ist. Sowohl der Widerspruch gegen den einstweiligen Verfügungsbeschluss wie auch die Berufung der Antragstellerin gegen das die einstweilige Verfügung bestätigen- de Urteil des Landgerichts Köln blieben erfolglos. Die Antragstellerin war den Mar- keninhaberinnen auch in dem anschließenden Verletzungsprozess zur Hauptsa- che vor dem Landgericht Köln und sodann vor dem Oberlandesgericht Köln (Urteil vom 19. Mai 2010, Az.: 6 U 186/09) unterlegen. Die Zivilgerichte hatten jeweils ei- ne unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der eingetragenen Marke "pjur", - 4 - die seit vielen Jahren umfangreich benutzt wird, und den von der hiesigen Antrag- stellerin verwendeten Zeichen bejaht. Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Löschungsantrag zurückgewiesen und der An- tragstellerin die Kosten des Löschungsverfahrens auferlegt. Absolute Schutzhindernisse hätten weder im Zeitpunkt der Eintragung der Marke noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag vorgelegen. We- der sei die angegriffenen Marke beschreibend und deshalb freihaltebedürftig noch fehle der Marke die Unterscheidungskraft. Vielmehr sei das angegriffene Zeichen aufgrund seines Bildbestandteils unterscheidungskräftig. Aber auch dem Wortbe- standteil "pjur" komme Unterscheidungskraft zu, da der Verkehr in der ungewöhn- lichen Buchstabenfolge "pj" eine bewusste Abweichung von "pur" bzw. "pure" sehe und dem Zeichen dadurch ein individualisierender Charakter verliehen werde. Für eine Bösgläubigkeit der Markeninhaberinnen bei Antragstellung gebe es keine An- haltspunkte. Die bloße Anmeldung einer an eine beschreibende Angabe ange- lehnten Bezeichnung könne nicht als rechtsmißbräuchlich angesehen werden und könne nicht die Annahme von Bösgläubigkeit begründen. Für einen zweckfremden Einsatz der angegriffenen Marke im Wettbewerbskampf fehle es an konkreter Dar- legung durch die Antragstellerin und zudem auch an Nachweisen. Mit dem einst- weiligen Verfügungsverfahren hätten die Inhaberinnen der angegriffenen Marke le- diglich ihre in der Natur des Markenrechts liegenden Rechte wahrgenommen. Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie hält an ihrer Auffassung fest, dass die angegriffene Marke bösgläubig i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG angemeldet worden sei. Die Bösgläubigkeit der Inha- berinnen der angegriffenen Marke werde durch ihr Vorgehen in den Verletzungs- verfahren, die jeweils mit verfehltem Ergebnis endeten, gegen die von ihr, der An- tragstellerin, verwendeten Zeichen "pure, pure massageoil, puremassageoil.com" belegt. Denn die Inhaberin einer Marke könne nicht ihre Marke dazu verwenden, die Unterlassung der Verwendung eines zwar phonetisch ähnlichen aber rein be- - 5 - schreibenden und freihaltebedürftigen Zeichens zu erreichen. In einem solchen Vorgehen liege eine missbräuchliche Nutzung eines Markenrechts und damit Bös- gläubigkeit der Inhaberinnen der Marke. In diesem Zusammenhang verweist sie auf die Gesetzesbegründung zu § 23 MarkenG, wonach bei an beschreibende An- gaben angelehnten oder entsprechend wesensgleichen Marken die Eintragung ei- ner solchen Marke in aller Regel kein Recht geben soll, die Benutzung der be- schreibenden Angabe selbst zu untersagen und zwar auch dann nicht, wenn die beschreibende Angabe im herkömmlichen Sinne "markenmäßig" benutzt werde. Die Löschungsantragstellerin beantragt sinngemäß, den Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 12. Februar 2010 aufzuheben und die Lö- schung der Marke 302 39 695 anzuordnen. Die Markeninhaberinnen beantragen, die Beschwerde zurückzuweisen. Sie nehmen im Wesentlichen Bezug auf die Entscheidungen der Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes und des Oberlandesgerichts Köln in dem Verletzungsverfahren. Sie meinen, dass sich die Antragstellerin nicht auf die Regelung des § 23 MarkenG berufen könne, da diese selbst in sittenwidriger Wei- se beschreibende Zeichen wie "pure®", "pure®massageoil" nutze. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar- kenabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen. - 6 - II. Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet. 1. Die Markenabteilung hat den Antrag der Antragstellerin auf Löschung der angegriffenen Marke zu Recht zurückgewiesen, da Löschungsgründe i. S. d. § 50 Abs. 1 MarkenG nicht gegeben sind. a) Löschungsgründe nach § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 2, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind nicht gegeben, da die angegriffene Mar- ke in Bezug auf die eingetragenen Waren weder beschreibend ist noch ihr die Unterscheidungskraft fehlt. Dem Verkehr erscheint nämlich das Wortzeichen "pjur" für sich jedenfalls aber in Verbindung mit dem Bild- bestandteil als Phantasiebegriff und wird als solches als von einem be- stimmten Unternehmen stammend wahrgenommen. Trotz seiner Anleh- nung an den deutschen Begriff "pur" bzw. an das englische Wort identi- scher Bedeutung nämlich "pure" werden die Verkehrskreise das Zei- chen durch die Einfügung des auffälligen Buchstabens "j" und der da- durch bedingten jedenfalls optischen Veränderung des kurzen Wortes nicht ohne weitere analysierende gedankliche Zwischenschritte einen Bezug zu diesen Begriffen erkennen. Dies wird letztlich auch von der Antragstellerin im Beschwerdeverfahren nicht mehr in Zweifel gezogen. b) Entgegen der Auffassung der Antragstellerin ist auch der Löschungs- grund nach § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG nicht gegeben. Danach ist eine Markeneintragung zu löschen, wenn der Anmelder bei der Anmeldung der Marke bösgläubig war. Bösgläubigkeit liegt dabei nur im Falle einer rechtsmissbräuchlichen oder sittenwidrigen Marken- - 7 - anmeldung vor (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8 Rn. 532). In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes sind bisher im We- sentlichen drei Fallgruppen bösgläubiger Markenanmeldungen heraus- gearbeitet worden (s. hierzu Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rn. 531 m. Rspr.nachw.). Hierbei handelt es sich einmal um die Anmeldung sogenannter "Spekulationsmarken", d. h. Marken, welche der Anmelder nicht benutzen möchte, sondern allein mit dem Ziel schützen lassen möchte, um gutgläubige Dritte unter Druck zu set- zen, ohne dass ein genereller Benutzungswille des Markenanmelders vorliegt (vgl. BGH GRUR 2001, 242, 244 - Classe E; Ströbele in Ströbe- le/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rn. 539). Ein solcher Fall ist vorlie- gend nicht gegeben, weil die angegriffene Marke unstreitig seit Jahren in erheblichem Umfang benutzt wird, wobei der Wortbestandteil "pjur" bereits einige Jahre vor der Anmeldung der angegriffenen Wort-Bild- marke verwendet wurde. Des weiteren hat der Bundesgerichtshof Bösgläubigkeit i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG bejaht, wenn Marken mit dem Ziel angemeldet werden, den erkannten schutzwürdigen Besitzstand eines Vorbenutzers zu stören oder den weiteren Gebrauch der vorbenutzten Bezeichnung durch den Vorbenutzer zu sperren (vgl. BGH GRUR 2008, 160, 161 - CORDARONE; BGH GRUR 2001, 242, 244 – Classe E; Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rn. 547). Auch diese Fallkon- stellation ist vorliegend offensichtlich nicht gegeben. Eine Vorbenutzung etwa durch die von der Anmelderin verwendeten Zeichen, die Gegen- stand der Verletzungsverfahren waren, und ein auf diese Weise be- gründeter Besitzstand eines Vorbenutzers hat es nicht gegeben, jeden- falls hat die Anmelderin nicht Entsprechendes vorgetragen. - 8 - Schließlich ist auch nicht die vorliegend allein in Betracht kommende dritte Fallgruppe böswilliger Markenanmeldung, die der Bundesgerichts- hof herausgearbeitet hat, zu bejahen. Danach ist Bösgläubigkeit anzu- nehmen, wenn der Anmelder zum allein maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der Marke (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rn. 528, § 50 Rn. 7) die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbs einsetzen will (ständige Rechtsprechung: vgl. BGH GRUR 2005, 414, 417 - Russisches Schaumgebäck, BGH GRUR 2001, 242 - Classe E; vgl. auch Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rn. 558 m. w. N.). Dabei ist die Annahme einer Bösgläubigkeit nicht al- lein durch den Nachweis eines eigenen Benutzungswillens des Anmel- ders ausgeschlossen, vielmehr ist eine Gesamtabwägung aller Umstän- de des Einzelfalles erforderlich (vgl. BGH GRUR 2008, 621, 624 (Nr. 32) AKADEMIKS; vgl. Ströbele in Hacker/Ströbele, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rn. 558). Bösgläubigkeit im Sinne dieser Fallgruppe kann aber regelmäßig dann nicht angenommen werden, wenn, ohne dass besondere auf eine Be- hinderungsabsicht des Anmelders schließen lassende Umstände hinzu- treten, eine schutzfähige Marke zur Eintragung gebracht wird und der Markeninhaber aus der so berechtigt erlangten Rechtsposition heraus, seine Marke gegen andere Zeichen verteidigt oder zu verteidigen ver- sucht, zumal wenn die Marke in erheblichem Umfang benutzt wird. Der Markenschutz, zu dem die Verbietungsrechte nach §§ 14 ff. MarkenG gehören, ist zentrales Element des Markenrechts. Es liegt damit in der Natur des Markenrechts, dass ein Markeninhaber gegen die Verletzung seiner Marke durch Dritte vorgeht. Mit dem Verletzungsprozess haben die Markeninhaberinnen also lediglich ihre berechtigten Interessen aus dem rechtmäßig erlangten Schutz ihrer Marke wahrgenommen. - 9 - Bösgläubigkeit bei der Markenanmeldung ist auch nicht daraus herzu- leiten, dass der Inhaber einer berechtigt zur Eintragung gebrachten Marke einen Verletzungsprozess gegen Dritte anstrengt und dabei möglicherweise deshalb einen unzutreffenden Rechtsstandpunkt ein- nimmt, weil er den Schutzumfang seiner Marke zu weit zieht. Die Ar- gumente, mit denen in einer solchen Verfahrenssituation die marken- rechtlichen Verbietungsansprüche abzuwehren sind bzw. abgewehrt werden könnten, sind ausschließlich solche gegen Forderungen aus dem Markenschutz. Mit diesen Argumenten ist aber eine Bösgläubigkeit des Markeninhabers im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke und damit einen Löschungsgrund für die Marke regelmäßig nicht begründbar, ins- besondere dann nicht, wenn keine weiteren zu missbilligende Umstän- de hinzukommen. Solche Umstände fehlen hier. Die Antragstellerin hat ihren Löschungsantrag nach § 50 Abs. 1 Mar- kenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG darauf gestützt, dass die In- haberinnen der von ihr angegriffenen Marke diese nicht dazu einsetzen dürften, die markenmäßige Verwendung eines rein beschreibenden und damit freihaltebedürftigen Zeichens wie "pure", "pure massageoil" unter- sagen zu lassen, weil sie damit einen zu weitreichender Schutz ihrer Marke anstreben würden bzw. angestrebt hätten. Damit führt die An- tragstellerin aber ausschließlich Gründe an, mit denen die geltend ge- machten Verletzungsansprüche abzuwehren sind. Damit liegen aber keine ausreichenden Argumente dafür vor, den Löschungsgrund der Bösgläubigkeit der Markenanmeldung nach § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG zu begründen. Die Antragstellerin ist der Auffassung, dass ein Zeichen, das an be- schreibende Angaben angelehnt ist und als Marke eingetragen wird, nicht das Recht erhalten soll, die Benutzung der beschreibenden An- gabe selbst zu untersagen und zwar auch dann nicht, wenn die be- - 10 - schreibende Angabe im herkömmlichen Sinne "markenmäßig" benutzt wird. Die Antragstellerin führt damit ausschließlich Argumente gegen die Bejahung einer Verwechslungsgefahr und somit gegen die Begrün- detheit von Verletzungsansprüchen aus der angegriffenen Marke an und nicht solche, die einen Löschungsantrag gegen diese Marke wegen Bösgläubigkeit begründen könnten. Zwar spricht einiges für die Rechts- auffassung der Antragstellerin zur Unbegründetheit der Markenver- letzung, da der Schutzumfang eines Zeichens wie "pjur", das sich an ei- ne beschreibende oder sonst freizuhaltende Angabe annähert, im Ver- hältnis zu anderen Bezeichnungen besonderen Beschränkungen unter- liegt, die sich in gleicher oder ähnlicher Weise an den beschreibenden oder freizuhaltenden Begriff annähern oder sogar rein beschreibende Sachangaben enthalten, wie dies bei den von der Antragstellerin ver- wendeten Zeichen "pure", "pure massageoil, "pure massageoil.com" der Fall sein dürfte (vgl. "Apotheke pur" (BPatG 30 W (pat) 011/06; "Pure" BPatG 24 W (pat) 009/09; "Pure Power" BPatG 30 W (pat) 519/10). Die unter diesem Gesichtspunkt kennzeichnungs- schwachen Marken verfügen über einen geringeren Schutzumfang, der sich auf die jeweilige gegebenenfalls nur minimale eintragungsbegrün- dende Eigenart beschränkt (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rn. 131). Die für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgeblichen Eigenprägung erhalten solche an Sachangaben angenä- herten Kennzeichnungen aus der Abwandlung gegenüber der Sachan- gabe. Es ist nicht mit markenrechtlichen Grundsätzen zu vereinbaren, dem Inhaber einer Marke, die sich an eine beschreibende Angabe an- nähert, ein Ausschließlichkeitsrecht zur Annäherung an diesen Begriff oder zur Verwendung sogar dieses Begriffs selbst einzuräumen, jeden- falls nicht, wenn es unter angemessener Berücksichtigung der ge- schützten Markenrechte geschieht. Ein so weitreichender Schutz kann auch nicht mit der BGH-Entscheidung "HEITEC" (GRUR 2008, 803 (Tz. 22)) gemeint gewesen sein. - 11 - Dass bei Beachtung der vorgenannten Grundsätze eine Verletzung der Marke "pjur" durch Zeichen wie "pure massageoil" möglicherweise zu verneinen sein könnte, jedenfalls dann, wenn keine gesteigerte Kenn- zeichnungskraft gegeben ist, ist für das Löschungsverfahren ohne Be- deutung. Hierdurch kann kein Löschungsgrund i. S. d. § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG entstehen, insbesondere nicht rückwirkend auf den mehrere Jahre zurückliegenden Anmelde- zeitpunkt der angegriffenen Marke. Dass die Anmelderin in den Verletzungsprozessen vor dem Landge- richt/ Oberlandesgericht Köln gegen die Markeninhaberinnen - aus wel- chen Gründen auch immer - unterlegen gewesen ist, kann jedenfalls ei- ne Löschung und damit vollständige Beseitigung des Schutzes der be- treffenden Marke zum Zwecke der Verhinderung solcher Prozesse oder zur Beseitigung der zuerkannten Rechtsansprüche führen. Hierfür gibt es keine gesetzliche Grundlage. Das Löschungsverfahren dient nicht dazu, eng an beschreibende Angaben angelehnte, aber gleichwohl schutzfähige Kennzeichnungen zu löschen, wenn die Inhaber solcher Marken im Verletzungsverfahren oder auch Widerspruchsverfahren nach § 42 MarkenG ihre Marken in dem problematischen Bereich der Sachangabe selbst verteidigen. Dieser Konflikt ist allein im Kollisions- verfahren, etwa durch sachgerechte Begrenzung des Schutzumfanges oder gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG zu lösen. Schließlich kann sich die Antragstellerin nicht mit Erfolg auf die Regelung des § 23 Nr. 2 MarkenG berufen. Denn diese Vorschrift findet weder im Widerspruchsverfahren und erst recht nicht im Löschungsver- fahren Anwendung, wo es nicht um eine Zeichenkollision, sondern um die Schutzfähigkeit nur einer Marke geht. § 23 Nr. 2 MarkenG enthält als Vorschrift über die Schranken eines bestehenden Schutzes i. S. v. §§ 14 ff. MarkenG lediglich eine Klarstellung und Beschränkung der - 12 - Rechte des Markeninhabers im Verletzungsverfahren. Dementspre- chend ist die Verteidigungsmöglichkeit des § 23 Nr. 2 MarkenG nur im Rahmen des Zivilprozesses eröffnet (vgl. Ströbele in Hacker/Ströbele, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rn. 230). Da die Markenabteilung somit den Löschungsantrag zu Recht zurück- gewiesen hat, war der Bechwerde der Antragstellerin der Erfolg zu ver- sagen. 2. Der Antragstellerin sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufzuerlegen, da die Einlegung der Beschwerde nicht mit der prozessualen Sorgfalt zu vereinbaren war und damit besondere Umstände vorlagen, die die Abweichung von dem Grundsatz rechtfertigen, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst zu tragen hat (vgl. hierzu Knoll in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 71 Rn. 11 m. w. N.). Die An- tragstellerin hat nämlich in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichts- punkten aussichtslosen Situation, ihr Interesse an dem Erlöschen des Mar- kenschutzes durchzusetzen versucht. Sie hat ein Löschungsverfahren ange- strengt, obwohl sie tatsächlich keine Löschungsgründe gegen die von ihr an- gegriffenen Marke anführen konnte, sondern nur solche Gründe, die allein geeignet sind, der Abwehr von markenrechtlichen Verbietungsansprüchen in einem Verletzungsprozess zu dienen. Wegen der näheren Begründung hier- zu wird auf die obigen Ausführungen (siehe 1.) verwiesen. Knoll Metternich Grote-Bittner Hu