24 W (pat) 33/10

BPatG 154 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 24 W (pat) 33/10 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 1. Februar 2011 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Markenanmeldung 306 79 570.1 hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Susanne Werner sowie der Richter Viereck und Paetzold auf die mündliche Verhandlung vom 1. Februar 2011 - 2 - beschlossen: Die Beschwerde des Anmelders wird zurückgewiesen. G r ü n d e I. Die am 27. Dezember 2006 als Wortmarke angemeldete Bezeichnung Trademarker soll für folgende Waren und Dienstleistungen in das Markenregister eingetragen werden: „Klasse 16: Druckereierzeugnisse, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Broschüren, Magazine; Klasse 35: Dienstleistungen eines Steuerberaters, Dienstleistun- gen eines Wirtschaftsprüfers; Klasse 42 (nach heutiger Klasseneinteilung Klasse 45): Rechtsberatung und -vertretung, Vertretung Dritter in gerichtlichen und außergerichtlichen Auseinandersetzungen, Dienstleistungen in Prozessangelegenheiten, Dienstleistungen eines Juristen, Dienstleistungen eines Rechtsanwalts.“ In einem Zwischenbescheid vom 16. Februar 2007 hat die Markenstelle für Klas- se 42 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung beanstandet, zum einen, weil die Fassung des Verzeichnisses teilweise zu unbestimmt sei, zum anderen, weil einer Registrierung Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 - 3 - MarkenG entgegenstünden. Der Anmelder hat, ohne ein neugefasstes Verzeichnis vorzulegen, in der Sache eingehend erwidert. In einem ersten Beschluss der Markenstelle vom 28. März 2008 ist die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zurückgewie- sen worden. In Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sehe der angesprochene Verkehr in der angemeldeten Bezeichnung einen Hinweis darauf, dass diese von jemandem bzw. für jemanden auf dem Gebiet der Marken angeboten und erbracht würden oder sich thematisch mit Marken befassten. „Trademarker“ sei die Personifizierung des englischsprachigen Begriffs „trade- mark“, wobei letzterer auch Eingang in die deutsche Sprache gefunden habe. Selbst wenn das angemeldete Markenwort lexikalisch noch nicht nachweisbar sei, erschließe sich der Bedeutungsgehalt ohne weiteres. Der Verkehr sehe in diesem keinen individualisierenden Hinweis auf die betriebliche Herkunft der betreffenden Waren und Dienstleistungen. Die Erinnerung des Anmelders ist in einem zweiten Beschluss der Markenstelle vom 13. August 2009, zugestellt am 19. August 2009, zurückgewiesen worden. Die Erinnerungsprüferin - eine Beamtin des höheren Dienstes - führt zur Begrün- dung ergänzend aus, die Bezeichnung „Trademarker“ weise einen engen be- schreibenden Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen auf, den die angesprochenen Verkehrskreise ohne weiteres erfassten. Das Wort „Trade- mark“ werde im Deutschen vielfach verwendet (unter Hinweis auf Belegstellen aus dem Internet; 32 Blatt). Personifizierungen seien im Rahmen der Bewerbung von Waren und Dienstleistungen weit verbreitet und würden vom Verkehr regelmäßig als beschreibend, nicht aber als betriebskennzeichnend, verstanden (unter Hin- weis auf drei Entscheidungen des BPatG). Das angemeldete Zeichenwort sei sprachüblich gebildet und reihe sich ein in vergleichbare Bezeichnungen der eng- lischen und der deutschen Sprache. - 4 - Gegen diese Entscheidung richtet sich die am Montag, den 21. September 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Beschwerde des Anmel- ders. Er stellt den Antrag, die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. März 2008 und vom 13. Au- gust 2009 aufzuheben. Der Anmelder ist der Ansicht, das angemeldete Zeichen „Trademarker“ sei weder in der englischen noch in der deutschen Sprache lexikalisch nachweisbar. Ihm fehle jegliche beschreibende Bedeutung. Der zugrunde liegende Begriff „Trade- mark“ werde im Deutschen - anders als die Markenstelle suggeriere - nicht stets als Synonym für „Marke“ verwendet, sondern teils im Sinn von „Taktik“ oder „Stra- tegie“, teils als Sammelbegriff für Immaterialgüterrechte. Die Nachweise der Mar- kenstelle bezögen sich dabei nicht auf den deutschen Sprachgebrauch; linguis- tisch sei die Annahme unzutreffend, durch das Anfügen der Endung „-er“ an „Trademark“ erfolge eine Personifizierung. Allenfalls handele es sich um einen sprachlich unsinnigen Anglizismus, den kein englischer Muttersprachler verstehe. Die sonstigen Beispiele für ähnliche Wortbildungen seien nicht vergleichbar, eine Sprachüblichkeit nicht nachgewiesen. Naheliegend sei für die deutschen Ver- kehrskreise dagegen die Übersetzung von „trade“ mit „Handel“ und von „marker“ mit „Filzstift“, was offensichtlich keinen Sinn ergebe und somit zur Schutzfähigkeit führe. Die dem Zeichen seitens der Markenstelle beigemessene Bedeutung müsse richtigerweise mit „trademark lawyer“ wiedergegeben werden. Zu dieser Übersetzung seien weite Teile des Verkehrs jedoch mangels Sprachkenntnissen nicht in der Lage. „Trademarker“ werde deshalb nicht zwingend als Anwalt für Markenrecht verstanden. Rechtlich fehlerhaft sei der Hinweis auf Entscheidungen zu existierenden Begriffen wie „Shopper“ oder „Entwickler“. Im Übrigen sei auf eine Reihe von Voreintragungen hingewiesen, deren Schutzfähigkeit sich gerade aufgrund der „englischen Personifizierungen“ ergeben habe. Auch der US-ameri- kanischen Eintragung „Trademarkers“ komme indizielle Wirkung zu. Ein aktuelles - 5 - oder zukünftiges Freihaltebedürfnis im Sinne der Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei nicht gegeben. Zusammen mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung sind dem Anmelder drei Belegstellen zur Verwendung der Bezeichnung „Trademarker“ in deutschsprachi- gen Texten seitens unterschiedlicher Unternehmen (Orange Press; Borgmeier Media Gruppe, TMarker Guido Hoenig) zur Kenntnis gegeben worden. In der mündlichen Verhandlung hat der Anmelder das Exemplar einer Publikation (Magazin zum gewerblichen Rechtsschutz) mit dem Titel „TRADEmarker Sport und Recht“ vorgelegt. Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten Bezug genommen. II. Die Beschwerde des Anmelders ist zulässig (§ 66 MarkenG), jedoch in der Sache nicht begründet, weil einer Registrierung der angemeldeten Bezeichnung als Marke das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) entgegensteht. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher im Ergebnis zu Recht gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG von der Eintragung zurückgewiesen. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG hat nach ständiger Rechtsprechung zur Voraussetzung, dass die Marke im Hinblick auf die Anschau- ung der maßgeblichen Verkehrskreise geeignet sein muss, die Waren und Dienst- leistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und somit diese Produkte und Ange- bote von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft hat sich daher einerseits an den beanspruchten Waren und - 6 - Dienstleistungen und andererseits an der Auffassung der angesprochenen Ver- kehrskreise zu orientieren (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 2008, 608, Nr. 66, 67 - EUROHYPO; GRUR 2006, 229, Nr. 27 - BioID; GRUR Int. 2005, 135, Nr. 19 - Maglite; GRUR 2005, 763, Nr. 25 - Nestlé/Mars; GRUR 2004, 674, Nr. 34 - Postkantoor; BGH GRUR 2010, 935, Nr. 8 - Die Vision; GRUR 2009, 952, Nr. 9 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, Nr. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050 – Cityservice). Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnitts- abnehmers der fraglichen Waren und Dienstleistungen abzustellen (st. Rspr.; vgl. z. B. EuGH GRUR 2004, 943, Nr. 24 - SAT2). Keine Unterscheidungskraft kommt zunächst solchen Bezeichnungen zu, die einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel in Bezug auf die betriebliche Herkunft versteht (BGH GRUR 2001, 1051 - marktfrisch; GRUR 2005, 417 - BerlinCard). Darüber hinaus fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruch- ten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2009, 411, Nr. 9 - STREETBALL; GRUR 2006, 850, Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 1998, 465, 468 - BONUS). Ein solcher enger beschreibender Bezug kann sich insbesondere daraus ergeben, dass die betreffenden Waren und Dienstleistungen in engem sachlichen Zusammenhang mit Produkten oder Ange- boten stehen, für welche die zur Beurteilung stehende Bezeichnung einen unmit- telbar beschreibenden Sinngehalt aufweist (BGH GRUR 2009, 949, Nr. 20 - My World). Die Eignung, Waren und Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu unter- scheiden, kommt schließlich auch solchen Angaben nicht zu, die aus gebräuchli- chen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in - 7 - der Werbung oder in den Medien stets nur als solche und nicht als Unterschei- dungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2010, 935, Nr. 11 - Die Vision; GRUR 2006, 850, Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHOEN). Im vorliegenden Fall weist die als Marke angemeldete Bezeichnung zumindest einen engen beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienst- leistungen im Sinne der höchstrichterlichen Rechtsprechung auf. Das Zeichenwort „Trademarker“ leitet sich ersichtlich ab von dem englischsprachigen Begriff „trademark“, der die Bedeutung „Warenzeichen, (Handels-)Marke“ hat; das kann und will wohl auch der Anmelder nicht bestreiten. Gerade in dieser (Haupt-)Bedeu- tung ist „Trademark“ als Lehnwort in den deutschen Sprachschatz eingegangen, und zwar - wie mit dem Anmelder in der mündlichen Verhandlung anhand einer bereits älteren Belegstelle (DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, Aus- gabe 1983, S. 1279) erörtert - schon vor langer Zeit. Die Markenstelle hat zudem zahlreiche Belegstellen ermittelt und dem Anmelder zur Kenntnis gegeben, in denen - in deutschen Texten - der Begriff „Trademark“ Verwendung findet; hierauf wird zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen. Mithin erscheint die Schlussfolgerung zwingend, dass „Trademark“, in zutreffender Wortbedeutung, vom deutschen Verkehr richtig verstanden wird, und zwar nicht nur in Fachkreisen (Wirtschaft, Handel, Industrie, rechtsberatende Berufe), sondern auch in breiten allgemeinen Publikumskreisen (wobei auf das Verständnis in a l l e n Verkehrs- kreisen abzustellen ist; vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 81). Nach dem maßgeblichen Verbraucherleitbild des Europäischen Ge- richtshofs (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 83 m. w. Nachw.) ist nicht das Verständnis völlig ungebildeter oder unaufmerksamer Konsumenten maßgeblich, sondern das normal informierter, angemessen aufmerksamer und verständiger Durchschnittskunden und -interessenten betreffender Waren und Dienstleistungen. - 8 - Nicht nur der Fachverkehr, auf dessen Verständnis - wie ausgeführt - mit abzu- stellen ist, sondern auch das allgemeine Publikum, soweit es als Nachfrager für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen in Betracht kommt, wird das Zei- chenwort „Trademarker“ deshalb ohne jede Mühe mit „Trademark“ in Verbindung bringen und die Ableitung erkennen. Von daher erscheint dem Senat die Argu- mentation des Anmelders, das Publikum sei mangels Sprachkenntnissen nicht in der Lage diese Ableitung wahrzunehmen, es werde vielmehr „Trade“ mit Handel und „Marker“ mit einem Filzstift in Verbindung bringen, in hohem Maße fernliegend zu sein. Ob es sich beim Wort „Trademarker“ - wie der Anmelder behauptet - um eine Neu- bildung handelt, ist letztlich unerheblich (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 89, 117 bis 123 m. w. Nachw.), weshalb es an sich auch keiner Nach- weise bedarf, dass dieses bereits tatsächlich in Gebrauch ist. Der Senat hat aber drei Belegstellen in deutschsprachigen Texten ermittelt und dem Anmelder zusam- men mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung übersandt, in denen „Trademar- ker“ (bzw. TradeMarker) beschreibend - also nicht firmen- oder markenmäßig - Verwendung gefunden hat. Im Übrigen kann nicht ernsthaft zweifelhaft sein, dass die Wortbildung als solche, d. h. die (personifizierende) Anfügung der Wortendung „er“ an ein Substantiv, im Englischen ebenso wie im Deutschen, völlig sprachüb- lich ist (wie der Senat anhand des Beispiels „railroader“ mit dem Anmelder in der mündlichen Verhandlung erörtert hat). Im Blick auf die beanspruchten Dienstleis- tungen in Klasse 42 (jetzt Klasse 45) liegt es nahe, dass die Anbieter und Erbrin- ger (Juristen, Rechtsanwälte, ggf. auch Patentanwälte) sich (schwerpunktmäßig) mit Marken (= trademarks) befassen. Entsprechendes gilt für Dienstleistungen in Klasse 35; es kann sich um Steuerberater und Wirtschaftsprüfer handeln, die be- sondere Kenntnisse in der Bewertung von „trademarks“ haben. Was die Drucker- zeugnisse in Klasse 16 anbetrifft, so können diese entweder für einen „Trademar- ker“ (= Spezialisten für Markenrecht und Markenbewertung) bestimmt sein (was ja wohl auch für das vom Anmelder in der mündlichen Verhandlung überreichte Exemplar des Magazins „TRADEmarker Sport und Recht“ zutrifft), oder aber als - 9 - gedrucktes Medium Informationen vermitteln, welche die Beratung durch den „Trademarker“ gleichsam ersetzen sollen (vgl. z. B. BPatG, Beschluss vom 8. De- zember 2004, 32 W (pat) 261/03 - Webteacher). Der Anmelder vermag auch aus der Eintragung anderer - seiner Ansicht nach ver- gleichbarer - Marken keinen Anspruch auf Registrierung im vorliegenden Fall her- zuleiten. Voreintragungen - selbst identischer Marken - führen weder für sich, noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung zu befinden haben. Denn die Ent- scheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke stellt keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage dar. Die Schutzfähigkeit einer neu angemeldeten Marke ist bezogen auf den konkreten Einzelfall ausschließlich anhand der gesetzlichen Be- stimmungen zu prüfen; einer vorgängigen Amtspraxis (des Deutschen Patent- und Markenamts oder eines ausländischen Markenamts) kommt daher keine entschei- dende Bedeutung zu (st. Rspr.; vgl. z. B. EuGH GRUR 2004, 428, Nr. 63 - Henkel; GRUR 2004, 674, Nr. 43, 44 - Postkantoor; GRUR 2009, 676, Nr. 19 - SCHWABENPOST u. a.; MarkenR 2009, 478, Nr. 57 - American Clothing; BGH BlPMZ 1998, 248 - Today; GRUR 2008, 1093, Nr. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis; BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya; GRUR 2010, 425 - VOLKSFLAT). Entgegen der Auffassung des Anmelders kommt auch der Eintragung einer Marke „Trade- markers“ in das US-amerikanische Markenregister keinerlei Indizwirkung für das Vorhandensein von Unterscheidungskraft in Deutschland zu (a. A. möglicherweise Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 8 Rdn. 30). Die Frage, ob eine Indizwirkung gegen die Annahme eines Freihaltebedürfnisses besteht, stellt sich im vorliegen- den Zusammenhang nicht. Ob die angemeldete Bezeichnung unmittelbar waren- und dienstleistungsbeschreibend im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist - was nach Auffassung des Senats zumindest für die beanspruchten Dienstleistungen nicht fern liegt - und deshalb dem Allgemeininteresse an der Freihaltung von Monopolrechten unterliegt, kann letztlich dahingestellt bleiben. - 10 - Auf den rechtlichen Gesichtspunkt der Durchsetzung der angemeldeten Marke im Verkehr infolge Benutzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) hat der Anmelder sein Eintra- gungsbegehren nicht gestützt. Nach allem ist der Beschwerde der Erfolg zu versagen. Werner Paetzold Viereck Fa