7 W (pat) 334/05

BPatG 152 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 7 W (pat) 334/05 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Einspruchssache … - 2 - hat der 7. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. Dezember 2010 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Ing. Univ. Höppler und die Richter Dipl.-Ing. Hilber, Schwarz und Dipl.-Ing. Schlenk beschlossen: 1. Das Einspruchsverfahren ist in der Hauptsache erledigt. 2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen. G r ü n d e I. Die Einsprechende hat gegen das am 5. August 2002 angemeldete Patent 102 35 742 mit der Bezeichnung Verfahren zur Erzeugung eines Dichtbereiches an einer Flach- dichtung, sowie Flachdichtung dessen Erteilung am 18. November 2004 veröffentlicht worden ist, mit Schriftsatz vom 16. Februar 2005, der am selben Tag beim Deutschen Patent- und Marken- amt eingegangen ist, Einspruch erhoben. Das Patent ist wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr erloschen, was am 3. März 2009 in das Patentregister eingetragen worden ist. Auf den entsprechenden Hinweis des Senats hat die Patentinhaberin mit Schrift- satz vom 16. August 2010 gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt er- klärt, die Einsprechende sowie alle Dritte, seien sie ihr bekannt oder nicht, von - 3 - allen möglichen Ansprüchen, gleich ob bekannt oder geltend gemacht, freizustel- len. II. A. Der Senat ist für die Entscheidung im vorliegenden Einspruchsverfahren auch nach der - mit Wirkung vom 1. Juli 2006 erfolgten - Aufhebung der Übergangsvorschriften des § 147 Abs. 3 PatG auf Grund des Grundsatzes der "perpetuatio fori" gemäß § 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO analog i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG zuständig (vgl. BGH GRUR 2009, 184, 185 - Ventilsteuerung; GRUR 2007, 862 f. - Informationsübermittlungsverfahren II). B. Nachdem das Patent nach § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG erloschen ist und die frühere Patentinhaberin alle von dem Patent Betroffenen von Ansprüchen aus der Vergangenheit ausdrücklich freigestellt hat, so dass solche mögli- chen Ansprüche aus dem angemeldeten und erteilten Patent nach § 362 BGB ebenfalls erloschen sind, ist das Einspruchsverfahren in der Hauptsa- che erledigt. 1. Nach allgemeiner Meinung ist ein Gerichtsverfahren erledigt, wenn ein nach Verfahrenseinleitung eingetretenes außerprozessuales Ereignis vorliegt, welches das ursprünglich zulässige und begründete Rechts- schutzziel nachträglich rechtlich oder tatsächlich gegenstandslos macht, weil dieses entweder bereits außerhalb des Prozesses erreicht wurde oder nicht mehr mit Aussicht auf Erfolg weiterverfolgt werden kann (vgl. BGHZ 155, 392 [398]; BGH NJW 2007, 3721 [3722]; BVerwG NVwZ 1989, 48; NVwZ 1993, 979; BVerwGE 46, 81 [83]; 73, 312 [314]; s. a. Zöller/Vollkommer, ZPO, 27. Aufl., § 91a Rn. 3 m. w. N.; Sodann/Ziekow/Neumann, VwGO, 3. Aufl., § 161 Rn. 130 ff.). Diese Grundsätze sind auch für das patentamtliche bzw. - 4 - (für bis zum 30. Juni 2006 eingelegte Einsprüche) patentgerichtliche Einspruchsverfahren wie auch das patentgerichtliche Beschwerdever- fahren anwendbar (vgl. BPatG [7. Senat], Beschluss vom 20. Oktober 2010, Az. 7 W (pat) 333/06 -Vorrichtung zum Heißluftnie- ten, abrufbar unter juris). 2. Eine (vollständige) Erledigung der Hauptsache im Einspruchsver- fahren ist allerdings nicht schon mit dem Erlöschen des Streitpatents nach § 20 PatG gegeben, weil hiermit das Rechtsschutzziel des Ein- spruchs nur zum Teil verwirklicht wird (vgl. BPatG [7. Senat], a. a. O. - Vorrichtung zum Heißluftnieten). Sie liegt aber in erweiternder Fortfüh- rung von BGH GRUR 1995, 571 - Künstliche Atmosphäre vor, wenn aufgrund konkreter Feststellungen im jeweiligen Einzelfall feststeht, dass es über das bloße, nur für die Zukunft geltende Erlöschen des Streitpatents hinaus auszuschließen ist, dass für die Zeit vor dem Erlöschen des Streitpatents noch Ansprüche aus diesem gegenüber (irgendeinem) Dritten geltend gemacht werden können. a) Entgegen einem Teil der Rechtsprechung (vgl. BGH GRUR 1981, 515 - Anzeigegerät [Gebrauchsmusterlöschungsverfah- ren]; GRUR 1997, 615 ff. - Vornapf [Fall der Nichtzahlung der Jahresgebühr]; BPatG [20. Senat] GRUR 2009, 612 - Auslöse- vorrichtung; letzterem folgend der 9. und 12. Senat des Bun- despatentgerichts, vgl. Nachweise bei BPatG [21. Senat] GRUR 2010, 363 f. - Radauswuchtmaschine) kann die Fortsetzung des Einspruchsverfahrens nach dem Erlöschen des Streitpatents nicht davon abhängig gemacht werden, dass der Einsprechende ein (eigenes) Rechtsschutzbedürfnis - oder, wie der 21. Senat des Bundespatentgerichts in Anlehnung an § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO annimmt, ein berechtigtes Interesse (vgl. BPatG [21. Senat] GRUR 2010, 363 - Radauswuchtmaschine) - geltend - 5 - macht. Dem steht die besondere Ausgestaltung des Einspruchs- verfahrens entgegen, weil der Einspruch - abweichend vom all- gemeinen Rechtsgrundsatz, dass die Anrufung von Gerichten nur bei Geltendmachung subjektiver Rechte möglich ist (vgl. Art. 19 Abs. 1 GG) - als Popularrechtsbehelf, für dessen Einle- gung es keines Rechtsschutzbedürfnisses bedarf, ausgestaltet ist und dem Einspruchsverfahren, wie sich aus § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG ergibt, auch dem Interesse der Allgemeinheit an der Klärung der Schutz(un)fähigkeit der Erfindung besonderes Ge- wicht zukommt (vgl. BGH GRUR 1999, 571, 572 - Künstliche Atmosphäre). Für die Annahme, mit Erlöschens des Streitpatents sei demgegenüber ein Rechtsschutzbedürfnis für die Fortsetzung des Einspruchsverfahrens erforderlich (so BPatG [21. Senat] GRUR 2010, 363, 364 - Radauswuchtmaschine), fehlt es an einer Rechtsgrundlage; diese kann nicht daraus hergeleitet wer- den, das ausnahmsweise Absehen vom Erfordernis des Rechts- schutzbedürfnisses sei nur solange berechtigt, wie der Einspruch auch im Allgemeininteresse liege, dieses sei aber nach dem Er- löschen des Streitpatents generell, d. h. unabhängig vom jeweili- gen Einzelfall entfallen, weil es die vom Einspruch begehrte rück- wirkende Beseitigung der Patenterteilung nur so lange rechtferti- ge, wie das Patent noch wirksam und in Kraft sei (so BPatG 4 W (pat) 9/86, wiedergegeben in: BGH GRUR 1997, 615 - Vor- napf; daran anschließend BPatG [21. Senat] GRUR 2010, 363, 364 - Radauswuchtmaschine). Für eine solche Beschränkung des von einem Rechtsschutzbedürfnis absehenden Popular- rechtsbehelfs des Einspruchs fehlt es nicht nur an einer Grund- lage im Gesetz, vielmehr kann der Begriff des Allgemeininteres- ses auch nicht nur auf die Interessen derjenigen beschränkt wer- den, die an der Klärung der Frage der Schutzfähigkeit der Erfin- dung nur für deren zukünftige freie Benutzung interessiert sind; - 6 - hierzu gehören nämlich auch die Interessen derjenigen, welche diese Frage für eine bereits in der Vergangenheit erfolgte Be- nutzung - also als Verletzer oder Lizenznehmer - geklärt wissen wollen (vgl. BPatG [7. Senat], a. a. O. - Vorrichtung zum Heißluft- nieten; ähnlich van Hees/Braitmayer, Verfahrensrecht in Patent- sachen, 4. Aufl., Rn. 543). Daher kann das vom Gesetz voraus- gesetzte Allgemeininteresse an der Prüfung der Schutz(un)fähig- keit des Streitpatents nach dessen Erlöschen nur dann verneint werden, wenn im konkreten Einzelfall feststeht, dass nicht nur für die Zukunft, sondern auch für die Vergangenheit nicht nur der Einsprechende, sondern auch keine Dritten mehr von der Patent- erteilung betroffen sind. Da in diesem Fall auch das vom Ein- sprechenden verfolgte rechtliche und wirtschaftliche Ziel verwirk- licht wäre, entfiele, ohne dass es hierzu noch der Prüfung eines besonderen Rechtsschutzbedürfnisses des Einsprechenden be- darf, in diesem Fall jeglicher Grund für eine weitere Durchfüh- rung des Einspruchsverfahrens (vgl. BPatG [7. Senat], a. a. O. - Vorrichtung zum Heißluftnieten). b) Soweit entsprechende Feststellungen zum Fortfall des Allge- meininteresses von Amts wegen (§§ 46, 87 PatG) nicht getrof- fen werden können, liegt eine vollständige Erledigung der Hauptsache in erweiternder Fortführung von BGH GRUR 1995, 571 - Künstliche Atmosphäre vor, wenn der Patentinhaber dar- legt (und bei Bestreiten nachweist), dass eine Geltendmachung von Ansprüchen aus dem angemeldeten und erteilten Patent auch für die Vergangenheit nicht (mehr) möglich ist; hierfür reicht eine Freistellungserklärung des Patentinhabers oder ein Beschränkungsverfahren nach § 64 PatG mit dem Ziel des Widerrufs aus (vgl. BPatG [7. Senat], Beschluss vom 20. Oktober 2010, Az. 7 W (pat) 333/06 - Vorrichtung zum Heiß- - 7 - luftnieten, abrufbar unter juris). Da in diesen Fällen Ansprüchen aus der streitgegenständlichen (angeblichen) Erfindung auch für die Vergangenheit ausgeschlossen sind, so dass in Verbindung mit der Patenterlöschung dieselben (wirtschaftlichen) Folgen wie beim Widerruf des Streitpatents eintreten, ist das Ein- spruchsverfahren in der Hauptsache erledigt (vgl. BPatG [7. Se- nat], a. a. O. - Vorrichtung zum Heißluftnieten). 4. Nachdem die Patentinhaberin vorliegend eine solche umfassende Freistellungserklärung gegenüber dem Deutschen Patent- und Mar- kenamt abgegeben hat, ist nach den vorstehenden Überlegungen das Einspruchsverfahren in der Hauptsache für erledigt zu erklären. C. Gründe für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen nach § 62 Abs. 1 Satz 1 PatG sind weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich. Stellt nämlich in ständiger Rechtsprechung der Erfolg des Einspruchs in Form ei- nes vollständigen Patentwiderrufs schon keinen Billigkeitsgrund nach dieser Vorschrift dar, besteht kein Anlass für eine Kostenauferlegung, wenn das Einspruchsziel wie vorliegend auf andere Art und Weise erreicht wird und sich das Einspruchsverfahren hierdurch erledigt hat. D. Die Rechtsbeschwerde war zuzulassen, weil die Frage, welche Auswirkun- gen das Erlöschen des Streitpatents hat, zwischen den einzelnen Senaten des Bundespatentgerichts streitig ist, so dass sie sowohl eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung darstellt (§ 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG) als auch - 8 - zur Fortbildung des Rechts und zur Sicherung einer einheitlichen Recht- sprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert (§ 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG). Höppler Hilber Schlenk Schwarz Hu