21 W (pat) 39/08

BPatG 154 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 21 W (pat) 39/08 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 2. November 2010 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache betreffend die Patentanmeldung 10 2006 044 783.2-35 … hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf- grund der mündlichen Verhandlung vom 2. November 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Baumgärtner, Dipl.-Phys. Dr. Morawek und Dipl.-Phys. Dr. Müller - 2 - beschlossen: Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A 61 B des Deut- schen Patent- und Markenamts vom 11. Februar 2008 wird aufge- hoben und die Sache zur weiteren Prüfung auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüche 1 bis 10 zurückverwiesen. G r ü n d e I Die Patentanmeldung wurde am 22. September 2006 unter der Bezeichnung "Ver- fahren zur Aufnahme von Bildern eines bestimmbaren Bereichs eines Untersu- chungsobjekts mittels einer Computertomographieeinrichtung" beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Die Offenlegung erfolgte am 3. April 2008. Anmelder waren die S… AG sowie die F…-A…-Universität in E…-N…, als Zustellungsbevollmächtigte war die S… AG benannt worden. Die Prüfungsstelle für Klasse A 61 B hat die Anmeldung mit Beschluss vom 11. Februar 2008 zurückgewiesen, da der geltende Anspruch 1 mangels gewerbli- cher Anwendbarkeit seines Gegenstandes gemäß § 1 und § 5 Abs. 1 PatG nicht gewährbar sei. Der Beschluss wurde am 21. April 2008 im Abholfach der S… AG niedergelegt. - 3 - Gegen diesen Beschluss richtet sich die von der S… AG am 30. April 2008 eingelegte Beschwerde; im Betreff des Beschwerdeschriftsatzes sind beide An- melder aufgeführt. Ebenfalls am 30. April 2008 hat die S… AG eine Be- schwerdegebühr in Höhe von 200,-- € entrichtet. Am 30. Oktober 2008 ist die An- meldung auf die S… AG als alleinige Anmelderin umgeschrieben worden; sie hat am 15. Oktober 2010 eine weitere Beschwerdegebühr einbezahlt. Die Anmelderin verfolgt ihre Patentanmeldung auf der Grundlage eines in der mündlichen Verhandlung neu formulierten, nachfolgend nach Merkmalen geglie- dert wiedergegebenen Patentanspruchs 1 weiter, der sich vom zurückgewiesenen Anspruch 1 durch die Aufnahme des Merkmals M5 unterscheidet: M1 Verfahren zur Aufnahme von Bildern eines bestimmbaren Bereichs eines Untersuchungsobjekts (14) mittels einer Röntgendiagnostikeinrichtung zur Erstellung von Computer- tomographie-Aufnahmen (1) umfassend eine Bildaufnahme- einrichtung (2) umfassend wenigstens eine Strahlungsquel- le (3) und wenigstens einen Strahlungsdetektor (4) zur rotie- renden Aufnahme von einzelnen Bildern, anhand derer ein ausgebbares Bild erstellt wird, umfassend folgende Schritte: M2 - Aufnahme von Bildern des gesamten Untersuchungsbe- reichs durch Rotation der Bildaufnahmeeinrichtung (2) um ein erstes Isozentrum (I1) mit einem ersten Messfeld, einer ersten Auflösung und einer ersten Dosis, und Erzeugung ei- nes Übersichtsbildes (13) des Untersuchungsobjekts (14), M3 - Bestimmung des Bereichs (15) im Untersuchungsob- jekt (14) anhand des Übersichtsbildes (13) und Bestimmung der Lage eines zweiten Isozentrums (I2) in Abhängigkeit von der Lage und/oder Geometrie des Bereichs (15) und M4 - automatische Positionierung der Bildaufnahmeeinrich- tung (2) bezüglich des zweiten Isozentrums bei positionsfest - 4 - auf einer Patientenliege liegendem Untersuchungsobjekt und Aufnahme von Bildern des Bereichs (15) durch Rotation der Bildaufnahmeeinrichtung (2) um das zweite Isozentrum (I2) mit einem in Abhängigkeit der Geometrie des Bereichs (15) automatisch bestimmten verkleinerten zweiten Messfeld, ei- ner höheren zweiten Auflösung und einer zweiten Dosis, und Erzeugung und Ausgabe eines den Bereich (15) hochaufge- löst darstellenden Bereichsbilds (22), M5 wobei ein Strahlungsdetektor (4) mit im Bereich der Detektor- mitte höherer Pixelzahl als in daran anschließenden Berei- chen verwendet wird. Im Verfahren sind folgende Druckschriften: D1 US 2003/0076920 A1 D2 US 2006/0198499 A1 D3 DE 199 58 864 A1 und D4 EP 0 220 501 B1. Die Anmelderin beantragt, den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A 61 B des Deut- schen Patent- und Markenamtes vom 11. Februar 2008 aufzuhe- ben und das Patent DE 10 2006 044 783 zu erteilen mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüchen 1 bis 10, im Übrigen mit der Beschreibung und der Zeichnung gemäß Of- fenlegungsschrift. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. - 5 - II 1. Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere ist sie statthaft sowie form- und frist- gerecht eingelegt, § 73 Abs. 1, Abs. 2 PatG. § 6 Abs. 2 PatKostG steht dem nicht entgegen. Zwar wurde ausweislich des Be- schwerdeschriftsatzes die Beschwerde für beide damaligen Anmelder eingelegt, aber entgegen der Anlage zu § 2 PatKostG B (1) nur eine Beschwerdegebühr nach Nr. 401 300 des Gebührenverzeichnisses bezahlt. Dies schadet aber vorlie- gend nicht, da die Beschwerdefrist und damit auch die Frist für die Einzahlung der Beschwerdegebühr nicht in Lauf gesetzt worden ist. Denn dafür hätte es einer ord- nungsgemäßen Zustellung des Beschlusses bedurft, woran es hier fehlt. Dement- sprechend konnte die Beschwerdegebühr für die im Zeitpunkt der Beschwerdeein- legung noch am Verfahren beteiligte F…-A…-Universität in E…- N… noch wie geschehen im Laufe des Beschwerdeverfahrens nachbezahlt werden. Nach § 47 Abs. 1 S. 1 PatG sind Beschlüsse der Prüfungsstelle den Beteiligten, d. h., allen Beteiligten, von Amts wegen zuzustellen, vorliegend beiden als not- wendige Streitgenossen am Erteilungsverfahren beteiligten Anmelderinnen. Erst eine wirksame Zustellung setzt die einmonatige Beschwerdefrist in Gang. Die Zu- stellung richtet sich gemäß § 127 Abs. 1 PatG nach den Vorschriften des Verwal- tungszustellungsgesetzes (VwZG). Ist bei mehreren Beteiligten, wie im vorliegen- den Fall, ein Zustellungsbevollmächtigter bestellt ist, genügt grundsätzlich die Zu- stellung an ihn, jedoch sind für jeden Beteiligten nach § 7 Abs. 2 VwZG beglaubig- te (vgl. Sadler, VwZG, 6. Aufl., § 7 Rn. 18) Beschlussausfertigungen oder Ab- schriften beizufügen (vgl. Busse, PatG, 6. Aufl., § 47 Rn. 55). Dass die bei dem Zurückweisungsbeschluss vom 11. Februar 2008 erfolgt ist, lässt sich den Akten nicht entnehmen. Ausweislich des Niederlegungsvermerks wurde nur ein Be- schluss ("das nachstehend bezeichnete … Schriftstück") niedergelegt. Zwar befin- det sich dort auch der Zusatz, dass das Schriftstück "samt Anlage(n)" niedergelegt - 6 - wurde, die entsprechende Stelle "Anlage(n) ist aber nicht ausgefüllt, so dass da- von auszugehen ist, dass keine weitere Ausfertigung oder Abschrift beigefügt war, zumal sich auch in der Akte keine Verfügung befindet, die eine weitere Ausferti- gung betrifft. Ein Verstoß gegen § 7 Abs. 2 VwZG macht nach ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts die Zustellung unwirksam (vgl. Busse a. a. O. m. w. N.; BPatGE 45, 159 ff. - Verkleidungsplatten; BPatG Beschluss vom 9. Dezember 2004, 10 W (pat) 40/04, jeweils m. w. N.; Engelhardt/App/Schlatmann, VwZG, 7. Aufl., § 7 Rn. 9; Sadler a. a. O., Rn. 20). Eine Heilung nach § 8 VwZG ist nicht eingetreten, da es an dem für eine Heilung erforderlichen Zustellungswillen an beide Beteiligte fehlte (vgl. Schulte, 8. Aufl. 2008, § 127 Rn. 116 m. w. N.; BPatG, 10 W (pat) 40/04 a. a. O.; Engelhardt a. a. O., § 8 Rn. 3). 2. Die Beschwerde hat insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung des Beschlusses und zur Zurückverweisung an das Patentamt zur weiteren Prüfung auf der Grund- lage des neuen Patentanspruchs 1 führt; § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG. Die Erfindung betrifft ein Aufnahmeverfahren mit einem CT-Gerät. Mit dem bean- spruchten Verfahren soll zunächst eine CT-Aufnahme eines Patienten mit geringer Dosis und Auflösung zur Erstellung eines Übersichtsbildes gemacht werden. In dem Übersichtsbild wird dann ein interessierender Bereich bestimmt, z. B. ein Wir- bel des Patienten, und dieser kleinere Bereich aus dem Übersichtsbild wird mit seinem neuen Isozentrum (Mittelpunkt für die Rotation der Bildaufnahmevorrich- tung zur Erstellung der CT-Aufnahme), mit einer höheren Auflösung und Dosis er- neut aufgenommen. - 7 - Der Erfindung liegt gemäß der Offenlegungsschrift das Problem zugrunde, ein Verfahren anzugeben, das die Möglichkeit zur hochaufgelösten Aufnahme eines bestimmten Bereichs, der an einer beliebigen Position im Untersuchungsobjekt liegt, mit geringer Dosisbelastung des Patienten eröffnet (siehe Absatz [0004]). 2.1. Der neue Patentanspruch 1 ist zulässig, denn er ist in den am Anmeldetag eingereichten Unterlagen offenbart. Die Merkmale im Anspruch 1 ergeben sich insbesondere aus den ursprünglichen Ansprüchen 1 und 8 und der Beschreibung, siehe Absatz [0008] der Offenlegungsschrift. 2.2. Das Verfahren ist gewerblich anwendbar gemäß § 1 und § 5 PatG, da es auf einem gewerblichen Gebiet, nämlich der Bildaufnahme mit CT-Geräten, benutzt werden kann. Der patentrechtliche Begriff des Gewerbes ist umfassend, er schließt grundsätzlich auch die freien Berufe einschließlich der ärztlichen Tätigkeit ein, sofern diese nicht gemäß § 2a Abs. 1 Nr. 2 von der Patentierbarkeit ausge- schlossen sind, was lediglich auf chirurgische und therapeutische Behandlungs- sowie Diagnostizierverfahren zutrifft. Für diese werden per se keine Patente erteilt. Im Gegensatz zur früheren Rechtslage stellt das Gesetz insoweit auch nicht mehr im Wege der Fiktion darauf ab, dass chirurgische und therapeutische Behand- lungs- sowie Diagnostizierverfahren nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen gelten. Die gewerbliche Anwendbarkeit kann daher insbesondere nicht durch das Merkmal der "Bestimmung des Bereichs im Untersuchungsobjekt anhand des Übersichtsbildes" gemäß Merkmalsgruppe M3 in Frage gestellt werden. Die Be- stimmung kann gemäß der Beschreibung entweder über ein Markierungsmittel oder über die Auswahl eines Eingabemittels erfolgen (siehe OS, Absatz [0031, 0032] und Fig. 2), welche von einem Anwender oder Benutzer (siehe Absät- ze [0013, 0014]) eingegeben oder ausgewählt werden. Es sind keine Gründe er- sicht und div. Rechtsansprüche ich, warum dieses Verfahren nicht gewerblich an- wendbar sein sollte, auch wenn es sich bei dem Anwender/Benutzer um einen Arzt handeln könnte. - 8 - 2.3. Der Gegenstand des neuen Patentanspruchs 1 ist neu und beruht unter Be- rücksichtigung des bisher im Verfahren befindlichen Standes der Technik auf einer erfinderischen Tätigkeit des hier zuständigen Fachmanns, einem Diplom-Physiker mit Erfahrungen bei bildgebenden medizinischen Verfahren. Aus der Druckschrift D1 (siehe insbesondere die Fig. 18 bis 23 mit zugehöriger Beschreibung) ist ein Verfahren zur Aufnahme von Bildern mit einem CT-Gerät ge- mäß den Merkmalsgruppen M1 bis M3 bekannt. Im Unterschied zum beanspruch- ten Verfahren wird über die "automatische Positionierung" (M4) hinsichtlich des bestimmten kleineren zweiten Messbereichs in der Druckschrift D1 nichts ausge- sagt (siehe Absatz [0143], "A region of interest is then identified …") und das neue Isozentrum (RA rotation axis) wird über eine Verstellung des Patiententischs (sie- he Absatz [0143], "… by adjusting the table-top in the horizontal and vertikal direc- tions.") und nicht über eine Verstellung des CT-Gerätes erreicht, wie es das Merk- mal "bei positionsfest auf einer Patientenliege liegendem Untersuchungsobjekt" impliziert. Diese Unterschiede können nach Überzeugung des Senats eine erfin- derische Leistung nicht begründen. Mit Merkmalsgruppe M5 wird jedoch als weite- rer Unterschied zur Druckschrift D1 ein Strahlungsdetektor beansprucht, bei dem im Bereich der Detektormitte eine höhere Pixelzahl als in daran anschließenden Bereichen verwendet wird. Ein solcher Detektor ist aus dem im Verfahren befindli- chen Stand der Technik weder bekannt noch nahe gelegt. Somit lässt sich mit dem bisher in Betracht gezogenen Stand der Technik eine Zu- rückweisung der Anmeldung nicht begründen. 3. Das Verfahren ist jedoch noch nicht zur Entscheidung reif und die Anmeldung mit dem neuen Anspruch 1 zur weiteren Prüfung an das Patentamt zurückzuver- weisen, da die Patentfähigkeit des neuen Anspruchs 1 noch nicht ausreichend ge- prüft worden ist. § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG bestimmt, dass das Patentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben kann, ohne in der Sache selbst zu ent- scheiden, wenn das Patentamt noch nicht in der Sache selbst entschieden hat. - 9 - Dies ist auch dann der Fall, wenn - wie vorliegend - die Gründe, die der angefoch- tenen Entscheidung zugrunde liegen, entfallen sind und somit eine neue Sachprü- fung erforderlich ist. Bei der Anmeldung waren die Merkmale M5 des neuen Pa- tentanspruchs 1 im ursprünglichen Patentanspruch 8 und in der Beschreibung ent- halten, zu denen im Patentamt noch nicht recherchiert wurde. Dr. Winterfeldt Baumgärtner Dr. Morawek Dr. Müller Pü