15 W (pat) 345/05

BPatG 154 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 15 W (pat) 345/05 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 29. April 2010 … B E S C H L U S S In der Einspruchssache betreffend das Patent 198 53 159 … hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. April 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein, der Richterin Schwarz-Angele, des Richters Dr. Egerer sowie der Richterin Zettler - 2 - beschlossen: Das Patent 198 53 159 wird widerrufen. G r ü n d e I. Auf die am 18. November 1998 eingereichte Patentanmeldung hat das Deutsche Patent- und Markenamt das Patent 198 53 159 mit der Bezeichnung „Verfahren zur Herstellung von Reibbelägen“ erteilt. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 14. April 2005. Die Patentansprüche in der erteilten Fassung lauten wie folgt: - 3 - - 4 - Gegen die Patenterteilung hat die H… GmbH in S…, mit Schriftsatz vom 12. Juli 2005, eingegangen am 12. Juli 2005, Einspruch erho- ben und beantragt, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen. Die Einsprechende gründet ihren Einspruch auf mangelnde erfinderische Tätigkeit und stützt ihr Vorbringen auf die bereits im Prüfungsverfahren genannten Druck- schriften (1) DE 29 32 647 C2 (2) DE 44 31 642 A1 (3) DE 42 05 645 A1 - 5 - sowie des Weiteren auf (4) Patent Abstracts of Japan 59-133281 A. Die Patentinhaberin hat dem Vorbringen der Einsprechenden mit Schriftsatz vom 16. Dezember 2005 widersprochen und beantragt, das Patent in vollem Umfang aufrecht zu erhalten, hilfsweise mündliche Verhandlung anzuberaumen. Unter anderem hat die Patentinhaberin ausgeführt, ein namhafter Hersteller von Reibbelägen habe bereits Verhandlungen aufgenommen, um das streitpatentge- mäße Verfahren benutzen zu dürfen, was letztlich die erfinderische Leistung die- ses Verfahrens anerkenne und bestätige. Auf die Ladung zur mündlichen Verhandlung am 29. April 2010 hat die Patentinha- berin mit Schriftsatz vom 6. April 2010 drei Hilfsanträge gestellt. Patentanspruch 1 der Anspruchsfassungen der Hilfsanträge 1 bis 3 lauten wie folgt: Hilfsantrag 1: „1. Verfahren zur Herstellung von Reibbelägen, die Faserstoffe, polymeren Binder, Füllstoffe und gegebenenfalls weitere Zusatz- stoffe enthalten, wobei - die Faserstoffe, der Binder und die Füllstoffe homogen durch- mischt werden, wobei die Mischung trocken erfolgt, - die erhaltene Mischung zu einem Preßling kalt verdichtet wird, - der Preßling, dessen Höhe ein Vielfaches der Dicke der Reib- beläge beträgt, durch einen Schneid- oder Trennvorgang zu wenigstens einem Reibbelag konfektioniert wird, und - der wenigstens eine Reibbelag ausgehärtet wird.“ - 6 - Hilfsantrag 2: „1. Verfahren zur Herstellung von Reibbelägen, die Faserstoffe, polymeren Binder, Füllstoffe und gegebenenfalls weitere Zusatz- stoffe enthalten, wobei - die Faserstoffe, der Binder und die Füllstoffe homogen durch- mischt werden, wobei die Mischung trocken erfolgt, - die erhaltene Mischung zu einem Preßling kalt verdichtet wird, wobei der Preßling durch kaltes Verdichten der Mischung bei Raumtemperatur gewonnen wird, - der Preßling, dessen Höhe ein Vielfaches der Dicke der Reib- beläge beträgt, durch einen Schneid- oder Trennvorgang zu wenigstens einem Reibbelag konfektioniert wird, und - der wenigstens eine Reibbelag ausgehärtet wird.“ Hilfsantrag 3: „1. Verfahren zur Herstellung von Reibbelägen, die Faserstoffe, polymeren Binder, Füllstoffe und gegebenenfalls weitere Zusatz- stoffe enthalten, wobei - die Faserstoffe, der Binder und die Füllstoffe homogen durch- mischt werden, wobei die Mischung trocken erfolgt und der Anteil des Binders 25-75 Gewichtsprozent beträgt, - die erhaltene Mischung zu einem Preßling kalt verdichtet wird, wobei der Preßling durch kaltes Verdichten der Mischung bei Raumtemperatur gewonnen wird, - der Preßling, dessen Höhe ein Vielfaches der Dicke der Reib- beläge beträgt, durch einen Schneid- oder Trennvorgang zu we- nigstens einem Reibbelag konfektioniert wird, und - der wenigstens eine Reibbelag in einem Ofen bei ca. 140 - 240 oC ausgehärtet wird.“ - 7 - Mit Schriftsatz vom 14. April 2010 hat die Einsprechende mitgeteilt, dass sie ihren Einspruch gegen das Patent zurücknimmt. Mit Schriftsatz vom 25. April 2010 hat die Patentinhaberin um Entscheidung nach Aktenlage gebeten, wobei die mit Schriftsatz vom 6. April 2010 eingereichten Anträge bestehen bleiben. Auch hat sie mitgeteilt, dass sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde. Am 29. April 2010, dem Termin der mündli- chen Verhandlung, stehe der Vertreter der Patentinhaberin telefonisch zur Verfü- gung. Des Weiteren hat sie eine auf den Hilfsantrag 3 abgestimmte Beschreibung zur Akte gereicht. An der mündlichen Verhandlung hat die Patentinhaberin, wie mit Schriftsatz vom 25. April 2010 angekündigt, nicht teilgenommen. Der Vertreter der Patentinhaberin hat schriftsätzlich den Antrag gestellt, das Patent in vollem Umfang aufrecht zu erhalten, hilfsweise das Patent beschränkt aufrecht zu erhalten auf Grund- lage der Patentansprüche 1 bis 10 gemäß Hilfsantrag 1, hilfsweise das Patent beschränkt aufrecht zu erhalten auf Grund- lage der Patentansprüche 1 bis 9 gemäß Hilfsantrag 2, hilfsweise das Patent beschränkt aufrecht zu erhalten auf Grund- lage der Patentansprüche 1 bis 8 gemäß Hilfsantrag 3, Hilfsanträge jeweils vorgelegt mit Schriftsatz vom 6. April 2010. Zu Hilfsantrag 3 wurde mit Schriftsatz vom 25. April 2010 eine angepasste Beschreibung vorgelegt. - 8 - Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen. II. Der Senat entscheidet im Einspruchsverfahren auf Grund mündlicher Verhandlung in entsprechender Anwendung von § 78 und § 147 (3) PatG, nachdem die Betei- ligten Terminsanträge gestellt haben (vgl. auch BPatG 34. Senat, Mitt. 2002, 417). Das Bundespatentgericht bleibt auch nach Wegfall des § 147 Abs. 3 PatG für die Entscheidung über die Einsprüche zuständig, die in der Zeit vom 1. Januar 2002 bis zum 30. Juni 2006 eingelegt worden sind. Es bestehen weder Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des § 147 Abs. 3 PatG (BGH GRUR 2007, 859 - Informa- tionsübermittlungsverfahren I), noch berührt die Aufhebung der Bestimmung ihre Geltung für alle bereits tatbestandlich erfassten Fälle (BPatG 19 W (pat) 344/04 und 23 W (pat) 313/03). Nach dem allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsatz der perpetuatio fori (§ 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO) besteht eine einmal begründete gerichtliche Zuständigkeit vielmehr fort, solange der Gesetzgeber nichts anderes bestimmt hat (BGH GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II; bestätigt durch: BGH GRUR 2009, 184 - Ventilsteuerung). Nach Rücknahme des Einspruchs endet die Verfahrensbeteiligung der Einspre- chenden, das Einspruchsverfahren wird gemäß § 61 (1) 2 PatG von Amts wegen ohne die Einsprechende fortgesetzt. Das Patentgericht erforscht dabei den Sach- verhalt innerhalb der gestellten Sachanträge von Amts wegen und ist dabei nicht an das Vorbringen der Beteiligten gebunden (§ 87 (1) PatG). - 9 - III. Der rechtzeitig und formgerecht eingelegte Einspruch genügte den Erfordernissen des § 59 Abs. 1 PatG und war zulässig. Denn es sind innerhalb der Einspruchsfrist die den Einspruch nach § 21 Abs. 1 PatG rechtfertigenden Tatsachen im Einzel- nen dargelegt worden, so dass die Patentinhaberin und der Senat daraus ab- schließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen der geltend gemachten Widerrufsgründe, hier die angegriffene erfinderische Tätigkeit, ohne eigene Ermittlungen ziehen konnten (§ 59 Abs. 1 PatG). Das ohne die Einsprechende fortzusetzende Verfahren führt zum Widerruf des Patents. 1. Das Streitpatent betrifft in der nach Hauptantrag verteidigten erteilten Fas- sung gemäß Patentanspruch 1 ein 1) Verfahren zur Herstellung von Reibbelägen enthaltend 1.1) Faserstoffe 1.2) polymeren Binder 1.3) Füllstoffe 1.4) ggf. weitere Zusatzstoffe, 2) Faserstoffe, Binder und Füllstoffe werden homogen gemischt, 3) Kaltverdichtung der (homogenen) Mischung zu einem Pressling (Kaltver- pressen), 3.1) dessen Höhe ein Vielfaches der Dicke der Reibbeläge beträgt, - 10 - 4) der Pressling wird durch einen Schneid- oder Trennvorgang zu wenigs- tens einem Reibbelag konfektioniert, 5) Aushärten des wenigstens einen Reibbelags. Gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 3 kommen als weitere Merkmale aus den Unteran- sprüchen der erteilten Fassung bzw. aus der Beschreibung des Streitpatents hinzu 2.1) die Mischung erfolgt trocken 2.2) der Anteil des Binders beträgt 25-75 Gewichtsprozent 3.2) Kaltverdichten bei Raumtemperatur 5.1) Aushärten in einem Ofen bei ca. 140 bis 240 oC. 2. Das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 hat im Erteilungsverfahren gegen- über den ursprünglichen Unterlagen eine unzulässige Änderung erfahren und zwar insofern, als das Merkmal 3.1, wonach die Höhe des vorverdichteten Press- ling ein Vielfaches der Dicke der Reibbeläge beträgt, ursprünglich lediglich auf die im Idealfall ein Vielfaches der vorgesehenen Dicke der scheibenförmigen Reibbe- läge betragende Höhe eines Hohlzylinders bezogen ist (vgl. DE 198 53 159 A1 Sp. 2 Z. 35 bis 45) und deshalb ursprünglich ausschließlich im Zusammenhang mit der Form eines Hohlzylinders offenbart war. Zur Beseitigung dieses Offenba- rungsmangels müsste deshalb in einen formal zulässigen Anspruch 1 auch das Merkmal des Anspruchs 3 der ursprünglichen bzw. der erteilten Fassung aufge- nommen werden. Entsprechendes gilt für die im Zuge des Erteilungsverfahrens vorgenommene betreffende Änderung in der Beschreibung des Streitpatents (vgl. DE 198 53 159 B4 re. Sp. Abs. [0010]). - 11 - Eine diesbezügliche Mitteilung an die Patentinhaberin vor der Entscheidung über den Einspruch erübrigte sich jedoch, da das Streitpatent auch nach Beseitigung dieses Formal- bzw. Offenbarungsmangels wegen fehlender Patentfähigkeit - wie nachfolgend ausgeführt - nicht aufrechtzuerhalten war. 3. Bereits bezüglich der von der Einsprechenden nicht angegriffenen Neuheit des anspruchsgemäßen Verfahrens in der erteilten Fassung bestehen erhebliche Bedenken und zwar insofern, als im Hinblick auf die Passi „zu wenigstens einem Reibbelag konfektioniert“ sowie „der wenigstens eine Reibbelag wird ausgehärtet“ (vgl. Merkmale 4 und 5) auch bereits das bloße Konfektionieren durch Nachbear- beitung des Vorpresslings zu einem einzigen Reibbelag unter das beanspruchte Verfahren fällt und damit bereits solche Verfahren des Standes der Technik neu- heitsschädlich entgegenstehen, in denen nur ein vorverdichteter Reibbelag zu- nächst durch beispielsweise Schleifen nachbearbeitet oder durch weiteres Nach- verdichten in seiner Höhe reduziert wird. So ist aus der Druckschrift DE 44 31 642 A1 (2) ein Verfahren zur Herstellung von Reibbelägen (Merkmal 1) enthaltend die Bestandteile/Ausgangsstoffe der Merk- male 1.1 bis 1.4 bekannt (vgl. (2) z. B. Zusammenfassung i. V. m. Sp. 2 Z. 37 ff.), das - neben diesen stofflichen Vorgaben - unter anderem explizit auch die Verfah- rensschritte der Merkmale 2, 3 und 5 aufweist (vgl. (2) z. B. Sp. 4 Z. 21 bis 37), wobei auch das Aushärten gemäß Merkmal 5 des Streitpatents sowohl eine Hitze- bzw. Wärmebehandlung als auch ein (Nach)Pressen umfasst bzw. solche Be- handlungen nicht ausschließt. Was die Höhenangabe gemäß Merkmal 3.1 anbelangt, so ist darin der Begriff „Vielfaches“ unter Bezugnahme auf den Passus „zu wenigstens einem Reibbelag“ des Merkmals 4 auch als das etwa 1,1- bis 2 fache auszulegen und vermag des- halb das streitpatentgemäße Verfahren nicht von dem Verfahren gemäß (2) abzu- grenzen (vgl. (2) Sp. 4 Z. 34 bis 37: weitere Verdichtung und damit Höhenreduk- tion). Zudem beinhaltet die Lehre der Druckschrift (2) gemäß Anspruch 12 i. V. m. - 12 - Anspruch 9 (vgl. (2) Sp. 11 und 12) auch das Abschleifen des Vorpresslings auf einer Seite und damit ein Konfektionieren entsprechend dem Merkmal 4 vor einem Aushärtevorgang gemäß Merkmal 5. Da ein Schleifverfahren gemäß Druck- schrift (2) eine Ausführungsform eines Trennverfahrens zur Konfektionierung des Vorpresslings darstellt und damit unter das Merkmal 4 gemäß Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung zu subsumieren ist, ist eine Abgrenzung des streitpatentge- mäßen Verfahrens der Lehre von (2) nicht gegeben. Eine entsprechende Bewertung der Lehre der Druckschrift DE 42 05 645 A1 (3), aus der die Herstellung eines Reibbelags (Merkmal 1) enthaltend Faserstoffe, polymeren Binder, Füllstoffe und weitere Zusatzstoffe (Merkmale 1.1 bis 1.4) durch Intensivmischen und damit homogenes Mischen (Merkmal 2), kaltes Vorver- dichten (Merkmal 3) sowie - entsprechend der Ausführungsform gemäß An- spruch 10 des Streitpatents - einer erst nach Aufbringen des Reibbelags auf den Träger im Ofen stattfindenden Nachhärtung der zu Bremsbelägen geformten Presslinge (vgl. z. B. (3) S. 3 Beisp. 1) hervorgeht, stellt ebenfalls bereits die Neu- heit des streitpatentgemäßen Verfahrens demgegenüber in Frage. Denn ein nach dem Kaltverdichten erfolgendes Heißverpressen (vgl. (3), z. B. S. 3 Z. 16), das als zusätzlicher Verfahrensschritt auch von dem Wortlaut des streitpatentgemäßen Verfahrens nicht ausgeschlossen ist, führt zwangsläufig zu einer mehr oder min- der großen Höhenreduktion. Da gemäß (3) vor dem Aushärten zudem ein maßhal- tiges Schleifen (vgl. (3) z. B. S. 3 Z. 17) und damit auch ein Trennverfahren bzw. Trennvorgang gemäß Merkmal 4 stattfindet, lässt sich die Lehre gemäß (3) auch auf die streitpatentgemäße Lehre im Falle einer Konfektionierung zu nur einem Reibbelag lesen. Die Frage der Neuheit kann jedoch letztlich dahinstehen, da das streitpatentge- mäße Verfahren sowohl in der erteilten Fassung als auch in der Fassung der Hilfs- anträge 1 bis 3 jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. - 13 - 4. Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist von der Aufgabe auszuge- hen, die darin besteht, ausgehend von dem in der Beschreibungseinleitung des Streitpatents beschriebenen Stand der Technik ein Verfahren zur Herstellung von Reibbelägen bereitzustellen, wobei die Herstellung umweltschonend sowie mit kurzen Herstellungszeiten erfolgen soll und damit kostengünstig ausführbar ist (vgl. DE 198 53 159 B4 S. 2 [0009]). Die Lösung dieser Aufgabe durch ein Verfahren zur Herstellung von Reibbelägen mit den Merkmalen gemäß Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung, aber auch in den gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 3 verteidigten Fassungen, war indessen für den Fachmann ausgehend von der Lehre der Druckschriften (2) und/oder (3) in Verbindung mit der Lehre der Druckschrift (4) naheliegend. Wegen der merkmalsbezogenen Wiedergabe des Inhalts der Druckschriften (2) und (3) wird vollumfänglich auf die vorstehenden Ausführungen unter Punkt 3 ver- wiesen. Der mit der Herstellung von Reibbelägen befasste und vertraute Fachmann erhält nun aus der Druckschrift Patent Abstracts of Japan 59-133281 A (4), die ein Ver- fahren zur Herstellung von Reibbelägen enthaltend Faserstoffe, polymeren Binder, beispielsweise Phenolharzbinder, und Füllstoffe und gegebenenfalls weitere Zu- schlagstoffe und damit ein gattungsgleiches Verfahren betrifft, selbstverständlich die Information, dass es möglich ist, aus einem zylindrischen, mit Phenolharzbin- der versehenen Formteil auch bereits vor dem Aushärtungsschritt zahlreiche Scheiben geeigneter Dicke zu schneiden zwecks nachfolgender Endfertigung ent- sprechender, wie im Fall des Anspruchs 10 des Streitpatents ebenfalls bereits vor dem Aushärteschritt auf Trägerelemente aufgebrachter Reibbeläge. Die Lehre der Druckschrift (4) zeigt ihm deshalb die Möglichkeit auf, abweichend von (2) und/ oder (3), wonach ein zylindrisches Formteil in einer lediglich für die Konfektionie- rung nur eines Reibbelags ausreichenden Dimension hergestellt wird, einen vor- verdichteten zylinderförmigen Pressling herzustellen, aus dem nicht nur ein einzi- ger sondern gleich mehrere Reibbeläge durch bloßen Schneidvorgang gefertigt - 14 - werden können. Nicht zuletzt insbesondere unter der Zielvorgabe kurzer Herstel- lungszeiten sowie kostengünstiger Ausführung war die Übertragung dieses Prin- zips auf die aus (2) und/oder (3) bekannten Arbeitsverfahren naheliegend und auch die Planung und Durchführung der hierzu notwendigen Anpassungen des betreffenden Verfahrensablaufs, beispielsweise hinsichtlich der Dimensionierung und der apparativen Ausgestaltung, erforderte vom Fachmann kein erfinderisches Zutun. Ein Verfahren zur Herstellung von Reibbelägen gemäß Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung (Hauptantrag) ist deshalb mangels erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig. Nicht gewährbar mangels erfinderischer Tätigkeit sind jedoch auch die Patentan- sprüche 1 in den Fassungen der Hilfsanträge 1 bis 3. In den Anspruch 1 in der nach Hilfsantrag 1 verteidigten Fassung wurde das Merk- mal des Anspruchs 2 der erteilten Fassung aufgenommen. Diese Änderung kann die Patentfähigkeit nicht begründen und damit nicht zur Auf- rechterhaltung des Patents in eingeschränkter Form führen. Denn die Möglichkeit bzw. die Anregung zur homogenen Vermischung der Faserstoffe, des Binders und der Füll- bzw. Zusatzstoffe, wobei die Mischung in trockener Form erfolgt, ergibt sich bereits zwanglos aus dem gattungsgemäßen Stand der Technik (vgl. z. B. (1) Sp. 3 Z. 38 bis 48, insbes. Z. 43, 44; (2) Sp. 4 Z. 21 bis 37, insbes. Z. 28, 29, i. V. m. Sp. 4 Z. 4 bis 13; (3) z. B. S. 2 Z. 34 bis 35). Was Anspruch 1 in der Fassung gemäß Hilfsantrag 2 anbelangt, in dem zusätzlich zu dem Merkmal des Anspruchs 2 der erteilten Fassung noch das Merkmal des Anspruchs 5 der erteilten Fassung aufgenommen ist, so vermag auch diese wei- tergehende Einschränkung die Patentfähigkeit nicht zu begründen. Denn ein kal- tes (Vor)Verdichten der Mischung zum (Vor)Pressling bei Raumtemperatur ergibt sich ebenfalls bereits unmittelbar aus dem Stand der Technik (vgl. z. B. (1) Sp. 3 - 15 - Z. 46 bis 48 i. V. m. Sp. 11 Anspr. 1 i. V. m. den weiteren Anspr.; (3) S. 2 Z. 50 bis 52). Schließlich führt auch das gemäß Hilfsantrag 3 gegenüber Hilfsantrag 2 zusätzlich aufgenommene Merkmal des Anspruchs 8 der erteilten Fassung sowie das aus der ursprünglichen Beschreibung zusätzlich aufgenommene Merkmal eines Bin- deranteils von 25 bis 75 Gew.% (vgl. OS Sp. 3 Z. 16; PS S. 3 re. Sp. [0016]) nicht zu einem gewährbaren Verfahrensanspruch. Denn eine Aushärtung des (vor)ge- formten Reibbelags in einem Ofen bei ca. 140 bis 240 Grad Celsius dem auf vor- liegenden Fachgebiet tätigen Fachmann bereits hinlänglich bekannt ist (vgl. z. B. (2) Sp. 6 Z. 2 bis 4) und darüber hinaus im Bereich des üblichen Vorgehens liegt (vgl. hierzu (1) Sp. 3 Z. 48 bis 58). Entsprechendes gilt für den Anteil des Binde- mittels (vgl. z. B. (2) Sp. 2 Z. 47 bis 49). Die Unteransprüche der Anspruchsfassungen der jeweiligen Anträge fallen mit dem Patentanspruch 1, auf den sie rückbezogen sind, ohne dass es einer Prüfung und Begründung dahin bedarf, ob diese etwas Schutzfähiges enthalten, da die Patentinhaberin die Aufrechterhaltung des Patents erkennbar nur im Umfang des Anspruchssatzes der demnach verteidigten Fassungen begehrt und Entscheidung nach Aktenlage beantragt hat (BGH GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungs- verfahren II; BGH, GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerät). F. Feuerlein Schwarz-Angele Egerer Zettler Fa