17 W (pat) 33/06

BPatG 152 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 17 W (pat) 33/06 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache betreffend die Patentanmeldung 10 2005 001 930.7 - 53 … hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 16. März 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch sowie der Richterin Eder, des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt und der Richterin Dipl.-Ing. Wickborn - 2 - beschlossen: Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prü- fungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Marken- amts vom 20. Dezember 2005 aufgehoben. Die Sache wird unter Zugrundelegung der folgenden Unterlagen zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen: • Patentansprüche 1 - 19 eingeg. 12. Januar 2010, mit noch anzupassenden Unteransprüchen, • noch anzupassende ursprüngliche Beschreibung und Zeich- nungen. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet. G r ü n d e I. Die vorliegende Patentanmeldung wurde am 14. Januar 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Sie trägt die Bezeichnung: „Schaltung und Verfahren zur sicheren Verarbeitung von Hardwareereignissen“. Die Anmeldung wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Dezember 2005 „aus den Gründen des Bescheides vom 13. Oktober 2005“ zurückgewiesen. Dort war ausgeführt wor- den, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 für den Fachmann durch sein Grund- wissen nahegelegt und deshalb nicht gewährbar sei; entsprechendes gelte für den - 3 - auf ein Verfahren gerichteten Anspruch 9 und die Unteransprüche. Zur näheren Begründung hatte die Prüfungsstelle ausschließlich auf das Wissen des Fach- manns über die Addition zweier Register und über das Verhalten eines zugeord- neten Statusregisters verwiesen. Ein konkretes Dokument als „Stand der Technik“ hatte sie nicht entgegengehalten. Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde der Anmelderin gerichtet. Auf einen Zwischenbescheid des Berichterstatters hin hat sie mit Eingabe vom 11. Januar 2010, eingeg. am 12. Januar 2010, neue Patentansprüche 1 - 19 ein- gereicht und beantragt sinngemäß (siehe dazu noch die Eingabe vom 22. Fe- bruar 2010): • den Zurückweisungsbeschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Dezember 2005 aufzuheben, • die Anmeldung auf der Grundlage der neuen Patentansprü- che 1 bis 19 an das Deutsche Patent- und Markenamt zurück- zuverweisen, • und die übliche Anpassung der Beschreibung zurückstellen zu dürfen, bis Einigkeit über ein gewährbares Patentbegehren erzielt worden ist. Sie regt dazu an, dass die weitere Prüfung durch eine andere Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts durchgeführt wird. In ihrer Beschwerdebegründung vom 22. Februar 2006 hat sie ferner angeregt, die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten. Sie bemängelt das Fehlen eines amtsseitig recherchierten Standes der Technik. Offensichtlich sei die Prüfungsstelle der Auf- fassung, dass das Fachwissen bzw. das Grundwissen der zuständigen Prüfungs- - 4 - stelle sämtlichen Stand der Technik entbehrlich machen könne. Dies widerspräche jedoch den expliziten Verweisen auf den Stand der Technik im Patentgesetz und der Kommentarmeinung zum „allgemeinen Fachwissen“ (unter Verweis auf Schulte, PatG, 7. Auflage (2005), § 3 Rdn. 13), und zudem auch den allgemeinen Prüfungsrichtlinien des DPMA. Die nunmehr geltenden selbständigen Patentansprüche 1 und 8 lauten: „1. Digitale Schaltung (10) zur sicheren Verarbeitung von Sta- tusinformationen, mit: a) einer Hardwareeinrichtung (11) zur Bereitstellung digitaler Daten und entsprechender Statusinformationen, b) einem Ereignisregister (19) zum Ablegen zumindest einer der Statusinformationen durch die Hardwareeinrichtung (11), c) einem kodierbaren Statusregister (21), welches über seine Kodierung dazu ausgelegt ist, zumindest zwei unterschiedli- che Zustände (A - D) einer im Ereignisregister (19) abgeleg- ten Statusinformation anzuzeigen, wobei die Kodierung des kodierbaren Statusregisters (21) derart ausgelegt ist, dass ein erster Zustand (B) des Status- registers (21) anzeigt, dass aktuell eine noch nicht verarbei- tete Statusinformation im Ereignisregister (19) anliegt, und ein zweiter Zustand (D) anzeigt, dass eine zwischenzeitlich im Ereignisregister (19) anliegende Statusinformation vor deren Verarbeitung gelöscht wurde, und d) einer programmgesteuerten Einrichtung (12) zum Verarbei- ten der im Ereignisregister (19) abgelegten Statusinformatio- nen abhängig von der Kodierung des Statusregisters (21). - 5 - 8. Verfahren zur Verarbeitung von durch eine Hardwareeinrich- tung (11) bereitgestellten Statusinformationen, insbesondere in einer digitalen Schaltung (10) nach einem der vorstehen- den Ansprüche, mit folgenden Schritten: a) Ablegen zumindest einer Statusinformation in einem Ereig- nisregister (19), b) Kodieren eines kodierbaren Statusregisters (21), dessen Ko- dierung derart ausgelegt ist, zumindest zwei unterschiedliche Zustände (A - D) einer im Ereignisregister (19) abgelegten Statusinformation anzuzeigen, wobei die Kodierung des kodierbaren Statusregisters (21) derart ausgelegt ist, dass ein erster Zustand (B) des Status- registers (21) anzeigt, dass aktuell eine noch nicht verarbei- tete Statusinformation im Ereignisregister (19) anliegt, und ein zweiter Zustand (D) anzeigt, dass eine zwischenzeitlich im Ereignisregister (19) anliegende Statusinformation vor deren Verarbeitung gelöscht wurde, c) Auslesen des Statusregister (21) durch die programmge- steuerte Einrichtung (12), und d) Verarbeiten der im Ereignisregister (19) abgelegten Statusin- formationen durch die programmgesteuerte Einrichtung (12) abhängig von der Kodierung des Statusregisters (21).“ Wegen der Unteransprüche 2 – 7 und 9 – 19 wird auf die Akte verwiesen. Der Anmeldung soll die Aufgabe zugrundeliegen, eine möglichst sichere Verarbei- tung von Hardwareereignissen in einer digitalen Schaltung anzugeben (siehe Offenlegungsschrift Absatz [0011]). - 6 - II. Die rechtzeitig eingegangene und auch sonst zulässige Beschwerde führt zur Auf- hebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG. 1. Die Anmeldung betrifft nach dem geltenden Patentbegehren die Verarbei- tung von Statusinformationen, die besondere „Ereignisse“ wie insbesondere das Eintreten von Interrupts signalisieren, in einer digitalen Datenverarbeitungseinrich- tung. Wenn ein bestimmter Interrupt (z. B.: Drucker fertig und bereit für weitere Daten) erfolgt, wird durch die Hardware ein entsprechendes Statusbit gesetzt; die Software sollte früher oder später reagieren („Interrupt-Service-Routine“ ISR) und nach Abschluss der vorgesehenen Arbeitsschritte (im Beispiel: Senden der nächs- ten Druckseite beendet) das Statusbit wieder zurücksetzen, um anzuzeigen, dass der Interrupt fertig bearbeitet ist. In der Anmeldung ist genauer ausgeführt, dass auf die Statusinformation selbst einerseits von der Hardware zugegriffen wird (wenn das Ereignis eintritt und signa- lisiert werden soll), andererseits aber auch von der Software (wenn das Ereignis bearbeitet worden ist). Dabei kann es vorkommen, dass ein zweites Ereignis das erste überholt und, während die Software versucht, die Statusinformation zurück- zusetzen, die Hardware gleichzeitig versucht, sie zur Signalisierung eines zweiten Ereignisses zu setzen (vgl. Offenlegungsschrift Absätze [0002] - [0007]). Um in diesem Umfeld einen Informationsverlust zu verhindern, schlägt die Anmel- dung nunmehr die digitale Schaltung nach Patentanspruch 1 und das Verfahren nach Patentanspruch 8 vor, welche sich wesentlich darauf stützen, dass das Sta- tusregister durch Kodierung für die Anzeige des aktuellen Bearbeitungsstandes (eine noch nicht verarbeitete Statusinformation liegt an / eine anliegende Statusin- formation wurde vor Verarbeitung gelöscht) ausgelegt ist. - 7 - Als Fachmann für Verbesserungen im Bereich der Bearbeitung von anliegenden Statusinformationen sieht der Senat einen Entwicklungsingenieur für Mikroprozes- sorschaltungen mit Hochschul- oder Fachhochschulabschluss und mehrjähriger Berufserfahrung an. 2. Die geltenden nebengeordneten Patentansprüche 1 und 8 sind zulässig. Sie entsprechen den ursprünglichen Ansprüchen 1 und 9, ergänzt um die Merk- male ihres jeweils ersten Unteranspruchs 2 bzw. 10. Dabei wurde der Begriff „Hardwareereignisse“ zur Klarstellung entsprechend Absatz 2 Satz 1 der Beschrei- bung durch „Statusinformationen“ ersetzt; wegen der Einschränkung, dass die Statusinformationen von einer Hardwareeinrichtung bereitgestellt werden, bleibt die Anmeldung, so wie es ursprünglich durch den Begriff „Hardwareereignisse“ zum Ausdruck kam, beschränkt auf durch Hardware ausgelöste Ereignisse. Die beanspruchte Lehre ist i. W. verständlich beschrieben und für den Fachmann jedenfalls bei Heranziehung der Figuren nacharbeitbar. 3. Die geltende Fassung der Patentansprüche ist im Deutschen Patent- und Markenamt bisher nicht geprüft worden. Der Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle betrifft die ursprüngliche An- spruchsfassung. Er stützt sich allein auf die Feststellung im ersten Prüfungsbe- scheid vom 13. Oktober 2005, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 für den Fachmann durch sein Grundwissen nahegelegt und deshalb nicht gewährbar sei. Dabei werden einzelne Teilmerkmale aufgezählt und jeweils behauptet, diese seien dem Fachmann hinlänglich bekannt, ergäben sich von selbst oder ließen keine besondere technische Bedeutung erkennen. Wenn auch eine solche pauschale Argumentation ohne Bezug auf einen konkre- ten Stand der Technik nicht zulässig ist (vgl. Schulte, PatG, 8. Auflage (2008), § 3 Rdn. 12 m. w. N.; Busse, PatG, 6. Auflage (2003), § 45 Rdn. 36), so konnte der - 8 - Senat nach eigener Prüfung dennoch feststellen, dass die Argumentation der Prü- fungsstelle inhaltlich berechtigt war. Zum Beleg wurde in einem Zwischenbescheid verwiesen auf: D1 Messmer, Hans-Peter: PC-Hardwarebuch, 4. Auflage, Bonn; Paris [u. a.]: Addison-Wesley-Longman, 1997, insb. S. 184 - 190 Dort sind Aufbau und Funktionsweise des mathematischen Coprozessor i387 be- schrieben, der mit dem Prozessor i386 als einer „programmgesteuerten Einrich- tung“ im Sinne des Patentbegehrens zusammenarbeitet. Dabei erzeugt der Copro- zessor Statusinformationen, die i. W. nach der Lehre des ursprünglichen An- spruchs 1 bearbeitet werden. Allerdings betrifft der aus D1 entnehmbare Gegen- stand nicht das Problem, dass ein zweiter Interrupt bzw. ein zweites Ereignis das erste „überholen“ könnte, bevor dieses vollständig abgearbeitet ist. Der ursprüng- liche Hauptanspruch war aber so allgemein gefasst, dass auch allgemein übliche Arten der Verarbeitung von Statusinformationen darunter fallen konnten. In den geltenden selbständigen Patentansprüchen 1 und 8 kommt nunmehr deut- lich zum Ausdruck, dass die Kodierung des Statusregisters nicht unterschiedliche Zustände des auslösenden Ereignisses beschreibt, sondern den Bearbeitungszu- stand eines Ereignisses in Bezug auf ein vorzeitiges Löschen der Statusinforma- tion. Ein solcher Sachverhalt ergibt sich nicht aus D1. Er war auch ersichtlich nicht Gegenstand des Prüfungsverfahrens. Demnach hat das Deutsche Patent- und Markenamt für die geltende Fassung der Patentansprüche bisher nicht geprüft, ob die Voraussetzungen für die Erteilung eines Patents erfüllt sind. Weil es damit noch nicht in der Sache selbst entschie- den hat, war die Anmeldung – auch um der Anmelderin keine Tatsacheninstanz zu nehmen – zurückzuverweisen. - 9 - 4. Der Senat nimmt es in diesem Stadium des Verfahrens hin, dass die Unter- ansprüche noch Mängel aufweisen. (Insbesondere wurde dort der Begriff „Hard- wareereignisse“ noch nicht durchgängig ersetzt; die Formulierung in Anspruch 4 erscheint unvollständig oder fehlerhaft; im Anspruch 12 ist statt „das Kodieren“ wohl „die Kodierung“ gemeint; in Anspruch 17 entsteht der Eindruck, die Statusin- formation könne auch etwas anderes als ein Hardwareereignis sein, was der ursprünglichen Offenbarung widersprechen würde; und zu „insbesondere“ in den Unteransprüchen 7 und 17 siehe Schulte, a. a. O., § 34 Rdn. 135.) Nachdem das Schicksal der Anmeldung insgesamt mangels vollständiger Ermitt- lung des Standes der Technik noch offen ist, kann die Anpassung der Unteran- sprüche ebenso wie die Anpassung der Beschreibung zurückgestellt werden. 5. Eine Zurückverweisung an eine bestimmte oder an „eine andere“ Prüfungs- stelle durch das Bundespatentgericht sieht das Patentgesetz nicht vor. Der Senat kann hier lediglich darauf hinweisen, dass bei neu formulierten Patentansprüchen die Klassifizierung der Anmeldung nach der Internationalen Patentklassifikation, welche die Zuständigkeit der Prüfungsstellen begründet, neu zu überprüfen ist. III. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war gemäß § 80 Abs. 3 PatG anzuord- nen, weil dies im vorliegenden Fall der Billigkeit entspricht. Maßgebend dafür sind alle Umstände des Falles. Die Billigkeit der Rückzahlung kann sich danach aus einem Verfahrensverstoß durch das Deutsche Patent- und Markenamt ergeben (vgl. Benkard, PatG, 10. Auflage (2006), § 80 Rdn. 21; Schulte, a. a. O., § 80 Rdn. 110 ff. / § 73 Rdn. 128 ff.). Als einen solchen Verfahrensverstoß sieht der Senat – in Übereinstimmung mit früheren Patentgerichtsentscheidungen (34 W (pat) 110/87; 9 W (pat) 27/02) und - 10 - den Kommentaren, vgl. Schulte, a. a. O, § 79 Rdn. 24 Nr. 12; Benkard, a. a. O., § 80 Rdn. 26 – hier an, dass die Prüfungsstelle den in Betracht gezogenen Stand der Technik nicht in nachprüfbarer Weise benannt hat. Dieser Verfahrensverstoß war auch ursächlich für die Beschwerdeerhebung, da erst die Auseinandersetzung mit konkret nachprüfbarem Stand der Technik der Anmelderin die Möglichkeit liefert, die Unterschiede des Anmeldungsgegenstan- des herauszuarbeiten, und eine faire Chance zur Abwägung bietet, wie weit ge- hende Einschränkungen zur Verteidigung des Patentbegehrens erforderlich sind. Im Übrigen teilt der Senat das Befremden der Anmelderin (siehe Beschwerdebe- gründung vom 22. Februar 2006 zu den Abschnitten 4.1 und 4.2 des Prüfungsbe- scheids) über formelhafte Anforderungen der Prüfungsstelle, die den Gegebenhei- ten des Einzelfalls nicht gerecht werden (hier etwa den Vorschlag, „eine gegen- über dem Stand der Technik abgegrenzte kurze Darstellung …“ einzureichen, oder den im Prüfungsverfahren ermittelten Stand der Technik in der Beschrei- bungseinleitung zu berücksichtigen - obwohl kein druckschriftlicher Stand der Technik benannt wurde). Demnach war die Sachbehandlung der Anmeldung durch die Prüfungsstelle män- gelbehaftet und ursächlich für die Beschwerdeerhebung, so dass eine Einbehal- tung der Beschwerdegebühr unbillig erschiene. Dr. Fritsch Eder Baumgardt Wickborn Fa