BPatG 152 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 27 W (pat) 169/09 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Marke 2 004 943 (hier: Löschung der Inlandsvertreter im Markenregister) hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Schwarz und Richter Kruppa am 2. März 2010 - 2 - beschlossen: 1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenabtei- lung 3.1 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Januar 2009 aufgehoben. 2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zu- rückgewiesen. G r ü n d e I. Die am 14. Oktober 1991 unter der Nr. 2 004 943 eingetragene Marke ist am 8. September 2006 auf ein in Hongkong ansässiges Unternehmen umgeschrieben worden. Die Antragsteller sind derzeit als Inlandsvertreter der Markeninhaberin im Markenregister eingetragen. Mit Schreiben vom 26. September 2006 beantragten die Antragsteller, sie als Ver- treter aus dem Register zu streichen, hilfsweise im Register zu ergänzen, dass sie lediglich "für die Zwecke des Umschreibungsverfahrens" als Vertreter und Zustell- adresse fungierten. Die Markenabteilung 3.1 hat diesen Antrag und den Hilfsantrag mit Beschluss vom 9. März 2007 unter Hinweis auf die Vorschrift des § 96 Abs. 4 MarkenG zurück- gewiesen. Die von den Antragstellern gegen diese Entscheidung eingelegte Be- schwerde hat der Senat nach mündlicher Verhandlung mit Beschluss vom 4. März 2008 (Az. 27 W (pat) 91/07) zurückgewiesen. In der mündlichen Ver- handlung haben die Antragsteller die Vertretung der Markeninhaberin niederge- legt. - 3 - Mit Schreiben vom 14. August 2008 beantragten die Antragsteller unter Hinweis auf die Mandatsniederlegung die Streichung im Register als Vertreter der Markeninhaberin, hilfsweise um eine Ergänzung "Vertreter bis 4. März 2008". Die Markenabteilung 3.1 hat diesen Antrag und den Hilfsantrag mit Beschluss vom 9. Januar 2009 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie sich erneut auf die Vor- schrift des § 96 Abs. 4 MarkenG gestützt und in diesem Zusammenhang auf eine damals noch nicht rechtskräftige Entscheidung des 10. Senats vom 19. April 2007 in dem Verfahren 10 W (pat) 56/06 zur wortgleichen Vorschrift des § 25 Abs. 4 PatG verwiesen. Gegen diesen Beschluss haben die Antragsteller mit Schriftsatz vom 20. Januar 2009 Beschwerde eingelegt, mit der sie beantragen, 1. den Beschluss aufzuheben und dem Deutschen Patent- und Markenamt aufzugeben, sie als Vertreter der Markeninhabe- rin im Register zu löschen, hilfsweise zu ergänzen: "Vertreter bis 4. März 2008"; 2. die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen. Aufgrund der Beendigung des Umschreibungsverfahrens und der Niederlegung des Mandats bestehe kein Grund mehr für ihre Eintragung im Markenregister. Dies ergebe sich aus den Ausführungen des 27. Senats in dem Beschluss vom 4. März 2008 in dem Verfahren 27 W (pat) 91/07. Die Rückerstattung der Be- schwerdegebühr sei aus Billigkeitsgründen angezeigt, da das Amt nicht dem Hin- weis des 27. Senats in dem vorgenannten Beschluss gefolgt sei. Mit Beschluss vom 11. Februar 2009 (Az. Xa ZB 24/07) hat der Bundesgerichtshof den Beschluss des 10. Senats vom 19. April 2007 in dem Verfahren 10 W (pat) 56/06 aufgehoben und die Sache an das Bundespatentgericht zurück- verwiesen. Der Bundesgerichtshof hat in seiner Entscheidung ausgeführt, aus der - 4 - mit § 96 Abs. 4 MarkenG wortgleichen Vorschrift des § 25 Abs. 4 PatG ergebe sich nicht, dass die fehlende Bestellung eines neuen Inlandsvertreters der Lö- schung der bisherigen Inlandsvertreter entgegenstehe. Der 10. Senat des Bundespatentgerichts hat daraufhin mit Beschluss vom 9. April 2009 den in diesem Verfahren angegriffenen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts aufgehoben. II. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Dem Antrag der Antragstelle- rin, sie im Register als Vertreter der Markeninhaberin zu löschen, ist nach § 20 Abs. 1 Satz 1 BDSG stattzugeben. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerde- gebühr ist demgegenüber unbegründet. 1. Aufgrund der vor dem Bundespatentgericht in dem Verfahren 27 W (pat) 91/07 in der mündlichen Verhandlung vom 4. März 2008 wirksam er- klärten Mandatsniederlegung sind die Antragsteller auf ihren Antrag hin als Ver- treter der Markeninhaberin im Markenregister zu löschen. Der daraus gegebenen materiell-rechtlichen Beendigung des Geschäftsbedingungsvertrages steht entge- gen der Auffassung der Markenabteilung die Vorschrift des § 96 Abs. 4 MarkenG nicht entgegen, wie sich aus der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 11. Februar 2009 in dem Verfahren Xa ZB 24/07 ergibt. Der Bundesgerichtshof hat in der vorgenannten Entscheidung ausgeführt, die fehlende Bestellung eines neuen Inlandsvertreters stehe der Löschung des bishe- rigen Inlandsvertreters jedenfalls dann nicht entgegen, wenn die Mandatsniederle- gung wirksam erklärt worden ist. Er hat sich in diesem Zusammenhang mit der Vorschrift des § 25 Abs. 4 PatG auseinandergesetzt, die mit der Bestimmung des § 96 Abs. 4 MarkenG wortidentisch ist, so dass die vom Bundesgerichtshof ange- stellten Überlegungen auch für das vorliegende Verfahren gelten. - 5 - Ebenso wie der Bundesgerichtshof hält der Senat eine Anwendung der § 96 Abs. 4 MarkenG nur für gegeben, solange der Markeninhaber Rechte aus der Marke in einem Verfahren geltend macht oder ein gegen den Markeninhaber ge- richtetes Verfahren andauert. Die Vorschrift des § 96 Abs. 4 MarkenG wirkt damit nicht mehr als Sperre gegen die Löschung des Inlandsvertreters, wenn ein Verfah- ren für oder gegen den Markeninhaber abgeschlossen ist. Die bloße Innehabung einer Marke für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland stellt dabei kein Verfahren i. S. d. § 96 Abs. 4 MarkenG dar und steht daher der Löschung einer Vertreterangabe im Markenregister nicht entgegen. Da nach Abschluss des Umschreibungsverfahrens ein Verfahren für oder gegen die auswärtige Markenin- haberin nicht geführt wird, sind die Antragsteller als deren Vertreter nach der von ihnen wirksam erklärten Mandatsniederlegung im Register zu löschen. 2. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen erschien dem Senat nicht angezeigt. Voraussetzung für eine solche Entscheidung gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG ist, dass besondere Umstände eine Abweichung von der Grundsatzentscheidung des Gesetzgebers gegen eine auf den Verfahrensaus- gang abstellende Gebührenpflicht billig erscheinen lassen (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 71 Rdn. 37). Solche besonderen Umstände sind nicht gege- ben, wenn ein Beschluss der Markenstelle lediglich wegen einer anderen rechtli- chen Bewertung durch das Bundespatentgericht aufgehoben worden ist (vgl. Ingerl/Rohnke, a. a. O., Rdn. 39). Nur dies aber und nicht etwa ein Verfahrens- fehler der Markenabteilung hat zu der Entscheidung des Senats geführt. Hinzu kommt, dass die Entscheidung des Bundesgerichtshofs erst nach der Entschei- dung der Markenabteilung ergangen ist. Die Rechtsauffassung der Markenabtei- lung entsprach der bis zur Entscheidung des Bundesgerichtshofs geläufigen Auf- fassung, für die durchaus auch gewichtige Argumente sprachen. Dr. Albrecht Schwarz Kruppa Ju - 6 -

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