25 W (pat) 76/05

BPatG 154 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 25 W (pat) 76/05 _______________ (Aktenzeichen) An Verkündungs Statt zugestellt am 30. Dezember 2009 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - betreffend die Marke 300 85 094 (S 41/03 Lö) hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 26. November 2009 unter Mitwirkung der Richterin Bayer als Vorsitzende sowie des Richters Merzbach und des Richters k. A. Metternich beschlossen: 1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Mar- kenamts vom 8. September 2004 aufgehoben und die Lö- schung der Marke 300 85 094 angeordnet. 2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens und die Kosten des Löschungsverfahrens, soweit sie vor der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts entstanden sind, trägt die Beschwerdegegnerin. G r ü n d e I. Die am 20. November 2000 angemeldete Marke 300 85 094 Flixotide ist am 13. März 2001 für "Pharmazeutische Erzeugnisse, insbesondere Human- arzneimittel" in das Register eingetragen worden. - 3 - Die Beschwerdeführerin beantragte mit Eingabe vom 19. Februar 2003 die voll- ständige Löschung der angegriffenen Marke gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG aF (nunmehr §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 10 Markengesetz), da die Marke bösgläubig angemeldet worden sei. Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Be- schluss vom 8. September 2004 den Löschungsantrag zurückgewiesen. Die dagegen erhobene Beschwerde der Antragstellerin wurde mit Beschluss des Bundespatentgerichts, zugestellt an Verkündungs Statt am 17. Dezember 2007, zurückgewiesen. Auf die - zugelassene - Rechtsbeschwerde der Antragstellerin hat der Bundesge- richtshof mit Beschluss vom 2. April 2009 (I ZB 5/08) den Beschluss des Bundes- patentgerichts aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen. Der Bundesgerichtshof hat ausgeführt, dass bereits die Anmeldung als bösgläubig zu beurteilen sein könne, wenn wegen des Unternehmensgegenstands des An- melders nur eine Benutzung der Marke durch Lizenzierung oder Veräußerung an Dritte in Betracht komme und nach den tatsächlichen Umständen des Falles der Schluss gerechtfertigt sei, der Anmelder werde in rechtsmissbräuchlicher Weise versuchen, Dritte zum Erwerb der Markenrechte zu veranlassen. Dies könne ins- besondere dann der Fall sein, wenn Marken nicht im Hinblick auf eine Vielzahl in Betracht kommender, im Einzelnen noch unbestimmter und allenfalls nach ab- strakten Merkmalen umschriebener potentieller Interessenten auf Vorrat angemel- det werden, sondern im Zeitpunkt der Anmeldung die Veräußerung an einzelne, bereits bestimmte Dritte naheliege, deren Interesse an einem Erwerb der Marken- rechte jedoch im Wesentlichen nur durch den Umstand begründet werde, dass sie infolge der Eintragung der Marke auf den Anmelder an der Verwendung der bis- lang ungeschützten Kennzeichnung gehindert werden können. Vorliegend kämen - 4 - als Interessenten lediglich der Hersteller des betreffenden Arzneimittels (Flixoti- de/Flutide) und die Parallelimporteure, die es im Inland vertrieben, in Betracht. Wolle der Anmelder die Marke nicht selbst für den Vertrieb von Arzneimitteln be- nutzen, sondern lasse er sie in der Erwartung, der Hersteller des Arzneimittels könne die Marke in Zukunft zur Vereinheitlichung der Kennzeichnung seines Arz- neimittels benötigen, zu dem Zweck eintragen, sich die Markenrechte von diesem abkaufen zu lassen, handele er den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel zuwider und damit bösgläubig. Auch für Parallelimporteure sei ein etwai- ges Bedürfnis, einen (eigenen) Markenschutz an der Bezeichnung "Flixotide" zu erwerben, erst durch die Eintragung der Marke für die Antragsgegnerin und der damit verbundenen Gefahr, dass der weitere Parallelimport des Arzneimittels un- ter der bisherigen eingeführten Kennzeichnung "Flixotide" aufgrund der von der Antragsgegnerin erworbenen Markenrechte untersagt werden könnte, entstanden. Unter den Umständen des vorliegenden Falles folge daraus die objektiv nahelie- gende Gefahr, dass die Antragsgegnerin ihre Markenrechte einzelnen Parallel- importeuren gegenüber (nur) zu dem Zweck geltend mache, sich die Rechte von dem in Anspruch genommenen Parallelimporteur abkaufen zu lassen. Dies ge- nüge für die tatsächliche Vermutung, dass die Antragsgegnerin auch im Hinblick auf eine mögliche Lizenzierung oder Veräußerung der Markenrechte an einen Pa- rallelimporteur bereits bei der Anmeldung der Marke in rechtsmissbräuchlicher Absicht und damit bösgläubig gehandelt habe. Die Beschwerdeführerin beantragt, den angegriffenen Bescheid des Deutschen Patent- und Marken- amtes vom 8. September 2004 aufzuheben und die Marke 300 85 094.8/05 FLIXOTIDE zu löschen und ferner die Kosten des Verfahrens der Markeninhaberin aufzuerlegen, jedenfalls die Kos- ten des jetzigen Termins. - 5 - Die Beschwerdegegnerin habe darauf abgezielt, die Marke "Flixotide" für Paral- lelimporteure im Inland zu sperren. Das sei bösgläubig. Ihr habe jeglicher Benut- zungswille gefehlt. Die Anmeldung sei rechtsmissbräuchlich gewesen. Das Argu- ment, die Anmeldung der Beschwerdegegnerin ermögliche es Parallelimporteuren, die Waren mit der von der Beschwerdeführerin im Inland geführten Kennzeich- nung zu führen, verfange nicht. Läge tatsächlich eine künstliche Abschottung der Märkte vor, so bedürfte es keiner weiteren Zwangslage, damit die Parallelimpor- teure umkennzeichnen dürften. Die Beschwerdegegnerin versuche, eine ganz neue Rechtsordnung zu schaffen, statt sich mit dem vom EuGH geschaffenen Ausgleich zwischen den Rechten des Markeninhabers und der Warenverkehrs- freiheit zufrieden zu geben. Eine Rechtsbeschwerde zum BGH sei nicht angezeigt. Es bestehe auch kein Anlass für eine EuGH-Vorlage, nachdem der EuGH für die Fälle einer Umkennzeichnung von importierten Waren durch Parallelimporteure bereits klare Maßstäbe aufgestellt habe. Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen. Die Anmeldung der Marke sei nicht zum Nachteil des Parallelimporteurs erfolgt, sondern verschaffe diesem einen Vorteil, da er in die Lage versetzt werde, für das importierte Arzneimittel die vom Hersteller im Inland benutzte Marke zu verwen- den. Dem Parallelimporteur entstehe durch die Anmeldung kein Schaden. Das Recht des Parallelimporteurs, die importierten Arzneimittel im Falle einer entge- genstehenden Marke auf die vom Hersteller im Inland benutzte Marke umzukenn- zeichnen, stelle einen wertvollen Besitzstand des Parallelimporteurs dar, der ihm genommen würde, wenn die Marke gelöscht würde. Die Anmeldung stelle im Er- gebnis zugunsten der Warenverkehrsfreiheit ein notwendiges Korrektiv zu der von dem Arzneimittelhersteller im Wege der Zwei-Marken-Strategie geschaffenen Ab- schottung der nationalen Märkte dar. Durch die Anmeldung der Marke seien auch - 6 - keine schutzwürdigen Interessen des Arzneimittelherstellers betroffen. Der Arznei- mittelhersteller habe überhaupt kein Interesse an einem einheitlichen Marktauftritt. Die Beschwerdegegnerin regt an, folgende Fragen dem EuGH vorzulegen: "1. Ist das Tatbestandsmerkmal "bösgläubig" in Art. 3 Abs. 2 lit. d RL Nr. 89/104/EG dahingehend auszulegen, dass es bös- gläubig ist, wenn ein Dritter eine nationale Marke in einem Mitgliedstaat der EU (Importland) für Arzneimittel ange- meldet und zur Eintragung bringt, die identisch mit der von einem Arzneimittelhersteller in einem anderen Mitgliedstaat der EU eingetragenen Marke für Arzneimittel ist, sofern es sich um eine Marke handelt, die von einem Arzneimittelher- steller nicht im Importland, sondern nur in einem oder meh- reren anderen EU-Mitgliedsstaaten für ein und dasselbe Arzneimittel zwecks Umsetzung von Mehr- und Zweitmar- kenstrategien genutzt wird. 2. Ist das Tatbestandsmerkmal "bösgläubig" in Art. 3 Abs. 2 lit. d RL Nr. 89/104/EG dahingehend auszulegen, dass es bös- gläubig ist, wenn ein Dritter eine nationale Marke in einem Mitgliedstaat der EU für Arzneimittel angemeldet und zur Eintragung bringt, die identisch mit der von einem Arznei- mittelhersteller in einem anderen Mitgliedstaat der EU ein- getragenen, prioritätsälteren Marke für Arzneimittel ist, so- fern sich ein Parallelimporteur dieses Arzneimittels wegen der nationalen Marke des Dritten auf die hierdurch objektiv bestehende Zwangslage zur Durchführung der Umkenn- zeichnung im Sinne der Rechtsprechung des EuGH in der Rechtssache C-379/97 (U… in P…) berufen kann." - 7 - Außerdem regt die Beschwerdegegnerin an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen. Sie ist der Ansicht, es ergebe sich ein deutlicher Wertungswiderspruch, wenn die Anmeldung der Beschwerdegegnerin als Markenagentur anders beurteilt werde als die Anmeldung eines Parallelimporteurs, eine Fallgestaltung, die der Bundes- gerichtshof bereits im Jahr 2007 zu beurteilen gehabt habe. Damals sei er zu dem Ergebnis gelangt, dass der Parallelimporteur durch die Anmeldung der Auslands- marke "Cordarone" des Arzneimittelherstellers weder Rechte des Arzneimittelher- stellers noch die Rechte anderer Parallelimporteure verletzt habe. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen. II. Die zulässige Beschwerde hat auf der Grundlage der vom Bundesgerichtshof in dem Beschluss vom 2. April 2009 (I ZB 5/08) dargelegten Rechtsauffassung, an die der Senat gemäß § 89 Abs. 4 Satz 2 MarkenG gebunden ist, Erfolg. Danach ist der Umstand, dass die Markeninhaberin eine Markenagentur betreibt, bei der Prüfung der Bösgläubigkeit der Anmeldung in eine Gesamtbetrachtung der relevanten Umstände einzubeziehen. Die tatsächliche Vermutung, der Anmelder werde unter rechtsmissbräuchlichem Einsatz seiner aus der Marke folgenden Aus- schließlichkeitsrechte zum Zwecke der Lizenzierung oder Veräußerung der Marke auf Dritte einwirken, kann danach insbesondere dann begründet sein, wenn Mar- ken nicht im Hinblick auf eine Vielzahl in Betracht kommender, im Einzelnen noch unbestimmter und allenfalls nach abstrakten Merkmalen umschriebener potentiel- ler Interessenten auf Vorrat angemeldet werden, sondern im Zeitpunkt der Anmel- dung die Veräußerung an einzelne, bereits bestimmte Dritte naheliegt, deren In- teresse an einem Erwerb der Markenrechte jedoch im Wesentlichen nur durch den Umstand begründet wird, dass sie infolge der Eintragung der Marke auf den Anmelder an der Verwendung der bislang ungeschützten Kennzeichnung gehin- - 8 - dert werden können. Vorliegend kommen hier ernsthaft nur der Hersteller des Arz- neimittels "Flixotide" und die Parallelimporteure in Betracht. Etwas anderes lässt sich auch nicht aufgrund des neuen Vortrags der Antragsgegnerin feststellen. Zwar entfällt bei einer wesentlichen Änderung der Tatsachen oder Beweismittel eine Bindungswirkung (vgl. Knoll in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl. § 89 Rdn. 6), jedoch sind solche weder vorgetragen, noch ersichtlich. Nach den eige- nen Ausführungen der Antragsgegnerin wollte sie die Marke "Flixotide" selber nicht benutzen, sondern nur verhindern, dass andere die Marke "Flixotide" im In- land benutzen können. Ihre Ansicht, sie wolle mit der Anmeldung einen vollstän- digen Wettbewerb ermöglichen, damit die Parallelimporteure das importierte Mittel umzeichnen können, ist unrealistisch, da davon auszugehen ist, dass die Antrags- gegnerin nicht rein altruistisch handelt, sondern die Anmeldung der streitgegen- ständlichen Marke getätigt hat, um damit Geld zu verdienen; diese Rechtsauffas- sung hat auch der BGH seiner Entscheidung zu Grunde gelegt. Außerdem besteht die Funktion des Markenrechts darin, etwas mit der fraglichen Marke zu kenn- zeichnen, nicht aber darin, Marken sich eintragen zu lassen, damit sie nicht be- nutzt werden sollen. Das behauptete Bestreben der Antragsgegnerin, den Pa- rallelimporteuren zu ermöglichen, die Kennzeichnung der im Ausland in den Ver- kehr gebrachten Produkte beim Import mit der Inlandsmarke kennzeichnen zu können, ist jedenfalls kein markenrechtlich relevanter Zweck für eine Inlandsan- meldung einer Marke, die dann gerade nicht benutzt werden soll. Es besteht keine Veranlassung, die von der Antragsgegnerin genannten Fragen zur Auslegung des Begriffs der Bösgläubigkeit dem EuGH gemäß Art. 234 Abs. 1, lit. d EGV vorzulegen. Eine Vorlage ist geboten, wenn die betreffende Auslegungs- frage unmittelbar entscheidungserheblich ist und in Bezug auf das gemeinschaft- liche Recht umstritten ist oder wenn in diesem Zusammenhang von der Recht- sprechung des EuGH abgewichen werden soll (Knoll in Ströbele/Hacker, Marken- gesetz 9. Aufl. 3 83 Rdn. 49). Eine solche Fallgestaltung ist hier nicht gegeben. - 9 - Der EuGH hat in der Entscheidung C-529/07 - L… zur Auslegung des Begriffs der Bösgläubigkeit bereits Stellung genommen. Diese Entscheidung be- traf einen Fall, in dem bereits vor der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke meh- rere Hersteller eine Warenform benutzen. In einem solchen Fall ist bei der Be- urteilung der Frage, ob der Anmelder im Sinne von Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemein- schaftsmarke bösgläubig ist, das nationale Gericht gehalten, alle erheblichen Fak- toren zu berücksichtigen, die dem von ihm zu entscheidenden Fall eigen sind und zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung eines Zeichens als Gemeinschafts- marke vorliegen, insbesondere die Tatsache, dass der Anmelder weiß oder wis- sen muss, dass ein Dritter in mindestens einem Mitgliedstaat ein gleiches oder ähnliches Zeichen für eine gleiche oder mit dem angemeldeten Zeichen ver- wechselbar ähnliche Ware verwendet, die Absicht des Anmelders, diesen Dritten an der weiteren Verwendung eines solchen Zeichens zu hindern, sowie den Grad des rechtlichen Schutzes, den das Zeichen des Dritten und das angemeldete Zei- chen genießen. Insbesondere hat der EuGH die Hauptfunktion der Marke hervor- gehoben, die darin besteht, die Ursprungsidentität der betreffenden Ware oder Dienstleistung zu garantieren. Wer eine Marke anmeldet und wie er oder andere sie bereits benutzen, kann nach der Rechtsprechung des EuGH ein relevanter Umstand dafür sein, ob der An- melder bei der Anmeldung bösgläubig war. Wenn - wie vorliegend - eine Anmel- derin die Marke selbst nicht benutzen will, sondern durch die Marke nur verhindern will, dass andere diese im Inland benutzen können (und Parallelimporteure um- zeichnen müssen/dürfen), besteht kein Anlass, die von der Beschwerdegegnerin genannten Fragen dem EuGH vorzulegen. Die von der Beschwerdegegnerin vor- geschlagenen Fragen betreffen außerdem allenfalls einen Ausschnitt des vor- liegenden Sachverhalts (selbst wenn man unterstellen würde, dass die Beschwer- deführerin wegen einer "Zwei-Marken-Strategie" ihre Auslandsmarke nicht im In- land geschützt hat) und umfassen nicht alle Umstände des Einzelfalls. Die Fragen könnten daher vom EuGH auch nur dahingehend beantwortet werden, dass alle - 10 - erheblichen Faktoren zu berücksichtigen sind. Es sind hier keine relevanten Um- stände erkennbar, die der Bundesgerichtshof nicht bereits berücksichtigt hat und die Bindungswirkung des § 89 Abs. 4 Satz 2 MarkenG aufgrund höherrangigen Rechts entfallen lassen könnten (vgl. BGH GRUR 2007, 55 Farbmarke gelb/grün II). Auch eine erneute Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 2 MarkenG ist nicht veranlasst. Soweit die Beschwerdegegnerin meint, es handle sich vorlie- gend um eine grundsätzliche Rechtsfrage, nämlich dass es keinen Unterschied machen könne, ob ein Parallelimporteur die Marke anmelde oder eine Marken- agentur, und dass die Entscheidung des BGH seiner Entscheidung in BGHZ 173, 230 CORDARONE widerspreche, ist - abgesehen davon, dass die jeweiligen Sachverhalte nicht identisch sind - zu berücksichtigen, dass der Bundesgerichts- hof in der vorliegenden Sache zu der von der Beschwerdegegnerin gestellten Fra- ge bereits abschließend Stellung genommen hat, nämlich dahingehend, dass der Unternehmensgegenstand des Anmelders eine Rolle spielen kann. Dem Antrag der Beschwerdegegnerin auf Schriftsatznachlass zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 26. November 2009 wird nicht stattgegeben (§ 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 283 Satz 1 ZPO). Dieser Schriftsatz enthält kein neues Vor- bringen, zu dem sich die Beschwerdegegnerin in der mündlichen Verhandlung nicht hat erklären können. Auch dem Antrag der Beschwerdeführerin auf Schriftsatznachlass zum Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 24. November 2009 wird nicht stattzugeben (§ 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 283 Satz 1 ZPO). Auch dieser Schriftsatz enthält kein neues Vorbringen, zu dem sich die Beschwerdeführerin in der mündlichen Ver- handlung nicht hat erklären können. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens und die Kosten des Löschungsverfahrens, soweit sie vor der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts - 11 - entstanden sind, trägt die Beschwerdegegnerin (§ 71 Abs. 1 Satz 1, § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). In der Regel trägt in Markenbeschwerdeverfahren zwar jeder Beteiligte selbst sei- ne Kosten. Bei einer bösgläubigen Anmeldung jedoch entspricht es im Regelfall der Billigkeit, dem Anmelder die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen (Knoll in Ströbele/Hacker, Markengesetz 9. Aufl. § 71 Rdn. 14). Vorliegend sind keine Um- stände ersichtlich, davon abzuweichen, dass die Kosten des Verfahrens derjenige trägt, der eine Marke bösgläubig angemeldet hat. Da der Bundesgerichtshof sich in dem Beschluss vom 2. April 2009 zu den Kosten des Verfahrens nicht geäußert hat, ist der Senat auch nicht an eine Rechtsauffassung des BGH dahingehend gebunden, dass jeder seine eigenen Kosten zu tragen hat. Im Zusammenhang mit der Hauptsacheentscheidung ist auch über die Kostenent- scheidung der Markenabteilung zu entscheiden, und zwar in vollem Umfang (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG 9. Aufl., § 71 Rdn. 9). Die Markenabteilung hat keine Kosten auferlegt. Da die Anmeldung bösgläubig war, ist der Beschluss der Mar- kenabteilung hinsichtlich der fehlenden Kostenauferlegung aufzuheben. Auch in- soweit hat die Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens zu tragen. Über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens ist nicht mehr zu entscheiden, da vom Bundesgerichtshof eine Bestimmung über die Kosten nicht getroffen wurde und damit insoweit jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten trägt (§ 90 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Vorliegend hat der BGH die Sache zurückverwiesen - 12 - ohne eine Kostenentscheidung zu treffen oder zu erwähnen, dass das Bundespa- tentgericht auch über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens zu entschei- den habe. Bayer Merzbach Metternich Hu