35 W (pat) 24/08

BPatG 152 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 35 W (pat) 24/08 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - betreffend das Gebrauchsmuster 20 2005 006 616 hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentge- richts am 17. Dezember 2009 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die Richter Baumgärtner und Eisenrauch beschlossen: 1. Auf die Beschwerde der Löschungsantragsgegnerin wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Juli 2008 in der Kostenent- scheidung aufgehoben. 2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Löschungsan- tragstellerin. G r ü n d e I. Die Löschungsantragsgegnerin ist Inhaberin des am 20. April 2005 angemeldeten Gebrauchsmusters 20 2005 006 616 (Streitgebrauchsmuster) mit der Bezeich- nung „Flexibler Packungsbeutel“, das am 28. Juli 2005 mit 10 Schutzansprüchen in das Gebrauchsmusterregister eingetragen worden ist. Schutzanspruch 1 in der eingetragenen Fassung lautet: „Flexibler Verpackungsbeutel mit einem aus einer beidseitig ver- schließbaren Schlauch artigen Verbundfolie bestehenden Körper, wobei die Verbundfolie mit einem bedruckbaren Hüllstoff be- schichtet ist und mindestens eine, mit dem Inhalt des Verpa- - 3 - ckungsbeutels in Berührung kommende Schicht oder mindestens eine Beschichtung gegenüber hochprozentigem Alkohol resistent ist." Die Löschungsantragstellerin hat das Streitgebrauchsmuster mit Löschungsantrag vom 5. Juli 2006 in vollem Umfang angegriffen. In der Antragsbegründung hat sich die Löschungsantragstellerin im Einzelnen mit der mangelnden Schutzfähigkeit sämtlicher 10 eingetragener Ansprüche auseinandergesetzt. Die Löschungsan- tragsgegnerin hat dem Löschungsantrag in vollem Unfang widersprochen. Mit Be- scheid vom 23. Januar 2007 hat die Gebrauchsmusterabteilung I den Beteiligten mitgeteilt, dass der Löschungsantrag voraussichtlich Erfolg haben werde, da der Gegenstand des Hauptanspruchs „insbesondere“ gegenüber der von der Gebrauchsmusterabteilung I ermittelten und als D8 neu in das Verfahren einge- führten GB 2361906 A nicht mehr neu sei. Mit Schriftsatz vom 29. Januar 2008 hat die Löschungsantragsgegnerin einen ein- geschränkten neuen Anspruch 1 eingereicht, der dem weiteren Verfahren zugrunde gelegt werden solle. An diesen Anspruch, in den die Löschungsantrags- gegnerin auf den eingetragenen Anspruch 3 gestützt Merkmale aus der Beschrei- bung aufgenommen hat, sollten sich die eingetragenen Ansprüche 2 sowie 4 bis 10 als Ansprüche 2 bis 9 anschließen. Der geänderte Schutzanspruch 1 lautete wie folgt: „Flexibler Verpackungsbeutel mit einem aus einer beidseitig ver- schließbaren Schlauch artigen Verbundfolie bestehenden Körper, wobei die Verbundfolie mit einem bedruckbaren Hüllstoff be- schichtet ist und mindestens eine, mit dem Inhalt des Verpa- ckungsbeutels in Berührung kommende Schicht oder mindestens eine Beschichtung gegenüber hochprozentigem Alkohol resistent ist, - 4 - dadurch gekennzeichnet, dass die Verbundfolie in Wesentlichen aus Schichten aus einem polymeren Trägermaterial, beispiels- weise Polyethylen oder Polypropylen, einem Polyester wie Poly- ethylenterephtalat oder Polyethylenaphtalat und weiteren Schich- ten, von denen zwei als Sperreschichten wirken, wobei eine der beiden Sperreschichten aus einem anorganischen Material wie Aluminium oder Aluminiumoxid besteht.“ Daraufhin hat die Löschungsantragstellerin mit Schriftsatz vom 18. März 2008 be- antragt, das Streitgebrauchsmuster im Umfang der Ansprüche 1 bis 10 zu lö- schen, soweit diese über den neu vorgelegten Schutzanspruch hinausgingen, und der Löschungsantragsgegnerin die Kosten in vollem Umfang aufzuerlegen. Den Kostenantrag hat die Löschungsantragstellerin damit begründet, dass das neu in den Schutzanspruch aufgenommene Merkmal, wonach „die Verbundfolie in We- sentlichen … aus einem polymeren Trägermaterial … und weiteren Schichten [be- steht], von denen zwei als Sperreschichten wirken", ausschließlich in der Be- schreibung des eingetragenen Gebrauchsmusters enthalten gewesen sei. Weder seien die genannten neu aufgenommenen Merkmale maßgebend für die Bestim- mung des Schutzbereichs des Gebrauchsmusters in der eingetragenen Form noch sei absehbar gewesen, dass das Gebrauchsmuster durch Aufnahme dieser Merkmale beschränkt werden würde. Die Gebrauchsmusterabteilung I hat in ihrem Beschluss vom 9. Juli 2008 antrags- gemäß entschieden und zur Begründung der Kostenentscheidung ausgeführt, dass die Löschungsantragstellerin zwar zuletzt ihren Antrag auf volle Löschung nicht aufrechterhalten habe, eine Kostenentscheidung zu ihren Lasten aber aus Gründen der Billigkeit nicht ergehe, da es ihr nicht möglich, jedenfalls aber nicht zumutbar gewesen sei, in ihrer ursprünglichen Antragsfassung den von der Lö- schungsantragsgegnerin zur Verteidigung des Gebrauchsmusters vorgenomme- nen Änderungen Rechnung zu tragen, da diese aus der Beschreibung des Gebrauchsmusters entnommen worden seien. - 5 - Gegen diese Kostenentscheidung richtete sich die Beschwerde der Löschungsan- tragsgegnerin. Sie ist der Auffassung, dass für ein Abweichen vom Unterliegens- prinzip vorliegend kein Raum sei. Hierfür bedürfte es eines konkret zu begründen- den Ausnahmefalls, der aber nicht vorliege. Bei der Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung in den Hauptanspruch handle es sich um eine gewöhnliche und im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren übliche Praxis. Die Löschungsantragsgegnerin beantragt sinngemäß, den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Juli 2008 in der Kostenentschei- dung aufzuheben. Die Löschungsantragstellerin beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Sie trägt vor, dass nach der aktuellen Rechtsprechung des Bundespatentgerichts in Nichtigkeitsverfahren der Beklagte dann aus Billigkeitsgründen die Verfahrens- kosten tragen müsse, wenn das Streitpatent erstmals im Verlaufe des Verfahrens mit neu gefassten Patentansprüchen verteidigt werde und der Kläger sich sofort damit einverstanden erkläre. Diese Rechtsprechung sei auch auf das Gebrauchs- musterlöschungsverfahren anwendbar. Durch die von der Löschungsantragstelle- rin im Übrigen nicht vorhersehbaren äußerst starken Beschränkungen des Streit- gebrauchsmusters mit Merkmalen aus der Beschreibung sei dem Löschungsan- trag faktisch in vollem Umfang entsprochen worden. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen. - 6 - II. Die zulässige Beschwerde hat Erfolg, da es im vorliegenden Fall nicht veranlasst war, der Löschungsantragsgegnerin die Kosten des Löschungsverfahrens aus Bil- ligkeitsgründen in vollem Umfang aufzuerlegen. 1. Wer im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren die Kosten zu tragen hat, entscheidet sich wie im Patentnichtigkeitsverfahren grundsätzlich nach dem Unterliegensprinzip (§§ 91 ff. ZPO). Dies ergibt sich aus der Verweisung in § 17 Abs. 4 S. 2 GebrMG auf § 84 Abs. 2 PatG. 1.1. Maßgeblich ist das Verhältnis des Sachantrags, nicht der Sachprüfung, zum Umfang des Löschungsausspruchs. Beschränkte Verteidigung ist kein volles Unterliegen (vgl. Busse, Patentgesetz, 6. Aufl. 2003, § 17 GebrMG, Rn. 47) und rechtfertigt daher per se keine vollständige Kostenüberbürdung. Erfor- derlich ist bei Teillöschung nach vorheriger Selbstbeschränkung vielmehr stets eine Kostenquotelung (§ 92 Abs. 1 S. 1 ZPO). Das Kostenrisiko eines zu weit gefassten Antrags trägt regelmäßig der Antragsteller, der auch dann teilweise unterliegt, wenn er seinen ursprünglich auf vollständige Löschung gerichteten Antrag - wie im vorliegenden Fall - im Laufe des Verfahrens ein- schränkt (Benkard, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 10. Aufl. 2006, § 17 GebrMG, Rn. 19; Keukenschrijver, Das Patentnichtigkeitsverfahren, 3. Aufl. 2008, S. 124, Rn. 198; jeweils m. w. N.). 1.2. Danach sind der Löschungsantragsgegnerin in dem Maße Kosten aufzuerle- gen, in der sie ihren Widerspruch gegen den Löschungsantrag im Verlauf des Verfahrens zurückgenommen hat. Sie hat mit Schriftsatz vom 29. Januar 2008 zunächst einen eingeschränkten neuen Anspruch 1 mit dem Hinweis eingereicht, dass dieser neue Anspruch dem weiteren Verfahren zugrunde gelegt werden solle, und die Rückbezüge der verbleibenden Un- teransprüche entsprechend geändert. In ihrem Schriftsatz vom 25. April 2008 - 7 - hat sie des weiteren erklärt, dass das Streitgebrauchsmuster nur noch im Rahmen dieser Ansprüche verteidigt werde und über diesen Umfang hinaus Rechte aus dem Streitgebrauchsmuster nicht mehr geltend gemacht würden. Damit hat die Löschungsantragsgegnerin ihren ursprünglich in vollem Um- fang eingelegten Widerspruch teilweise zurückgenommen (BGH GRUR 1995, 210 ff. – Lüfterklappe), das Streitgebrauchsmuster war hinsicht- lich seines über die beschränkte Verteidigung hinausgehenden Umfangs aufgrund des am 18. März 2008 eingegangenen Teillöschungsantrags der Löschungsantragstellerin ohne Sachprüfung zu löschen. In diesem Umfang ist die Löschungsantragsgegnerin unterlegen. Nur insoweit fallen ihr die Kosten des Löschungsverfahrens ohne weiteres zur Last. 1.3. Billigkeitserwägungen gemäß § 84 Abs. 2 S. 2 PatG erfordern hier keine weitgehende Kostenauferlegung. a) In dem Antrag der Löschungsantragstellerin, das Streitgebrauchsmuster (nur noch) im Umfang der eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 10 zu lö- schen, soweit diese über die von der Antragsgegnerin neu eingereichten Schutzansprüche hinausgehen, liegt eine Teilrücknahme des ursprünglich auf vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters liegenden Lö- schungsantrags. Der Übergang von einem Antrag auf Volllöschung zu einem Antrag auf Teillöschung macht die Antragstellerin zur teilweise Unterliegen- den, obwohl sie mit ihrem zuletzt gestellten Antrag vollen Erfolg hatte, mit der Konsequenz, dass sie insoweit die Kosten des Löschungsverfahrens zu tra- gen hat (vgl. Busse a. a. O., Rn. 51). b) Daran ändert sich nichts dadurch, dass der Löschungsantrag grundsätz- lich die eingetragenen Ansprüche zum Gegenstand haben muss. Der Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung, dass es der Löschungsantragstellerin nicht möglich und nicht zumutbar gewesen sei, in ihrer ursprünglichen Antragsfassung den von der Löschungsantragsgegnerin - 8 - zur Verteidigung des Gebrauchsmusters vorgenommenen Änderungen Rechnung zu tragen, da diese aus der Beschreibung des Gebrauchsmusters entnommen worden seien, ist allerdings insofern beizupflichten, als es nicht Sache des Antragstellers ist, eine mit bestimmten Merkmalen beschränkte Anspruchsfassung vorzugeben (vgl. BGH GRUR 1997, 272 ff. – Schwenkhe- belverschluss; BPatG GRUR 2009, 46 ff. – Ionenaustauschverfahren). Dies allein führt aber nach Auffassung des Senats nicht dazu, dass der Lö- schungsantragsteller aus Billigkeitserwägungen von sämtlichen Kosten frei- gestellt werden muss, wenn er nach einer Einschränkung seinen weiterge- henden Antrag zurücknimmt. Dies könnte allenfalls dann entsprechend § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO gerechtfer- tigt sein, wenn die „Zuvielforderung“ nur gering wäre und kostenmäßig nicht ins Gewicht fiele, was regelmäßig wie auch hier nicht der Fall ist. Denn die Einschränkung erfolgte vorliegend hinsichtlich der nicht als Sperrschichten ausgebildeten Schichten der Verbundfolie nur allgemein auf polymere Trä- germaterialien und hinsichtlich einer der zwei Sperreschichten allgemein auf anorganisches Material, womit auch weiterhin eine Vielzahl von Material- kombinationen beansprucht wird. Im hier zu entscheidenden Fall verbliebt es bei der gesetzlichen Kostenrege- lung des § 92 Abs. 1 ZPO, dass dem Löschungsantragsteller bei einer hinter seinem Antrag zurückbleibenden Entscheidung teilweise die Kosten zu Last fallen. Dies gilt nicht nur, wenn sich der Gebrauchsmusterinhaber auf einen schutzfähigen Unteranspruch zurückzieht oder in zulässiger Weise ein den Schutz begründendes Merkmal aus einem Unteranspruch in den Hauptan- spruch aufnimmt. Dieser Grundsatz gilt auch dann, wenn der Gebrauchs- musterinhaber wie hier den Hauptanspruch erfolgreich mit einem Merkmal aus der Beschreibung einschränkt. Ein Abweichen von diesem Grundsatz aus Billigkeitserwägungen wäre nur dann gerechtfertigt, wenn der Löschungsantragsteller in jedem Fall einer - 9 - späteren Beschränkung dazu gezwungen wäre, vorher einen zu weiten An- trag zu stellen. Dies ist jedoch nicht so. Das Problem der zu weiten Antrags- fassung beruht nicht darauf, dass der Löschungsantragsteller keine be- stimmte Fassung der Schutzansprüche vorgeben und grundsätzlich nur die eingetragene Fassung angreifen kann. Dass der Antrag in Kosten relevan- tem Umfang zu weit ist, liegt vielmehr wie im vorliegenden Fall regelmäßig daran, dass der Löschungsantrag nicht expressis verbis ausschließlich auf die eingetragene Fassung gerichtet und nur auf diese beschränkt formuliert ist. Dass eine entsprechende Antragsformulierung grundsätzlich möglich ist, zeigt die Entscheidung „Drahtseele“ des 2. Senats des Bundespatentgerichts vom 13. Oktober 1994 (BPatG Bausch 1994 – 1998, S 25 ff, Rn 19). Wenn das Gebrauchsmuster dann eingeschränkt wird, hat der so gefasste Lö- schungsantrag in vollem Umfang Erfolg und führt zur vollständigen Kosten- überbürdung auf den Gebrauchsmusterinhaber. Dabei muss der Löschungs- antragsteller auch nicht sämtliche für den Gebrauchsmusterinhaber beste- henden Rückzugsmöglichkeiten theoretisch erfassen. Für ihn ist ausrei- chend, im Vorfeld zu überprüfen, ob die ihn „störenden“ eingetragenen Schutzansprüche des Gebrauchsmusters von den geltend gemachten Lö- schungsgründen erfasst werden. Sollte sich eine im Verfahrensverlauf erfol- gende Einschränkung als ebenfalls nicht schutzfähig erweisen, hat der Lö- schungsantragsteller die Möglichkeit, die eingeschränkte Fassung ebenfalls zu bekämpfen mit dem daraus für ihn resultierenden Kostenrisiko oder aber sie unbeanstandet zu lassen, falls ihn die eingeschränkte Version nicht „stört“, womit er, wie ausgeführt, in vollem Umfang obsiegt. Diese Lösung orientiert sich ausschließlich am Verhältnis des Sachantrags zum Umfang des Löschungsausspruchs. Sie führt insbesondere nicht dazu, dass ein vor dem Hintergrund der ursprünglichen Antragsformulierung echtes Teilunterliegen mit einem vollständigen Obsiegen gleichgesetzt wird. Letzte- res kann im Einzelfall erhebliche Kostenfolgen mit sich bringen, was aus den - 10 - genannten Gründen nicht mehr mit Billigkeitserwägungen zu rechtfertigen wäre. 2. Als Unterlegene trägt die Beschwerdegegnerin die Kosten des Beschwerde- verfahrens, § 18 Abs. 2 S. 2 GebrMG i. V. m. §§ 84 Abs. 2 S. 2 PatG, 91 Abs. 1 ZPO. Bei der nunmehr zu treffenden Kostenentscheidung für das Löschungs- verfahren im ersten Rechtszug wird das Deutsche Patent- und Markenamt somit das Ausmaß der beschränkten Verteidigung und damit das Ausmaß des jeweiligen Obsiegens zu berücksichtigen haben. Müllner Baumgärtner Eisenrauch Pr