24 W (pat) 47/08

BPatG 154 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 24 W (pat) 47/08 _______________ (Aktenzeichen) An Verkündungs Statt zugestellt am 19. Oktober 2009 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - betreffend die Marke 304 55 418 hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 7. Juli 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Viereck und Eisenrauch beschlossen: Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüs- se der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Juli 2006 und vom 28. November 2007 auf- gehoben. Die Marke 304 55 418 wird wegen des Widerspruchs aus der Marke DD 647 389 gelöscht. G r ü n d e I. Gegen die am 27. September 2004 angemeldete und am 22. November 2004 für die Waren und Dienstleistungen "09: Computerprogramme; 42: Erstellen von Computerprogrammen für Kommunen, Altenheime und Krankenhäuser" registrierte Marke 304 55 418 MEKOSOFT - 3 - ist aus der älteren Marke DD 647 389 (angemeldet am 23. April 1990 und einge- tragen am 10. Dezember 1990) mecos Widerspruch erhoben worden. Die Widerspruchsmarke genießt u. a. für folgende Waren und Dienstleistungen Schutz: "09: Programme für Datenverarbeitungsanlagen, auf Datenträgern gespeichert; Computer und deren Teile; 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung". Der Widerspruch ist auf die vorgenannten Waren/Dienstleistungen gestützt und richtet sich gegen alle Waren/Dienstleistungen der jüngeren Marke. Seitens der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts ist der Widerspruch in einem ersten Beschluss vom 20. Juli 2006 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen worden. In ihrer jeweiligen Gesamtheit seien sich die Vergleichszeichen weder klanglich noch schriftbildlich ähnlich. Mit einer Abspaltung von "SOFT" sei auf dem vorlie- genden Warengebiet nicht zu rechnen. Mangels Vorhandenseins einer Zeichen- serie der Widersprechenden bestehe auch keine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen In-Verbindung-Bringens. Auch eine mittelbar be- griffliche Verwechslungsgefahr scheide aus, da keine Ähnlichkeit im Sinngehalt er- kennbar sei. Die Erinnerung der Widersprechenden ist durch Beschluss der Markenstelle vom 28. November 2007 zurückgewiesen worden. - 4 - Trotz Waren-/Dienstleistungsidentität und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke würden die (hohen) Anforderungen an den Marken- abstand zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr eingehalten. Im Ganzen er- gäben sich deutliche Unterschiede der Vergleichsmarken in Wortlänge, Silbenzahl und -gliederung sowie Vokalfolge. Ein isoliertes Gegenüberstellen des Bestand- teils "MEKO" der jüngeren Marke komme aus Rechtsgründen nicht in Betracht. Als einteiliges Zeichen sei die jüngere Marke grundsätzlich nur in der Gesamtheit zu würdigen. Der Fall einer - ohnehin nur ausnahmsweise zulässigen - Abspaltung des Bestandteils "SOFT" sei nicht gegeben (Hinweis auf die Marke "Microsoft"). Für die Annahme mittelbarer Verwechslungsgefahr fehle es an einem identischen oder wesensgleichen Stammbestandteil. Die Widersprechende verfüge über keine Zeichenserie. Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie trägt zur Begründung vor, die jeweiligen Waren und Dienstleistungen seien identisch. Die jüngere Marke werde bei üblicher Aussprache in zwei Wortbestand- teile unterteilt, nämlich in den allein prägenden Anfangsteil "MEKO" und die rein beschreibende Endung "SOFT" als übliche Abkürzung für "Software". Der Ver- braucher nehme die Vergleichszeichen nicht zeitgleich wahr, sondern zeitlich ge- stuft, was eine versetzte gedankliche Gegenüberstellung zur Folge habe. Er setze die wesentlichen Merkmale der Widerspruchsmarke gedanklich in Beziehung zur jüngeren Marke und schließe auf diese Weise auf eine gleiche betriebliche Her- kunft. Die Verbraucher würden in der jüngeren Marke den Kern "MEKO(S)" er- kennen, der ihnen von früher her bekannt sei. Somit liege bereits unmittelbare (klangliche) Verwechslungsgefahr vor, zumindest aber mittelbare. Es müsse von einer Übernahme/Usurpation der älteren Widerspruchsmarke ausgegangen wer- den. Den Schriftsätzen der Widersprechenden waren Anlagen, u. a. zu früheren zivil- gerichtlichen Auseinandersetzungen der Beteiligten vor dem L… und dem - 5 - O… in H…, zu anderen nach Ansicht der Widersprechenden vergleichbaren Entscheidungen des Bundespatentgerichts und des Harmonisie- rungsamts für den Binnenmarkt sowie zum Beleg der tatsächlichen Verwendung der Widerspruchsmarke beigefügt. Die Widersprechende beantragt (sinngemäß), die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Pa- tent- und Markenamts vom 20. Juli 2006 sowie vom 28. November 2007 aufzuheben und die Löschung der Marke 304 55 418 anzuordnen. Der Markeninhaber beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Er verteidigt die ergangenen Beschlüsse der Markenstelle. Entgegen der An- nahme der Widersprechenden liege keine Waren- und Dienstleistungsidentität vor. Die jüngere Marke sei - anders als die Widerspruchsmarke - für das Spezialgebiet der Computerprogramme für Kommunen, Altenheime und Krankenhäuser be- stimmt. Mithin würden hier ausschließlich Fachleute angesprochen, deren Auf- merksamkeit generell erhöht sei. Die tatsächlichen Dienstleistungsangebote des Markeninhabers und der Widersprechenden seien unterschiedlich (was im einzel- nen dargelegt wird). Es sei nicht damit zu rechnen, dass die jüngere Marke, unter Abspaltung der Endung "SOFT", nur auf "MEKO" verkürzt werde. Er - der Marken- inhaber - habe auf Anregung des Landgerichts Hamburg, gerade um sich von der Widerspruchsmarke hinreichend abzusetzen, die Marke "MEKOSOFT" gebildet. Deren Sinngehalt (abgeleitet von Material Einkauf KOmmunale SOFTware) sei völlig verschieden von dem der Widerspruchsmarke "mecos" (abgeleitet von mecklenburger computer systeme). - 6 - In der mündlichen Verhandlung am 7. Juli 2009 hat der Senat die Zustellung einer Entscheidung an Verkündungs Statt beschlossen, um den Beteiligten eine ein- vernehmliche Beilegung des Rechtsstreits zu ermöglichen. Trotz Verlängerung der Frist ist aber eine Einigung nicht zustande gekommen. Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. II. Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg. Sie führt zur Aufhebung der ergangenen Beschlüsse der Markenstelle und zur Lö- schung der jüngeren Marke in vollem Umfang. 1. Die sich gegenüberstehenden Marken unterliegen - entgegen der Auffassung der Markenstelle - der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Ob Verwechslungsgefahr im Sinne dieser Vorschriften vorliegt, ist im Einzelfall unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Faktoren, insbesondere der Identität bzw. Ähnlichkeit der Wa- ren und Dienstleistungen, des Schutzumfangs der Widerspruchsmarke, des Grades der Ähnlichkeit der Zeichen sowie der Art der Waren und Dienst- leistungen und der bei der Auswahl und Auftragsvergabe zu erwartenden Aufmerksamkeit des beteiligten Verkehrs umfassend zu beurteilen (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 387, Nr. 22 - Sabèl/Puma; GRUR 2008, 343, Nr. 48 - BAINBRIDGE; BGH GRUR 2008, 903, Nr. 10 - SIERRA ANTIGUO; zur Wechselwirkung der genannten Einzelfaktoren s. auch Hacker in: Ströbe- le/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rdn. 32, 33). a) Maßgeblich für die Beurteilung der Waren-/Dienstleistungsgleichheit ist im vorliegenden Fall auf Seiten beider Marken jeweils die Fassung des Registers, da der Markeninhaber von der Möglichkeit der Erhebung der - 7 - (beiden) Einreden der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 Sätze 1 und 2 MarkenG keinen Gebrauch gemacht hat. Von daher kommt es auf die Ausführungen der Beteiligten (insbeson- dere des Markeninhabers) zur - angeblich unterschiedlichen - tatsächli- chen Verwendung der jeweiligen Marken nicht an (vgl. Hacker in: Strö- bele/Hacker, a. a. O. § 9 Rdn. 61). Insoweit unterscheidet sich das - stärker formalisierte - markenrechtliche Widerspruchsverfahren (ein- schließlich der Beschwerdeinstanz) vom Verletzungsprozess vor den Gerichten der allgemeinen Zivilgerichtsbarkeit. Die für die Vergleichsmarken jeweils registrierten Waren und Dienstleis- tungen in den Klassen 9 und 42 sind (weitgehend) identisch. Auf Da- tenträgern gespeicherte Programme für Datenverarbeitungsanlagen umfassen auch Computerprogramme. Entsprechendes gilt für das Er- stellen von Programmen für die Datenverarbeitung im Verhältnis zum Erstellen von Computerprogrammen. Die spezielle Zweckbestimmung der von der jüngeren Marke beanspruchten Dienstleistungen ("für Kommunen, Altenheime und Krankenhäuser") führt nicht zum Aus- schluss der Dienstleistungsidentität, da die unter den weiten Oberbegriff der Widerspruchsmarke fallenden Dienstleistungen des Erstellens von Programmen für die Datenverarbeitung ohne weiteres auch das Erstel- len von (Computer-)Programmen für Gemeinden, Altenheime und Klini- ken umfassen können. b) Die Kennzeichnungskraft und der durch diese mitbestimmte Schutz- umfang der Widerspruchsmarke liegen von Hause aus im durchschnitt- lichen Bereich. Dass der Marke "mecos" ein diese schwächender be- schreibender Anklang (im Hinblick auf die in der Firma der Wider- sprechenden enthaltene Bezeichnung "Mecklenburger Computer Syste- me") anhaften würde, ist für allgemeine Publikumskreise nicht ohne - 8 - weiteres ersichtlich. Andererseits fehlt es an Hinweisen auf eine durch umfangreiche Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft. c) Wegen der unterschiedlichen Wortlänge (drei gegen zwei Silben) und der nur in der jüngeren Marke enthaltenen Endsilbe "SOFT", die bei der Aufnahme und Benennung nicht vernachlässigt wird, besteht in der je- weiligen Gesamtheit beider Marken keine verwechslungsbegründende Ähnlichkeit, und zwar weder in schriftbildlicher noch in klanglicher Hin- sicht. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, Altern. 1 MarkenG) ist von daher nicht gegeben (wenngleich der Annah- me der Markenstelle, bei einer einteiligen Marke - wie hier der jünge- ren - komme bereits aus Rechtsgründen die isolierte Gegenüber- stellung eines Zeichenbestandteils nicht in Betracht, durch die neuere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs die Grundlage entzogen wor- den ist; vgl. BGH GRUR 2008, 905, Nr. 26 - Pantohexal; GRUR 2008, 909, Nr. 27 - Pantogast). Demgegenüber kann die der unmittelbaren Verwechslungsgefahr gleichgestellte Gefahr, dass die sich gegenüberstehenden Marken ge- danklich in Verbindung gebracht und unter diesem Aspekt verwechselt werden (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, Altern. 2 MarkenG vorliegend nicht mit der gebotenen Sicherheit ausgeschlossen werden. Diese Art von Ver- wechslungsgefahr hat zur Voraussetzung, dass der Verkehr die Unter- schiede beider Marken zwar wahrnimmt, jedoch aufgrund von Gemein- samkeiten (in der Zeichenbildung oder in prägenden Einzelelementen) Anlass hat, die angegriffene Marke (fälschlich) der Inhaberin der Wider- spruchsmarke zuzuordnen oder auf sonstige wirtschaftliche bzw. or- ganisatorische Verbindungen zwischen den Markeninhabern, vor allem im Sinne einer gemeinsamen Produktverantwortung, zu schließen (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 374 ff., 396 ff., 400). - 9 - Über eine Zeichenserie - wobei insoweit ohnehin nur registrierte und benutzte Marken in Betracht kommen (vgl. EuGH GRUR 2008, 343, Nr. 64 - BAINBRIDGE) -, in die sich die jüngere Marke zwanglos ein- fügen würde, verfügt die Widersprechende ersichtlich nicht. Dass sie - ihrer Behauptung nach - die Widerspruchsmarke mit beschreibenden Zusätzen tatsächlich verwendet, genügt insoweit nicht. Indessen ist das Vorhandensein einer Zeichenserie nicht zwingende Voraussetzung für die Annahme einer Verwechslungsgefahr durch ge- dankliches Inverbindungbringen. Unter diese Art der Verwechslungs- gefahr fallen nämlich auch andere Fallgestaltungen, wie etwa die Ver- wechslungsgefahr im weiteren Sinn (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 396) oder die - hier anzunehmende - Konstellation, dass die jüngere Marke aufgrund gemeinsamer Wortteile und in An- betracht der Wortbildung den Eindruck einer Spezifizierung der älteren Widerspruchsmarke hervorruft (Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 400). Denn dem als solchen ohne weiteres kennzeichnungskräftigen Ein- gangsbestandteil "MEKO" - dass hierin die Kurzform von "Material Ein- kauf Kommunale ..." liegen soll, erschließt sich dem Verkehr (ohne ent- sprechende, dem maßgeblichen Registereintrag jedoch nicht zu ent- nehmende Aufklärung) in keiner Weise - folgt in der jüngeren Marke die als solche kennzeichnungsunfähige Endung "SOFT", die gerade im Zusammenhang mit den vorliegend beanspruchten Waren und Dienst- leistungen sofort als werblich-beschreibende Kurzform für "Software" verstanden wird (vgl. BPatG, Beschluss vom 13. 11. 2007, 33 W (pat) 114/05 - veritasoft/VERITAS, S. 15 des Umdrucks). Es liegt daher nahe, dass der Verkehr in der jüngeren Marke nur eine weitere, in besonderem Maße softwareorientierte Variante von Produkten und Angeboten der Widersprechenden sehen wird. Die Schreibweise von - 10 - "MEKO" (mit "K" anstatt mit "c" wie in "mecos") verhindert diese An- nahme nicht; da der Lautwert derselbe ist, wird in diesem Wechsel lediglich eine Modernisierung des Schriftbildes gesehen, der als solcher die Eignung fehlt, der Zuordnung der jeweiligen Marken zu ein und demselben Geschäftsbetrieb (bzw. zu wirtschaftlich und organisatorisch verbundenen Betrieben) entgegenzuwirken. Gleiches gilt für den Um- stand, dass in "MEKOSOFT" der Mittelbuchstabe "S" nur einmal vor- handen ist. Eine Schreibweise "MEKOSSOFT" (oder "mecossoft") wäre deutlich weniger attraktiv und nötigte den Leser zu einer weniger flüssi- gen Aussprache. d) Dass Zielgruppe der jüngeren Marke - jedenfalls soweit es um die Dienstleistungen in Klasse 42 geht; das Verzeichnis der Waren in Klasse 9 enthält keine entsprechende Einschränkung - der Fachverkehr (Gemeinden, Betreiber von Altenheimen und Krankenhäusern bzw. dort für den EDV-Einsatz verantwortliches Personal) ist, vermag sich vor- liegend nicht verwechslungsmindernd auszuwirken. Zwar ist der Hin- weis des Markeninhabers, Fachleute würden Marken mit größerer Auf- merksamkeit begegnen als allgemeine Verkehrskreise, grundsätzlich zutreffend. Dieser Umstand führt aber nur dazu, dass Fachkreise die Unterschiede von Marken leichter wahrnehmen, mithin nicht vorschnell der Gefahr unmittelbarer Verwechslungen (bei der die eine Marke für die andere gehalten wird) erliegen. Soweit es dagegen - wie im vor- liegenden Fall - um die Gefahr der Verwechslung infolge gedanklichen In-Verbindung-Bringens (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, Altern. 2 MarkenG) geht, gilt eher der Erfahrungssatz, dass derjenige, der sich gedanklich auf die jeweiligen - als unterschiedlich erkannten - Marken einlässt, Zusam- menhänge erkennt bzw. herstellt, die für den (flüchtigen) Betrachter oder Hörer nicht ohne weiteres auf der Hand liegen. Bezogen auf den hier zu entscheidenden Fall bedeutet dies, dass gerade der - in ge- steigertem Maße aufmerksame - Fachverkehr geneigt sein wird, in "ME- - 11 - KOSOFT" eine Abwandlung bzw. Spezifizierung (wie oben unter c) dar- gestellt) der älteren Marke "mecos" zu sehen und deshalb beide Mar- ken ein und demselben Geschäftsbetrieb zuzuordnen. Die Beschlüsse der Markenstelle können deshalb keinen Bestand ha- ben. Die angegriffene Marke ist wegen des Widerspruchs aus der Mar- ke DD 647 389 zu löschen. 2. Für die Auferlegung von Verfahrenskosten (gem. § 71 Abs. 1 MarkenG) be- steht kein Anlass. Prof. Dr. Hacker Eisenrauch Viereck Hu