29 W (pat) 73/08

BPatG 152 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 29 W (pat) 73/08 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Markenanmeldung 307 78 307.3 - 2 - hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. Juni 2009 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Kopacek sowie des Richters Dr. Kortbein beschlossen: 1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Mai 2008 wird aufgehoben. 2. Der Erinnerungsbeschluss des Deutschen Patent- und Mar- kenamts vom 20. August 2008 wird insoweit aufgehoben, als die Anmeldung zurückgewiesen worden ist. 3. Das Verfahren wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen. 4. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen. G r ü n d e I. Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 30. November 2007 die Wort- marke SUPERgirl für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden: Klasse 16: Druckereierzeugnisse, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Buchbindeartikel, Poster, Aufkle- - 3 - ber (Papeteriewaren), Kalender; Schilder und Archi- tekturmodelle aus Papier und Pappe; Fotografien und Lichtbilderzeugnisse; Papier und Pappe, soweit in Klasse 16 enthalten; Schreibwaren und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Klasse 35: Werbung, insbesondere Fernsehwerbung, Onlinewer- bung in einem Computernetzwerk, Rundfunkwerbung, Versandwerbung, Plakatanschlagwerbung, Print- und Internetwerbung; Werbung über Mobilfunknetze; Wer- bung durch Handy-TV; Dienstleistungen einer Werbe- agentur; Vermietung von Werbeflächen im Internet; Marketing, auch für Dritte in digitalen Netzen (Webvertising); Marktforschung und -analyse; Wer- bung im Internet für Dritte; Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen, Marketing; Telemarketing; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Me- dien; Verteilen von Waren zu Werbezwecken; Ver- kaufsförderung (Sales Promotion), Öffentlichkeits- arbeit; Dienstleistungen einer PR-Agentur; Durchfüh- rung von Werbeveranstaltungen; Dienstleistungen einer Multimediaagentur, nämlich Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Veranstaltung von Messen zu gewerb- lichen oder zu Werbezwecken; Geschäftsführung für andere; Beratung in Bezug auf Werbung und Marke- ting, insbesondere Entwicklung von Geschäftskonzep- ten; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, insbesondere Entwicklung von Ge- - 4 - schäftskonzepten; Beratung in Fragen der Geschäfts- führung; betriebswirtschaftliche Beratung; Unterneh- mensberatung; Hilfe bei der Führung von gewerbli- chen oder Handelsbetrieben; Vermittlung von Han- dels- und Wirtschaftskontakten, auch über das In- ternet; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über die Erbringung von Dienstleistungen; Vermittlung von Ver- trägen für Dritte, über den An- und Verkauf von Wa- ren; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, auch im Rahmen von e-commerce; Dienstleistungen einer Merchandising-Agentur, soweit in Klasse 35 ent- halten; Klasse 41: Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereier- zeugnissen (ausgenommen für Werbezwecke), insbe- sondere von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern, so- wie von Lehr- und Informationsmaterial, jeweils ein- schließlich gespeicherter Ton- und Bildinformationen, auch in elektronischer Form und auch im Internet; Online-Publikationen, insbesondere von elektroni- schen Büchern und Zeitschriften (nicht herunterlad- bar); Dienstleistungen eines Ton- und Fernsehstudios, nämlich Produktion von Ton- und Bildaufzeichnungen auf Ton- und Bildträgern; Vorführung und Vermietung von Ton- und Bildaufzeichnungen; Produktion von Fernseh- und Rundfunksendungen; Zusammenstellen von Fernseh- und Rundfunkprogrammen; Unterhal- tung, insbesondere Rundfunk- und Fernsehunter- haltung; Durchführung von Unterhaltungsveranstal- tungen, kulturellen und sportlichen Live-Events, Schu- lungsveranstaltungen, Bildungsveranstaltungen sowie - 5 - kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, soweit in Klasse 41 enthalten; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen, Konzerten und Symposien; Veranstaltung von Ausstellungen für kul- turelle Zwecke; Veranstaltung von Unterhaltungs- shows; Unterhaltung durch IP-TV; Durchführung von Spielen im Internet. Mit Beschluss vom 22. Mai 2008 hat das Deutsche Patent- und Markenamt die Anmeldung mit einer pauschalierten Begründung zurückgewiesen, nachdem die Beschwerdeführerin zu dem Beanstandungsschreiben vom 10. März 2008 keine Stellungnahme abgegeben hatte. Dagegen hat diese Erinnerung eingelegt und zur Begründung ausgeführt, dass für eine Zurückweisung ein lediglich mittelbarer Sachbezug des angemeldeten Zeichens, der sich erst bei analysierender Betrachtung und unter Zugrundelegung weiterer Gedankenschritte erschließe, nicht ausreiche. Die Bezeichnung "SUPERgirl" beschreibe die angemeldeten Wa- ren und Dienstleistungen nicht unmittelbar und sei zudem mehrdeutig. Die Schutzfähigkeit werde auch durch die unterschiedliche Schreibweise der Zeichen- bestandteile begründet, da die vorliegende Kombination von Groß- und Klein- schreibung praxisfern und nicht branchenüblich sei. Bei dem angemeldeten Zei- chen handele es sich um eine ungewöhnliche Gesamtbezeichnung, die von einer Sachangabe auf Grund ihrer Wortstruktur und Semantik abweiche. Es sei un- zulässig, alle Ausdrücke, die irgendwie thematische Bezüge zu Medienprodukten aufweisen könnten, als schutzunfähig anzusehen. So seien u. a. bereits die Mar- ken 303 28 687 ("essen & trinken jedenTag"), 398 48 834 ("mein schöner Garten") oder 307 45 400 ("gartenspaß") sowie die sprechenden Marken 307 08 198 ("Die reinste Freude am Leben"), 305 44 827 ("Natürlich sind Sie schön") und 307 28 365 ("Das freundliche Versicherungsbüro") eingetragen worden. Darüber hinaus seien ausweislich der von ihr vorgelegten Auszüge im nationalen, euro- päischen und internationalen Markenregister mehrere hundert Marken mit dem Wortbestandteil "SUPER" eingetragen. Des Weiteren hat die Beschwerdeführerin - 6 - geltend gemacht, dass vom Bundespatentgericht das Zeichen "Super Post" (32 W (pat) 196/04) und vom Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt das Zei- chen "SUPERFUND" (GM 002 271 286) für schutzfähig erachtet worden seien. Schließlich trägt die Beschwerdeführerin vor, dass das angemeldete Zeichen kein Freizeichen gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sei. Mit Erinnerungsbeschluss vom 20. August 2008 hat die Markenstelle für Klasse 16 den Beschluss vom 22. Mai 2008 teilweise aufgehoben und die Zurückweisung der Anmeldung für folgende Waren und Dienstleistungen bestätigt: Klasse 16: Druckereierzeugnisse, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Poster, Aufkleber (Papeteriewa- ren), Kalender; Schilder aus Papier und Pappe; Fo- tografien und Lichtbilderzeugnisse; Lehr- und Unter- richtsmittel (ausgenommen Apparate); Klasse 35: Werbung, insbesondere Fernsehwerbung, Onlinewer- bung in einem Computernetzwerk, Rundfunkwerbung, Versandwerbung, Plakatanschlagwerbung, Print- und Internetwerbung; Werbung über Mobilfunknetze; Wer- bung durch Handy-TV; Dienstleistungen einer Werbe- agentur; Vermietung von Werbeflächen im Internet; Marketing, auch für Dritte in digitalen Netzen (Webver- tising); Marktforschung und -analyse; Werbung im In- ternet für Dritte; Planung und Gestaltung von Werbe- maßnahmen, Marketing; Telemarketing; Verteilen von Waren zu Werbezwecken; Verkauförderung (Sales Promotion); Öffentlichkeitsarbeit; Dienstleistungen einer PR-Agentur; Durchführung von Werbeveranstal- tungen; Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Veranstaltung - 7 - von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken; Beratung in Bezug auf Werbung und Marketing, insbe- sondere Entwicklung von Geschäftskonzepten; Dienstleistungen einer Merchandising-Agentur, soweit in Klasse 35 enthalten; Klasse 41: Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereier- zeugnissen (ausgenommen für Werbezwecke), ins- besondere von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern, sowie von Lehr- und Informationsmaterial, jeweils ein- schließlich gespeicherter Ton- und Bildinformationen, auch in elektronischer Form und auch im Internet; On- line-Publikationen, insbesondere von elektronischen Büchern und Zeitschriften (nicht herunterladbar); Dienstleistungen eines Ton- und Fernsehstudios, nämlich Produktion von Ton- und Bildaufzeichnungen auf Ton- und Bildträgern; Vorführung und Vermietung von Ton- und Bildaufzeichnungen; Produktion von Fernseh- und Rundfunksendungen; Zusammenstellen von Fernseh- und Rundfunkprogrammen; Unterhal- tung, insbesondere Rundfunk- und Fernsehunterhal- tung; Durchführung von Unterhaltungsveranstaltun- gen, kulturellen und sportlichen Live-Events, Schu- lungsveranstaltungen, Bildungsveranstaltungen sowie kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, soweit in Klasse 41 enthalten; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen, Konzerten und Symposien; Veranstaltung von Ausstellungen für kul- turelle Zwecke; Veranstaltung von Unterhaltungs- shows; Unterhaltung durch IP-TV; Durchführung von Spielen im Internet. - 8 - Sie hat ihre Entscheidung damit begründet, dass insoweit dem angemeldeten Zei- chen gemäß §§ 37 Abs. 1 und 5, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG die notwendige Unter- scheidungskraft fehle. Mit dem Zeichenbestandteil "SUPER" werde etwas Aus- gezeichnetes bzw. Hervorragendes bezeichnet, während das englischsprachige, in die deutsche Sprache bereits Eingang gefundene Element "girl" im Sinne von Mädchen verstanden werde. Insofern komme dem angemeldeten Gesamtbegriff die Bedeutung einer besonders weiblich wirkenden jungen Frau zu. Er werde vielfach verwendet und reihe sich in die Folge vergleichbar gebildeter Verbindun- gen wie "Powergirl" oder "Klassegirl" ein. Damit vermittle das angemeldete Zei- chen nur die Aussage, dass die verfahrensgegenständlichen Waren und Dienst- leistungen Supergirls zum Inhalt hätten oder sich an solche junge Frauen wenden würden. Auf einen etwaigen Werktitelschutz komme es hierbei nicht an, da die an ihn zu stellenden Anforderungen niedriger seien. Bei "SUPERgirl" handele es sich auch nicht um ein Wortzeichen, das nach Art eines Phantasietitels gebildet sei. Selbst wenn darunter eine Fülle von Themen abgehandelt werden könnten, so begründe diese Unschärfe und Mehrdeutigkeit nicht seine Herkunftsfunktion. Dies gelte auch für die Schreibweise, die eine einfache, werbeübliche und den be- schreibenden Aussagegehalt nicht verändernde Gestaltung sei. Die von der Be- schwerdeführerin angeführten Voreintragungen könnten zu keiner anderen Ent- scheidung führen, da sie weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleich- heitssatz zu einer Selbstbindung der über die Eintragung zu entscheidenden Stel- len führen würden. Dagegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt, mit der sie sinngemäß be- antragt, den Beschluss vom 22. Mai 2008 und den Beschluss vom 20. August 2008 insoweit aufzuheben, als die Anmeldung zurück- gewiesen worden ist, sowie das gegenständliche Zeichen für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen einzutragen. - 9 - Zur Begründung verweist sie auf das Vorbringen gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt. II. 1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 waren unter Zurückverwei- sung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt aufzuheben, so- weit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist. Sie entsprechen nicht den Vorgaben des Beschlusses des Gerichtshofs der Europäischen Gemein- schaften vom 12. Februar 2009 betreffend die verbundenen Rechtssachen C-39/08 (Wort-/Bildmarken Volks.Handy, Volks.Camcorder und Volks.Kredit) und C-43/08 (Wortmarke SCHWABENPOST). Darin hat er in Rdnr. 17 fest- gestellt, dass zwar keine Bindungswirkung von Vorentscheidungen besteht. Jedoch muss eine nationale Behörde bei der Prüfung einer Anmeldung die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen früheren Entscheidungen berück- sichtigen und dabei besonderes Augenmerk auf die Frage richten, ob im glei- chen Sinne zu entscheiden ist oder nicht. Daraus folgt, dass unter Berück- sichtigung des allgemeinen rechtsstaatlichen, in jeder Verfahrensordnung - gleich ob Gerichts- oder Verwaltungsverfahren - geltenden Gebots, dem je- weiligen Adressaten einer ihn belastenden Entscheidung auch die wesent- lichen Gründe, die die Entscheidung tragen und für sie kausal sind, mitzu- teilen sind. Dieser Grundsatz gilt gemäß § 61 Abs. 1 S. 1 MarkenG auch für das Markeneintragungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Marken- amt. Es besteht also nicht nur die Verpflichtung zur Einbeziehung von Vor- entscheidungen in die Entscheidungsfindung als solche, sondern diese Über- legungen müssen für den Adressaten auch erkennbar sein. Dazu bedarf es entsprechender Ausführungen in der die Anmeldung zurückweisenden Ent- scheidung. a) Dies bedingt eine Pflicht zum Vergleich des angemeldeten mit den ein- getragenen vergleichbaren Zeichen. Diesen vom Gerichtshof geforder- - 10 - ten Vergleich muss das Deutsche Patent- und Markenamt als zuständi- ge nationale Behörde anstellen und gegebenenfalls die Gründe für eine differenzierte Beurteilung angeben oder aber, wenn es die Voreintra- gungen für rechtswidrig hält, dies zum Ausdruck bringen. Denn nur unter dieser Voraussetzung ist der Forderung des Gerichtshofs in Rdnr. 18, dass "der Gleichbehandlungsgrundsatz in Einklang gebracht wer- den [muss] mit dem Gebot rechtmäßigen Handelns", Genüge getan. Dies entspricht im Übrigen auch der von der Europäischen Kommission in ihrer Stellungnahme von 13. Juni 2008 in Rdnr. 21 vertretenen An- sicht, dass das Gericht "unter dem Gesichtspunkt der Begründungs- pflicht und nicht unter demjenigen des allgemeinen Gleichheitsgrund- satzes dazu verpflichtet ist, konkreten Hinweisen auf eine wettbewerbs- verzerrende Ungleichbehandlung nachzugehen und dabei Vorentschei- dungen der Behörde in gleich gelagerten Fällen in die Prüfung einzu- beziehen oder gegebenenfalls das Verbot einer festgestellten wettbe- werbsverzerrenden Diskriminierung zu berücksichtigen" hat. b) Die hier angefochtenen Beschlüsse des Deutschen Patent- und Mar- kenamts enthalten keine derartige Begründung. Der Beschluss vom 20. August 2008 geht auf die im Rahmen des Erinnerungsverfahrens von der Beschwerdeführerin erstmals geltend gemachten nationalen Voreintragungen der eigenen Marken 290 03 56 - SUPER ILLU und 307 48 711 - SUPERillu sowie der Marken von Wettbewerbern, wie bei- spielsweise 396 33 383 - SUPER TV, 304 27 410 - Super Spaß oder 399 50 864 - Super Dog, nicht ein. Insoweit liegt ein wesentlicher Ver- fahrensfehler vor, weshalb der Senat sein ihm nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG eingeräumtes Ermessen dahingehend ausübt, dass er das Verfahren zur vergleichenden Würdigung der Vorentscheidungen in materiell-rechtlicher Hinsicht entsprechend Rdnr. 17 der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 12. Februar 2009 und zur Nachholung der Begründung gemäß § 61 - 11 - Abs. 1 S. 1 MarkenG zurückverweist. Dies gilt vor allem unter dem As- pekt, dass das Amt als zuständige Behörde die Frage der Vergleichbar- keit der Voreintragungen bislang noch nicht geprüft hat, ihm aber als gesetzesvollziehende Gewalt hier das erste Prüfungsrecht zukommt. Dabei spielt der Gedanke des Instanzgewinns bzw. -verlusts keine Rol- le, da es sich im Verhältnis zwischen Deutschem Patent- und Marken- amt und Bundespatentgericht nicht um Instanzen, sondern um Exeku- tive und Judikative als grundsätzlich verschiedene Gewalten im Sinne der Gewaltenteilung handelt. Dem Deutschen Patent- und Markenamt ist die Vergleichsüberprüfung im Hinblick auf die von ihm selbst eingetragenen Marken auch möglich, da es "in dieser Hinsicht über Informationen verfügt" (vgl. EuGH, a. a. O., Rdnr. 17). Denn das neue, im Mai 2006 in Betrieb genommene Datenverarbeitungssystem des Amtes dient u. a. der "Harmonisierung der Prüfungs- und Entscheidungspraxis" (vgl. Jahresbericht DPMA 2006, S. 20). c) Es darf hierbei jedoch nicht die Mitwirkungspflicht der Beschwerdefüh- rerin übersehen werden, handelt es sich doch bei der Entscheidung über die Registrierbarkeit eines Zeichens um einen mitwirkungsbedürf- tigen Verwaltungsakt. Die für das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt geltende Amtsermittlungspflicht hat ihre Grenze im Maß des Zumutbaren. Das Amt muss nicht jeder noch so geringfügigen Ähnlichkeit nachgehen. Die immanente Einschränkung der Amtser- mittlung liegt nämlich in der materiellen Mitwirkungslast der Beschwer- deführerin in Bezug auf Tatsachen, die für ihren Anspruch auf Eintra- gung sprechen (vgl. Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, Band 1 Markenverfahrensrecht, Rdnr. 232; Kopp/Ramsauer, VerwVerfG, 9. Auflage, § 24, Rdnr. 42). Auch sie muss in ihrem Vortrag auf entsprechende Vorentscheidungen hinweisen und diese unter Nen- - 12 - nung der entsprechenden Waren und Dienstleistungen belegen. Die Beschwerdeführerin hat dabei zu berücksichtigen, dass nicht jede ir- gendwie geartete Vorentscheidung heranzuziehen ist, sondern der Ver- gleich mit Vorentscheidungen nur dann vernünftigerweise vom Amt an- gestellt werden kann, wenn sich nicht ohne weiteres und sofort die Unterschiedlichkeit der Zeichen ergibt, und zwar - dies sei hervorge- hoben - auf Grund der jeweils eingetragenen Waren und Dienstleistun- gen sowie des Zeitpunkts der Eintragung. Die Beschwerdeführerin hat daher bei der Aufklärung des Sachverhalts, insbesondere hinsichtlich der Existenz vergleichbarer Voreintragungen und Zurückweisungen ein- schließlich gerichtlicher Vorentscheidungen, mitzuwirken und ihren diesbezüglichen Sachvortrag entsprechend zu substantiieren (vgl. BPatG 29 W (pat) 49/07 - Traunsteiner Anzeigen-Kurier). Dieser Mitwirkungspflicht muss in einem möglichst frühen Stadium des Verfahrens vor der Markenstelle nachgekommen werden. In der Regel ist folglich bereits in der Erwiderung auf das Schreiben, mit dem erst- mals die mangelnde Schutzfähigkeit des Zeichens beanstandet wird, auf Voreintragungen und Zurückweisungen hinzuweisen. Wird von dem Anmelder nichts vorgetragen und sind für das Amt auch keine einschlä- gigen Vorentscheidungen ersichtlich, so ist der vom Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften geforderten Begründungspflicht Genüge getan, wenn es diesen Umstand darlegt. Dieser Mitwirkungspflicht ist die Beschwerdeführerin bisher nur sehr un- vollständig nachgekommen, so dass auch aus diesem Grund die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen war. Die von ihr vorgelegten 54 Seiten umfassenden Listen aus DPINFO mit Marken mit dem Bestandteil "SUPER" lassen nicht erkennen, ob diese mit vorliegendem Zeichen vergleichbar sind. Zum einen sind die einge- tragenen Waren und Dienstleistungen nicht genannt. Auch geht aus - 13 - ihnen nicht hervor, ob es sich um Wort- oder Bildmarken handelt, zumal bei letztgenannten nur die Wortbestandteile wiedergegeben sind. Zum anderen fehlt eine konkrete Auswertung der Beschwerdeführerin, so dass offen bleibt, welche der aufgeführten Marken dem angemeldeten Zeichen entsprechen sollen. Insofern ist ihr Vortrag nicht ausreichend substantiiert. Darüber hinaus ist sie auf Zurückweisungen vergleich- barer Zeichen nicht eingegangen. Im Übrigen sind die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Entscheidungen des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt und der Weltorganisation für Geistiges Eigentum in die Überlegungen nicht einzubeziehen, da sich der Vergleich auf die vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgenommenen Eintragungen und Zurückweisungen beschränkt. d) Hier liegt die Begründungspflicht des Deutschen Patent- und Marken- amts darin, die Differenzierung darzulegen und ggf. rechtswidrige Ein- tragungen als solche erkennbar zu machen. Dabei sind allerdings Veränderungen der Wahrnehmungsgewohnheiten des Publikums über einen länger zusammenhängenden Zeitraum mit einzubeziehen, die zu einer anderen Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens führen können (vgl. BGH I ZB 48/08, Beschluss vom 4. Dezember 2008 - Willkommen im Leben). Eine neue Beurteilung kann auch wegen der Änderung der Rechtsprechung oder der generellen Eintragungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts geboten sein. Ob die Be- schwerdeführerin ein Löschungsverfahren nach §§ 50, 54 MarkenG in Bezug auf rechtswidrig eingetragene Marken einleitet, bleibt ihr über- lassen. Dem Amt ist es gesetzlich verwehrt, entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG vorgenommene Eintragungen von Amts wegen der Lö- schung zuzuführen. - 14 - 2. Die Rechtsbeschwerde wird zwecks Fortbildung des Rechts gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zugelassen. Grabrucker Kopacek Dr. Kortbein Hu