29 W (pat) 15/07

BPatG 152 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 29 W (pat) 15/07 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Markenanmeldung 306 46 518.3 hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) in der Sitzung vom 27. Mai 2009 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Kopacek und den Richter Dr. Kortbein - 2 - - 3 - beschlossen: 1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Dezember 2006 wird aufgehoben. 2. Das Verfahren wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen. I. Für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38 und 41 ist das Wortzeichen 306 46 518.3 Lust auf Genuss am 26. Juli 2006 zur Eintragung angemeldet worden. Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 13. Dezember 2006 zurückgewiesen. In der Be- gründung der Zurückweisung war stets die Wortfolge "Lust am Genuss" zugrunde gelegt worden. Diese sei nicht schutzfähig, da es sich um eine nicht unter- scheidungskräftige und freihaltebedürftige Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG handele. Die angesprochenen Verkehrskreise verstünden die grammati- kalisch korrekt gebildete, allgemein verständliche Wortverbindung ohne besonde- ren analytischen Aufwand dahingehend, dass die gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen der Freude am Genießen gewidmet seien. Damit komme der Zustand zum Ausdruck, dass man an etwas Gefallen finde, das einem Wohlbeha- gen bzw. ein gutes Gefühl bereite. Es liege ein anpreisender und werbender Hin- weis auf die besondere Beschaffenheit bzw. Bestimmung und nicht eine betriebs- - 4 - kennzeichnende Angabe vor. Dies gelte auch für den weit gefassten Oberbegriff der Dienstleistung "Geschäftsführung für andere", weil darunter auch Dienst- leistungen wie Bestellannahme und -abwicklung fielen. Auch Dienstleistungen ei- ner Multimedia-Agentur könnten sich inhaltlich mit der Vermittlung von "Lust am Genuss" befassen. Zudem sei die Wortfolge "Aus Lust am Genießen" durch das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (R 0369/04-2) zurückgewiesen worden. Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie weist darauf hin, dass die Markenstelle ihren Ausführungen wiederholt statt der angemeldeten Wortfolge "Lust auf Genuss" die Wortfolge "Lust am Genuss" zugrunde gelegt habe. Auch sei keine nachvollziehbare Differenzierung hinsichtlich der einzelnen Waren und Dienstleistungen getroffen worden (z. B. hinsichtlich Papier, Pappe, Büroartikel sowie Marktforschung). Das angemeldete Zeichen weise allenfalls einen mittelbar beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienst- leistungen auf. Bezüglich des Verweises auf die zurückgewiesene Marke "Aus Lust am Genießen" (HABM R 0369/04-2) sei festzustellen, dass beide Bezeich- nungen keine vergleichbaren Waren und Dienstleistungen beträfen. Die vorliegen- de Anmeldung beziehe sich nicht auf Nahrungsmittel, sondern überwiegend auf den Medienbereich. Auch sei die Wortfolge "Lust auf Genuss" vom Bedeutungsge- halt her weniger genau als "Lust am Genuss", sondern vielmehr vage und un- scharf. Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt habe die Wortmarke "Lust auf Genuss" für Fleisch- und Wurstprodukte eingetragen (Nr. 001806025). Im Verlauf des Beschwerdeverfahrens hat die Anmelderin auf zahlreiche Vorentscheidungen verwiesen. So seien zwar 39 Markenanmeldungen mit der Wortfolge "Lust auf" vom Deutschen Patent- und Markenamt zurückgewiesen worden. Darunter seien aber nur wenige, die dem gleichen Zeichenbildungsprinzip mit vergleichbaren Waren und Dienstleistungen unterliegen würden. Seit 1999 seien keine Marken mehr zurückgewiesen worden, die andere Elemente als Orts- bzw. Waren-, Dienstleistungs- oder Produktnamen enthalten hätten. Demgegen- über seien 82 Marken mit der Wortfolge "Lust auf" in verschiedensten Zusammen- - 5 - setzungen eingetragen worden, davon 18 Wortmarken, 59 Wort-Bild-Marken, die teilweise nur einfach gestaltete Bildbestandteile aufwiesen, so z. B. "Lust auf Holz", "Lust auf Krefeld", "Lust auf Vorpommern", "Lust auf Gemüse", "Lust auf Golf" etc. Die Anmelderin beantragt daher sinngemäß, den Beschluss der Markenstelle vom 13. Dezember 2006 aufzuheben. II. Auf die gemäß § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde der Anmelderin ist eine Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG auszusprechen. Dabei ist von folgenden Erwägungen aus- zugehen: 1. Die Markenstelle hat - obwohl im Rubrum des Beschlusses die tatsächlich angemeldete Marke "Lust auf Genuss" genannt ist - der nachfolgenden Be- gründung der Entscheidung nicht diese angemeldete Wortfolge zugrunde gelegt, sondern die Wortfolge "Lust am Genuss". Aufgrund dieses Umstands ist davon auszugehen, dass die Markenstelle die markenrechtliche Prüfung auf absolute Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 1 und 2 MarkenG nicht hin- sichtlich der tatsächlich angemeldeten Marke durchgeführt hat. Dies stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel dar und ist nachzuholen. Darüber hin- aus genügt die Markenstelle auch nicht der gemäß § 61 Abs. 1 Satz 1 Mar- kenG geforderten Begründungspflicht, da die tragenden Erwägungen der Zu- rückweisung nicht auf das angemeldete Zeichen bezogen sind. Der Anmel- der hat einen Anspruch auf Mitteilung der wesentlichen Gründe für eine Zu- rückweisung (§ 61 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Die dargelegten Umstände - 6 - rechtfertigen eine Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Marken- amt gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG. 2. Da die Anmelderin im Lauf des Beschwerdeverfahrens auf zahlreiche Vor- entscheidungen verwiesen hat, die wegen des Bestandteils "Lust auf" ihrer Anmeldung vergleichbar seien, wird die Markenstelle unter Berücksichtigung der Entscheidungen des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 12. Februar 2009 (C-43/08 - "Schwabenpost" und C-39/08 - "Volks- handy") diese in die erneute Prüfung der absoluten Schutzhindernisse im Rahmen einer vergleichenden Würdigung mit einbeziehen müssen. 2.1. Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hat in Rn. 17 seines Beschlusses festgestellt, dass eine nationale Behörde bei Prüfung einer An- meldung die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen früheren Entscheidun- gen berücksichtigen muss und dabei ein besonderes Augenmerk auf die Frage richten muss, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht - auch wenn insoweit keine Bindung an Vorentscheidungen besteht. Daraus folgt, dass unter dem Aspekt des allgemeinen rechtsstaatlichen Gebots, das in jeder Verfahrensordnung gilt - gleich ob Gerichts- oder Verwaltungsver- fahren -, dem jeweiligen Adressaten einer ihn belastenden Entscheidung auch die wesentlichen Gründe, die die Entscheidung tragen und für sie kau- sal sind, mitzuteilen sind. Dieser Grundsatz gilt gem. § 61 Abs. 1 S. 1 Mar- kenG auch für das Markeneintragungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt. Es besteht also nicht nur die Verpflichtung zur Einbeziehung von Vorentscheidungen in die Entscheidungsfindung als solche, sondern die- se Überlegungen müssen für den Adressaten auch erkennbar sein, was nur durch entsprechende Ausführungen in der die Anmeldung zurückweisenden Entscheidung erfolgen kann. 2.2. Dabei darf jedoch nicht die Mitwirkungspflicht des jeweiligen Anmelders übersehen werden, handelt es sich doch bei der Entscheidung über die - 7 - Registrierbarkeit eines Zeichens um einen mitwirkungsbedürftigen Verwal- tungsakt. Die für das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt geltende Amtsermittlungspflicht hat ihre Grenze im Maß des Zumutbaren. Das Amt muss nicht jeder noch so geringfügigen Ähnlichkeit nachgehen. Die immanente Einschränkung der Amtsermittlung liegt nämlich in der materiel- len Mitwirkungslast des Anmelders in Bezug auf Tatsachen, die für seinen Anspruch auf Eintragung sprechen (vgl. Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, Band 1 Markenverfahrensrecht, Rn. 232; Kopp/Ramsauer, VerwVfG, 9. Aufl., § 24 Rn. 42). Auch er muss in seinem Vortrag auf entspre- chende Vorentscheidungen hinweisen, so er sich auf Gleichbehandlung be- ruft, und sie belegen. Der Anmelder hat dabei zu berücksichtigen, dass nicht jede irgendwie geartete Vorentscheidung heranzuziehen ist, sondern der Vergleich mit Vorentscheidungen nur dann vernünftigerweise vom Amt ange- stellt werden kann, wenn sich nicht ohne weiteres und sofort die Unterschied- lichkeit der Zeichen ergibt und zwar - dies sei hervorgehoben - in Bezug auf die jeweils eingetragenen Waren und Dienstleistungen und zum Zeitpunkt der Eintragung. Der Anmelder hat daher bei der Aufklärung des Sachver- halts, insbesondere hinsichtlich der Existenz vergleichbarer Voreintragungen und Zurückweisungen - einschließlich gerichtlicher Vorentscheidungen - mit- zuwirken und seinen diesbezüglichen Sachvortrag entsprechend zu sub- stantiieren (vgl. BPatG 29 W (pat) 49/07 - Traunsteiner Anzeigen-Kurier). Dieser Mitwirkungspflicht ist die Anmelderin vorliegend - wenn auch erst im Beschwerdeverfahren - nachgekommen durch die Einreichung einer Auflis- tung von Anmeldungen mit den Bestandteilen "Lust auf", die im Auskunfts- system "DPINFO" des Deutschen Patent- und Markenamts recherchiert wur- den, sowie der Vorlage der zu den einzelnen Marken gehörenden Register- auszüge mit Markendarstellungen, aus denen sich die zur Beurteilung einer Vergleichbarkeit heranzuziehenden Kriterien wie Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, Anmelde- und Eintragungszeitpunkt, Bildelemente etc. er- sehen lassen. Im Rahmen der neuerlichen Prüfung der angemeldeten Marke - 8 - wird die Markenstelle daher diese geltend gemachten Vorentscheidungen zu berücksichtigen haben, wobei dem Spannungsverhältnis zwischen der Gleichbehandlung der Wettbewerber und dem Gebot rechtmäßigen Han- delns Rechnung zu tragen ist. Im Rahmen des Vergleichs der angemeldeten mit den eingetragenen vergleichbaren Marken, den das Deutsche Patent- und Markenamt als zuständige nationale Behörde anstellen muss, sind ge- gebenenfalls die Gründe für eine differenzierte Beurteilung anzugeben. Wenn es die Voreintragungen jedoch für rechtswidrig hält, ist dies ebenfalls zum Ausdruck zu bringen. Denn nur unter dieser Voraussetzung ist der Feststellung des Gerichtshofs in Rn. 18, dass "der Gleichbehandlungs- grundsatz in Einklang gebracht werden muss mit dem Gebot rechtstaatlichen Handelns" Genüge getan. Dies entspricht im Übrigen auch der von der Eu- ropäischen Kommission in ihrer Stellungnahme von 13. Juni 2008 in Rn. 21 vertretenen Ansicht, dass das Gericht "unter dem Gesichtspunkt der Begrün- dungspflicht und nicht unter demjenigen des allgemeinen Gleichheitsgrund- satzes dazu verpflichtet ist, konkreten Hinweisen auf eine wettbewerbsver- zerrende Ungleichbehandlung nachzugehen und dabei Vorentscheidungen der Behörde in gleich gelagerten Fällen in die Prüfung einzubeziehen oder gegebenenfalls das Verbot einer festgestellten wettbewerbsverzerrenden Diskriminierung zu berücksichtigen" hat. Grabrucker Kopacek Dr. Kortbein Hu