29 W (pat) 80/06

BPatG 152 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 29 W (pat) 80/06 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Markenanmeldung 305 53 686.9 - 2 - hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 1. April 2009 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Fink sowie des Richters Dr. Kortbein beschlossen: 1. Das Verfahren wird fortgesetzt. 2. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Mai 2006 wird aufgehoben. 3. Das Verfahren wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen. 4. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen. G r ü n d e I. Die Wort-/Bildmarke wurde am 6. September 2005 zur Eintragung in den Farben Rot, Schwarz, Weiß und Grau angemeldet für die Dienstleistungen der - 3 - Klasse 35: Merchandising; Online-Dienstleistungen eines E-Commerce-Ab- wicklers, nämlich Waren- und Dienstleistungspräsentation, Bestell- annahme, Lieferauftragsservice und Rechnungsabwicklung, auch im Rahmen von E-Commerce; Vermittlung von Handelsgeschäften für andere über Online-Shops; telefonische und/oder computeri- sierte Bestellannahme für Teleshopping-Angebote für Dritte; Ver- mittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet; Vermittlung von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren und/oder Dienstleistungen für Dritte; Vertretung wirtschaft- licher Interessen Dritter gegenüber politischen Entscheidungs- trägern und anderen Personen; Verkaufsförderung (Sales Promo- tion) (für Dritte); Durchführung von Auktionen und Versteige- rungen, auch im Internet; Werbung; Werbung in allen Medien, ein- schließlich Rundfunk-, Fernseh-, Kino-, Print-, Videotext-, Online- und Teletextwerbung; Verteilung von Werbematerial (Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben); Vorführung von Waren für Werbezwecke; Waren- und Dienstleistungspräsentationen; Ak- tualisierung von Werbematerial; Werbemittlung; Marketing (Ab- satzforschung); Marketing für Dritte in digitalen Netzen; Markt- forschung; Meinungsforschung; Öffentlichkeitsarbeit (Public Relati- ons); Organisation und Veranstaltung von Werbeveranstaltungen; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Sponsoring in Form von Werbung; organisatorisches Projektma- nagement im EDV-Bereich; Beschaffungsdienstleistungen für Drit- te (Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unter- nehmen); Franchising, nämlich Vermittlung von wirtschaftlichem Know-how; Verbraucherberatung; Facility management, nämlich Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien in betriebs- wirtschaftlicher Hinsicht; Facility management, nämlich Entwick- - 4 - lung von Werbe- und Marketingkonzepten sowie Werbung und Marketing für Immobilien; Klasse 36: Sparkassengeschäfte; Vermögensverwaltung; Versicherungswe- sen, Versicherungsberatung; Finanzwesen, Finanzberatung, Fi- nanzierungsberatung, Home Banking; Geldgeschäfte; Immobilien- wesen; Finanzanalysen; Erteilung von Finanzauskünften; finan- zielle Förderung und Sponsoring; finanzielle Schätzungen (Versi- cherungs-, Bank-, Grundstücksangelegenheiten); Finanzierungen; Vermittlung von finanziellem Know-How (Franchising); Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds; Vermögensverwaltung durch Treuhänder; Investmentgeschäfte; Kapitaltransfer (elektronisch); Kreditvermittlung; Leasing; Lebensversicherung; Telebanking; Vergabe von Darlehen; Verwahrung von Wertstücken in Safes; Klasse 38: Bereitstellung einer E-Commerce Plattform im Internet; Bereit- stellung von Internet-Portalen für Dritte; Telefondienste für eine Hotline oder Callcenter; Dienstleistungen eines Internet-Providers, nämlich Vermietung und Vermittlung von Zugriffszeiten zu Daten- netzen - insbesondere im Internet und/oder Intranet; Erbringen von Dienstleistungen in Verbindung mit Onlinediensten, nämlich Liefern von Nachrichten und Übermittlung von Informationen in Computernetzwerken, einschließlich On-Demand und anderen elektronischen Mediendiensten; Anbieten und Bereitstellen des Zugriffs von auf einer Datenbank gespeicherten Informationen, insbesondere auch vermittels interaktiv kommunizierender (Computer-)Systeme; Sammeln und Liefern von Nachrichten, auch elektronischer Art, sowie Bereitstellen des Zugriffs auf (TV/Radio)-Programmen im World Wide Web; Telekommunika- - 5 - tion, insbesondere datenverarbeitungsgestützte elektronische In- formations- und Kommunikationsdienste soweit in Klasse 38 ent- halten für offene und geschlossene Benutzerkreise; Ton-, Bild- und Datenübertragung durch Kabel, Satellit, Computer, Computer- Netzwerke, Telefon- und ISDN-Leitungen sowie jegliche weitere Übertragungsmedien, Ausstrahlen von Rundfunksendungen (Funk und Fernsehfunk). Auf die Beanstandung der Anmeldung wegen entgegenstehender absoluter Schutzhindernisse trug die Anmelderin vor, dass bereits eine Serie entsprechend gebildeter Marken für vergleichbare Waren und Dienstleistungen zu ihren Gunsten eingetragen sei. Mit Beschluss vom 12. Mai 2006 wies das Deutsche Patent- und Markenamt die Anmeldung wegen absoluter Schutzhindernisse zurück (§ 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG). Zu den geltend gemachten Vor- eintragungen wurde ohne nähere Begründung ausgeführt, dass die Eintragung identischer Bezeichnungen für identische Produkte keinen Anspruch auf Fehler- wiederholung gewähre. Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie trägt vor, dass das Deutsche Patent- und Markenamt über die im Anmeldeverfahren geltend gemachten Voreintragungen hinaus weitere Marken vor Erlass des ange- fochtenen Beschlusses eingetragen habe und weitere Marken nach diesem Zeit- punkt. Insgesamt sei damit eine Serie von 45 Marken zu ihren Gunsten einge- tragen, die in der Art der Markenbildung vollständig mit den verfahrensgegen- ständlichen Marken übereinstimmten. Ein sachlicher Grund für die Abweichung von dieser Eintragungspraxis sei nicht erkennbar, so dass sich die Zurückwei- sungen als willkürlich darstellten. Diese willkürliche Eintragungspraxis beeinträchti- ge sie in ihrer unternehmerischen Freiheit, denn ihr ganzes Geschäftsmodell sei auf die beanspruchte Markenserie gestützt, die sie im Verkehr intensiv benutze und auch gegenüber Wettbewerbern verteidige. - 6 - Der Senat hat mit Beschluss vom 13. Dezember 2006 dem Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts anheim gestellt, dem Verfahren beizutreten. Es bedürfe der Klärung, auf welchen Vorgaben die Eintragungspraxis des Amtes beruhe und aus welchen sachlichen Gründen die Markenstelle bei den verfahrens- gegenständlichen Anmeldungen von der durch die zahlreichen Voreintragungen begründeten Eintragungspraxis abgewichen sei. Der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts ist dem Beschwerde- verfahren beigetreten (§ 68 Abs. 2 MarkenG). In seiner Stellungnahme führt er im Wesentlichen aus, dass Voreintragungen identischer oder ähnlicher Marken nach ständiger nationaler und europäischer Rechtsprechung auch unter dem Gesichts- punkt einer möglichen Verletzung des Grundrechts auf Gleichbehandlung nach Artikel 3 Abs. 1 GG und des Grundsatzes des Vertrauensschutzes keine Bin- dungswirkung entfalten könnten. Die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sei keine Ermessens- entscheidung, sondern eine gebundene, gerichtlich vollständig überprüfbare Ent- scheidung. Eine möglicherweise zu Unrecht erfolgte Eintragung könne daher kei- nen Anspruch auf Fehlerwiederholung begründen. Außerdem habe das Amt bei der Entscheidung über die Eintragung stets eine Abwägung vorzunehmen zwi- schen dem Individualinteresse des Anmelders und dem Allgemeininteresse an der freien Verfügbarkeit des beanspruchten Zeichens. Diese Abwägung müsse in je- dem Einzelfall unabhängig von möglichen Vorentscheidungen vorgenommen wer- den. Die Beschwerdeführerin hat den Antrag gestellt, den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Mai 2006 aufzuheben. Der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts hat keinen Antrag gestellt. - 7 - Der Senat hat das Verfahren ausgesetzt gem. § 148 ZPO i. V. m. § 8 Abs. 1 Mar- kenG wegen Vorgreiflichkeit dreier in der Rechtsfrage paralleler Verfahren der- selben Beschwerdeführerin. Er hatte in diesen Verfahren dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften vier Fragen zur Berücksichtigung von Voreintra- gungen im Rahmen der Erhaltung der gleichen Wettbewerbschancen vorgelegt (vgl. GRUR 2008, 164 ff.). U. a. lautet die im Weiteren entscheidungserhebliche Frage 2: "Wenn ja, ist das Gericht verpflichtet, konkreten Hinweisen auf eine wett- bewerbsverzerrende Ungleichbehandlung nachzugehen und dabei Vorentschei- dungen der Behörde in gleich gelagerten Fällen in die Prüfung einzubeziehen?". In der daraufhin ergangenen Entscheidung vom 12. Februar 2009 (verbundene Rechtssachen C 39/08 und C 43/08) wird in den Randnummern 15 bis 19 folgen- de entscheidungserhebliche Antwort gegeben: "15. Zudem kann die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats zwar die Eintragung einer mit der angemeldeten Marke identi- schen Marke für identische Waren oder Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat berücksichtigen, doch ergibt sich daraus nicht, dass sie durch eine solche Entscheidung gebunden wäre, denn die Eintragung einer Marke hängt in jedem Einzelfall von besonderen, im Rahmen ganz bestimmter Umstände anwendba- ren Kriterien ab, anhand deren ermittelt werden soll, dass die Mar- ke nicht unter eines der in Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 aufgeführten Eintragungshindernisse fällt (Urteil vom 12. Februar 2004, Henkel, C 218/01, Slg. 2004, I 1725, Rand- nrn. 61 und 62). Der Gerichtshof hat betont, dass die Eintragung einer identischen Marke für identische Waren oder Dienstleis- tungen in einem Mitgliedstaat für die Entscheidung der zuständi- gen Behörde, die Anmeldung einer bestimmten Marke zur Eintra- gung zuzulassen oder zurückzuweisen, jedenfalls nicht maßge- bend sein kann (Urteil Henkel, Randnr. 63). - 8 - 16. Diese Grundsätze müssen auch dann Anwendung finden, wenn die Anmeldung einer Marke in einem Mitgliedstaat darauf gestützt wird, dass eine ähnliche oder identische Marke bereits eingetragen worden sei. 17. Die für die Eintragung zuständige nationale Behörde muss zwar im Rahmen der Prüfung einer solchen Anmeldung, soweit sie in dieser Hinsicht über Informationen verfügt, die zu ähnlichen An- meldungen ergangenen Entscheidungen berücksichtigen und be- sonderes Augenmerk auf die Frage richten, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht, doch ist sie keinesfalls an diese Ent- scheidungen gebunden. 18. Außerdem muss der von den Beschwerdeführerinnen der Ausgangsverfahren angeführte Gleichbehandlungsgrundsatz in Einklang gebracht werden mit dem Gebot rechtmäßigen Han- delns. Daraus folgt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann, um eine identische Entscheidung zu erlangen (vgl. Urteile vom 9. Oktober 1984, Witte/Parlament, 188/83, Slg. 1984, 3465, Randnr. 15, und vom 4. Juli 1985, Williams/Rechnungshof, 134/84, Slg. 1985, 2225, Randnr. 14). Somit kann sich ein Unter- nehmen vor der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats jeden- falls nicht zu seinen Gunsten auf eine Entscheidungspraxis dieser Behörde berufen, die den Anforderungen aus der Richtlinie 89/104 zuwiderliefe oder dazu führte, dass die Behörde eine rechtswidrige Entscheidung trifft. 19. Daher ist auf die Fragen 1 bis 3 zu antworten, dass die zu- ständige Behörde eines Mitgliedstaats, die über eine Markenan- meldung zu entscheiden hat, nicht verpflichtet ist, die in Art. 3 - 9 - Abs. 1 Buchst. b und c der Richtlinie 89/104 aufgeführten Eintra- gungshindernisse unberücksichtigt zu lassen und dem Antrag auf Eintragung deshalb stattzugeben, weil das Zeichen, dessen Ein- tragung als Marke begehrt wird, auf identische oder vergleichbare Art und Weise wie ein Zeichen gebildet wird, dessen Eintragung als Marke sie bereits gebilligt hat und das sich auf identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen bezieht." II. 1. Die Aussetzung des Verfahrens aufgrund des Vorlagegesuchs kann nach der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 12. Februar 2009 aufgehoben und das Verfahren nunmehr fortgesetzt wer- den (vgl. verb. Rs. C 39/08 und C 43/08). 2. Der Gerichtshof hat in Rn. 17 seines Beschlusses festgestellt, dass eine nationale Behörde bei Prüfung einer Anmeldung die zu ähnlichen Anmel- dungen ergangenen früheren Entscheidungen berücksichtigen muss und da- bei besonderes Augenmerk auf die Frage richten muss, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht - auch wenn insoweit keine Bindung an Vor- entscheidungen besteht. Daraus folgt, dass unter dem Aspekt des all- gemeinen rechtsstaatlichen Gebots, das in jeder Verfahrensordnung gilt - gleich ob Gerichts- oder Verwaltungsverfahren -, dem jeweiligen Adressa- ten einer ihn belastenden Entscheidung auch die wesentlichen Gründe, die die Entscheidung tragen und für sie kausal sind, mitzuteilen sind. Dieser Grundsatz gilt gem. § 61 Abs. 1 S. 1 MarkenG auch für das Markeneintra- gungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt. Es besteht also nicht nur die Verpflichtung zur Einbeziehung von Vorentscheidungen in die Entscheidungsfindung als solche, sondern diese Überlegungen müssen für - 10 - den Adressaten auch erkennbar sein, was nur durch entsprechende Ausfüh- rungen in der die Anmeldung zurückweisenden Entscheidung erfolgen kann. Diese Rechtslage, wie sie der Gerichtshof nunmehr verlangt, stimmt mit der früheren Prüfungsrichtlinie des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Oktober 1995 (vgl. BlPMZ 1995, 378, 383) Ziffer 4 a) überein, die lautet: "Die Recherche …bezieht die Rechtsprechung sowie die Amtspraxis ein. …Im Interesse der Rechtssicherheit bedarf es einer einheitlichen Prüfungspraxis, für die alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der elektronischen Datenverarbeitung zu nutzen sind. …Stellt sich im Rahmen der Prüfung auf ab- solute Schutzhindernisse heraus, dass derselben Marke für vergleichbare Waren oder Dienstleistungen bereits früher Mar- kenschutz gewährt wurde, so darf nur dann beanstandet wer- den, wenn die frühere Eintragung zu Unrecht erfolgt ist, wenn sich seit der Eintragung der älteren Marke die rechtliche oder tatsächliche Betrachtung geändert hat oder wenn die ange- meldeten Waren oder Dienstleistungen in sonstiger Weise eine andere Beurteilung erfordern. In Zweifelsfällen ist eine schriftli- che Stellungnahme des Prüfers einzuholen. Wird nach Würdigung der Gesamtumstände trotz einer erst kürzere Zeit zurückliegenden früheren Eintragung derselben Marke die Anmeldung wegen absoluter Schutzhindernisse be- anstandet, so soll in dem Bescheid auf die frühere Eintragung hingewiesen und begründet werden, weshalb von der früheren Beurteilung abgewichen wird. Ist eine Anmeldung derselben Marke für vergleichbare Waren oder Dienstleistungen bereits unanfechtbar zurückgewiesen worden, so ist zunächst zu prü- fen, ob sich die Sach- und Rechtslage seitdem geändert hat und die Eintragbarkeit nunmehr bejaht werden kann. Liegen - 11 - dieselben Schutzhindernisse weiterhin vor, wird der Anmelder in der Beanstandung auf die frühere Zurückweisung unter Angabe der Fundstelle oder des Aktenzeichens der Entschei- dung hingewiesen. Wenn sich herausstellt, dass dieselben Zei- chen für vergleichbare Waren oder Dienstleistungen innerhalb der Markenstellen unterschiedlich beurteilt werden, ist eine ein- heitliche Beurteilung herbeizuführen, insbesondere durch Mit- wirkung der Abteilungsleiter und Gruppenleiter." Hingegen genügt die nunmehr seit 2005 geltende Prüfungsrichtlinie des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Juni 2005 (vgl. BlPMZ 2005, 245, 252) diesen Anforderungen des Gerichtshofs nicht. Sie lautet: "Jede Anmeldung ist ein für sich gesondert zu beurteilender Einzelfall. …Bestehende Eintragungen nationaler Marken füh- ren weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheits- grundsatz zu einem Anspruch auf Eintragung." Mit dieser Formulierung deckt die Richtlinie des Deutschen Patent- und Markenamts nur einen Teil der in der oben genannten Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften aufgestellten Anforderungen ab, nämlich insoweit als Vorentscheidungen selbstverständlich nicht bindend sein können, wenn sie rechtswidrig sind oder Grund für eine andere Be- urteilung des Zeichens, d. h. eine differenzierende Betrachtung besteht. Da- von war der vorlegende Senat in seinem Vorlagegesuch ebenfalls ausge- gangen und hatte - wie der Gerichtshof in Rn. 18 - auf das Spannungs- verhältnis zwischen der Gleichbehandlung der Wettbewerber und dem Gebot rechtmäßigen Handelns hingewiesen. Der Richtlinie des Deutschen Patent- und Markenamts von 2005 mangelt es aber insoweit an einer Regelung, als der Gerichtshof nunmehr ausdrücklich - 12 - verlangt, dass zu ähnlichen Anmeldungen ergangene Entscheidungen be- rücksichtigt werden müssen und besonderes Augenmerk auf die Frage ge- richtet werden muss, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht. Das bedeutet eine Pflicht zum Vergleich, der angemeldeten mit den einge- tragenen vergleichbaren Zeichen. Diesen vom Gerichtshof geforderten Ver- gleich muss das Deutsche Patent- und Markenamt als zuständige nationale Behörde anstellen und gegebenenfalls die Gründe für eine differenzierte Beurteilung angeben, oder aber, wenn es die Voreintragungen für rechts- widrig hält, dies zum Ausdruck bringen. Denn nur unter dieser Vorausset- zung ist der Feststellung des Gerichtshofs in Rn. 18, dass "der Gleichbe- handlungsgrundsatz in Einklang gebracht werden muss mit dem Gebot rechtstaatlichen Handelns" Genüge getan. Dies entspricht im Übrigen auch der von der Europäischen Kommission in ihrer Stellungnahme von 13. Juni 2008 in Rn. 21 vertretenen Ansicht, dass das Gericht "unter dem Gesichtspunkt der Begründungspflicht und nicht unter demjenigen des all- gemeinen Gleichheitsgrundsatzes dazu verpflichtet ist, konkreten Hinweisen auf eine wettbewerbsverzerrende Ungleichbehandlung nachzugehen und da- bei Vorentscheidungen der Behörde in gleich gelagerten Fällen in die Prü- fung einzubeziehen oder gegebenenfalls das Verbot einer festgestellten wett- bewerbsverzerrenden Diskriminierung zu berücksichtigen" hat. Der hier angefochtene Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts enthält keine derartige Begründung. Eine solche wurde vom Beigeladenen auch nicht während des Beschwerdeverfahrens gegeben. Insoweit liegt ein wesentlicher Verfahrensfehler vor, weshalb der Senat sein ihm nach § 70 Abs. 3 S. 2 MarkenG gegebenes Ermessen dahingehend ausübt, dass er das Verfahren zur vergleichenden Würdigung der Vorentscheidungen in materiell rechtlicher Hinsicht entspr. Rd. 17 der Entscheidung des Gerichts- hofs und zur Begründung nach § 61 Abs. 1 S. 1 MarkenG zurückverweist. Dies gilt insbesondere unter dem Aspekt, dass dem Amt als zuständiger Behörde hier das erste Prüfungsrecht als gesetzesvollziehende Gewalt zu- - 13 - kommen soll, da sie diesen Punkt bislang noch nicht geprüft hat. Dabei spielt der Gedanke des Instanzverlustes oder -gewinnes keine Rolle, da es sich im Verhältnis zwischen Deutschem Patent- und Markenamt und Bundespatent- gericht nicht um Instanzen handelt, sondern um Exekutive und Judikative als grundsätzlich verschiedene Gewalt im Sinne der Gewaltenteilung. Dem Deutschen Patent- und Markenamt ist die Vergleichsüberprüfung auch möglich, da es "in dieser Hinsicht über Informationen verfügt, die zu ähn- lichen Anmeldungen vom DPMA vorgenommene Eintragungen berück- sichtigen" (vgl. EuGH, Beschl. v. 12.02.2009, Rn. 17). Denn das neue, im Mai 2006 in Betrieb genommene Datenverarbeitungssystem des Amtes dient der "Harmonisierung der Prüfungs- und Entscheidungspraxis" (vgl. Jahresbericht DPMA 2006, S. 20). Darüber hinaus hat die Anmelderin bereits in einem sehr frühen Verfahrensstadium, nämlich nach Erhalt der Beanstandung der Anmeldung wegen absoluter Schutzhindernisse auf die zu ihren Gunsten erfolgten Voreintragungen hingewiesen, so dass sie insoweit auch ihrer Mitwirkungspflicht genügt hat (vgl. 29. W (pat) 13/06, Beschluss v. 1. April 2009 - SCHWABENPOST). 3. Die Rechtsbeschwerde wird zur Fortbildung des Rechts zugelassen. Grabrucker Fink Dr. Kortbein Hu