29 W (pat) 120/05

BPatG 154 08.05 BUNDESPATENTGERICHT _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache betreffend die Markenanmeldung 304 68 384.1 29 W (pat) 120/05 … s Vorsitzende, der Richterin Dr. Mittenberger-Huber und des Richters Dr. Kortbein hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Juli 2008 unter Mitwirkung der Richterin Fink al - 2 - beschlossen: 1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 vom 17. August 2005 wird aufgehoben, soweit der Antrag auf Rückzahlung der Erinnerungsgebühr zurückgewiesen wurde. Das Deutsche Patent- und Markenamt wird angewiesen, die Rückzahlung der Erinnerungsgebühr anzuordnen. 2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen. G r ü n d e I. Am 2. Dezember 2004 ist die Wortmarke HIER GEWINNEN SIE MEHR! für nachfolgende Dienstleistungen angemeldet worden: Klasse 35: Betrieb eines Teleshopping-Kanals, nämlich Vermittlung, Ab- schluss und Abwicklung von Verträgen über An- und Verkauf von Waren oder Inanspruchnahme von Dienstleistungen; Bereitstel- lung einer Internet-Plattform; E-Commerce-Dienstleistungen, näm- lich Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften über On- line-Shops, Präsentation und Bestellannahme von Waren- und Dienstleistungsangeboten über einen Teleshopping-Kanal; Dienstleistungen einer Werbeagentur und einer Multimedia- Agentur, nämlich Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen; Werbung, auch als Rundfunk- oder Fernsehwerbung; Sponsoring - 3 - in Form von Werbung; Bannerexchange, nämlich Vermietung und Vermittlung von Werbeflächen im Internet; Werbung im Internet für Dritte; Werbung in Form von Bannerwerbung auf Seiten im Inter- net; Herausgabe von Werbetexten und Verbreiten von Werbean- zeigen; Plakatanschlagwerbung; Vorführung von Waren oder Dienstleistungen zu Werbezwecken; Verteilung von Werbemate- rial und Warenproben sowie Versenden von Werbesendungen; Marketing und Telemarketing; Markt- und Meinungsforschung; Dienstleistung einer Preisagentur, nämlich Ermittlung von Preisen für Waren und/oder Dienstleistungen; Public Relations (Öffentlich- keitsarbeit); Erstellung von Wirtschaftsprognosen; Zusammen- stellung und Systematisieren von Daten in Computerdatenbanken, insbesondere von Waren- oder Dienstleistungsangeboten Dritter im Internet; Vermittlung von Wirtschaftskontakten im Internet; Be- trieb einer Im- und Exportagentur; Büroarbeiten; Geschäftsfüh- rung; Unternehmensverwaltung; Erstellung von Rechnungsauszü- gen; Aufstellen von Kosten-Preis-Analysen; Durchführung von Versteigerungen und Auktionen, auch im Rahmen von Versteige- rungen im Internet; Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen, einschließlich der Heraus- gabe von Kreditkarten, der Vergabe von Krediten und Darlehen, Leasinggeschäften und des elektronischen Kapitaltransfers; Homebanking; Telebanking, nämlich Online-Abwicklung von Bankgeschäften; Immobilienwesen; finanzielle Beratung und Ver- sicherungsberatung; Ausgabe von Wertmarken und Gutscheinen; Einziehen von Ausständen; Factoring; Zollabfertigung für Dritte; Verwahren von Wertsachen in Safes; Sammeln von Spenden für Wohltätigkeitszwecke; Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds; Dienstleistungen eines Immobilienmaklers, nämlich Ge- - 4 - werberaum- und Wohnungsvermittlung, Verwaltung von Wohn- und Gewerbeobjekten, Abschluss von Miet- und Kaufverträgen für Wohn- und Gewerbeobjekte; Schätzung von Kunstgegenständen; Klasse 38: Telefonantwortdienst für Dritte; Dienstleistungen eines Call- Centers, nämlich Auftragsbearbeitung und Bearbeitung von Re- klamationen und Angebotsnachfragen; Standortermittlung von Warensendungen mittels Computern, auch im Rahmen der Bereit- stellung von Software im Internet (Tracking-Dienst); Ausstrahlung von Film-, Fernseh-, Rundfunk-, Videotext-, Teletext-Programmen oder Sendungen sowie Werbespots; Ausstrahlung von Hörfunk- und Fernsehsendungen und Fernsehprogrammen über drahtlose oder drahtgebundene Netze, Kabel- oder Satellitenfunk sowie ähnliche technische Einrichtungen; technische Übermittlung von Radio- und Fernsehprogrammen, Video-On-Demand-Program- men, Near-Video-On-Demand-Programmen; Übertragung und Be- reitstellung von Daten in dafür geeigneten Kommunikationsnetzen wie dem Internet, anderen Online-Diensten oder vergleichbaren Medien; elektronische Nachrichtenübermittlung, Betrieb eines Te- leshopping-Kanals; Internet-Dienstleistungen, nämlich Bereitstel- len von Informationen und Unterhaltungsprogrammen im Internet; Telekommunikation, insbesondere Sammeln und Liefern von Nachrichten über Telefax, Telex, Telefon, Telegramm, E.-Mail, Übertragungs- und Vermittlungsdienstleistungen für Daten-, Sprach- und Videosignale, vorgenannte Dienstleistungen auch zur Übermittlung über das Internet; E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Bereitstellung einer Internet-Plattform; Dienstleistungen eines Call-Centers, nämlich technische Vermittlung und Weiter- leitung von Waren- und Dienstleistungsbestellungen sowie Wün- schen, Anfragen und Reklamationen von Kunden an Hersteller - 5 - oder Anbieter von Waren; Bildschirmtextdienst; Bereitstellung ei- ner Hotline, Online-Informationsdiensten, von Home-Banking- Diensten sowie von Home-Shopping-Diensten, von Bildtelefon- diensten, von Tele-Working-Diensten, von Tele-Learning-Diens- ten, von Tele-Teaching-Diensten, von Tele-Medizin-Diensten, von Videospielen und von interaktiven Fernseh- und Computerdiens- ten; Datenerfassung auf dem Gebiet der Telekommunikation; Dienstleistungen eines Internet-Providers, nämlich Bereitstellung des Zugangs zum Internet, Bereitstellung von Internet-Portalen für Dritte; E-Mail-Dienste, Bereitstellung einer elektronischen Pinn- wand, Betrieb einer Chat-Box, einer Webcam (Internet-Kamera) und eines News-Servers im Internet; Datenübertragungsdienste zwischen vernetzten Computersystemen; Betrieb von Chatrooms, -lines und Foren; Klasse 39: Veranstaltung und Buchung von Reisen und Ausflugsfahrten so- wie Reservierungsdienst und Dienstleistungen eines Verkehrsbü- ros für Reisen; Vermittlung von Verkehrsleistungen; Beförderung von Reisenden mit Autobussen, Schienenbahnen, Schiffen, Kraftfahrzeugen und Flugzeugen; Reisebegleitung; Vermietung von Autos, Flugzeugen und Schiffen; Veranstaltung und Organi- sation von Ferienlagern, Rad- und Wandertouren, Veranstaltung und Organisation von Erholung- und Kuraufenthalten, Reisen, Ausflugs- und Besichtigungsfahrten sowie Kreuzfahrten und Schiffsreisen, einschließlich Vermittlung vorgenannter Dienste; Ausliefern von Brief- und Warensendungen, insbesondere von Warensendungen, die im Rahmen des elektronischen Handels online bestellt wurden; Ein- und Zwischenlagerung von Waren, soweit in Klasse 39 enthalten; Dienstleistungen eines Frachtfüh- rers, eines Spediteurs und eines Frachtmaklers, nämlich Trans- - 6 - port, Lagerung von Waren und Vermittlung von Verkehrsleistun- gen; Verpackung von Waren; Kurierdienste; Erteilung von Aus- künften über Logistik und Lagerhaltung; Klasse 41: Ausstrahlung von Fernsehprogrammen; kulturelle und sportliche Aktivitäten; Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Zusammenstel- lung von Rundfunk und Fernsehprogrammen; Filmproduktion; Veranstaltung von Glücksspielen und Lotterien; Produktion von Shows und Teleshopping-Sendungen; Durchführung von Unter- haltungssendungen und Live-Veranstaltungen zu Unterhaltungs- zwecken; Theateraufführungen; Organisation und Durchführung von Konzerten; Musikdarbietungen; Aufnahme von musikalischen und künstlerischen Darbietungen auf Ton-, Bild- oder Datenträger; Zusammenstellen von Radio-, Film- oder Fernsehprogrammen; Organisation und Veranstaltung von sportlichen Wettbewerben und Spielshows; Betrieb von Sportanlagen und Vergnügungs- parks; Platzreservierung für Unterhaltungsdienstleistungen, Be- trieb eines Tonstudios; Beratung bezüglich Film- und Musikpro- duktion, soweit in Klasse 41 enthalten; Veröffentlichung und Her- ausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere von Drucksa- chen, Zeitungen, Zeitschriften, Büchern und Plakaten; Veranstal- tung und Durchführung von Lotterien und Glücksspielen; Betrieb einer virtuellen Spielhalle im Fernsehen oder im Internet; Unter- haltung; Durchführung von Spielen im Internet; Vermietung und Produktion von Videofilmen; Vermietung von Computerspielen; Organisation und Durchführung von Ausstellungen für kulturelle und Ausbildungszwecke; Multimedia-Dienstleistungen, nämlich Produktion von Multimedia-Präsentationen; Erstellen von Bildre- portagen; - 7 - Klasse 42: Betrieb von Netzwerken für die Übertragung von Nachrichten, Bild, Text, Sprache und Daten; Übertragung, Speicherung, Verarbei- tung und Wiedergabe von Informationen wie Ton, Bild und Daten; digitale Daten- und Bildaufbereitung; Handel mit Film-, Fernseh- und Videolizenzen; Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Vermietung von Ferienhäusern und Gästezimmern, Zimmerver- mittlung und -reservierung in Hotels und Pensionen, Betrieb von Feriencamps und -lagern, Betrieb eines Hotels sowie eines Motels oder eines Campingplatzes; Catering; Klasse 44: Bereitstellung von Tele-Medizin-Diensten; medizinische und vete- rinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schön- heitspflege für Menschen und Tiere; Dienstleistungen im Bereich der Land-, Garten- oder Forstwirtschaft. Mit Beschluss vom 6. April 2005 hat die Markenstelle für Klasse 38 die Anmeldung wegen Fehlens der Unterscheidungskraft und Bestehens eines Freihaltungsbe- dürfnisses gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung wird auf das Schreiben der Markenstelle vom 10. Januar 2005 verwiesen, mit dem die Anmeldung wegen absoluter Eintragungshindernisse be- anstandet wurde. Gegen die Entscheidung hat die Anmelderin Erinnerung einge- legt, mit der sie neben der Aufhebung des Erstprüferbeschlusses auch die Rück- zahlung der Erinnerungsgebühr beantragt hat, da ihre Erwiderung auf das Bean- standungsschreiben vom 10. Januar 2005 rechtzeitig eingereicht, jedoch nicht in dem angegriffenen Beschluss berücksichtigt worden sei. - 8 - Mit Beschluss vom 17. August 2005 ist die Erinnerung und der Antrag auf Rück- zahlung der Erinnerungsgebühr zurückgewiesen worden. Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, dass es sich bei dem angemeldeten Zeichen um einen werbeanpreisenden sachlichen Hinweis auf mehr Gewinn handele. Damit be- schreibe die Wortfolge den Gegenstand und die Bestimmung der beanspruchten Dienstleistungen und erschöpfe sich in der werbeüblichen Aussage, dass mit der Inanspruchnahme der Dienstleistungen ein Gewinn verbunden sei. Trotz des an- preisenden Charakters stehe der beschreibende Sinngehalt im Vordergrund. Auch der mit den Begriffen „GEWINNEN“ und „MEHR“ zusammenhängende vage bzw. unklare Aussagegehalt führe zu keiner anderen Beurteilung, da eine begriffliche Unbestimmtheit der Versagung des Markenschutzes nicht entgegenstehe. Die Rückzahlung der Erinnerungsgebühr komme nicht in Betracht, da es an der hierfür erforderlichen Kausalität fehle und die Zurückweisung aus den im Beanstan- dungsschreiben vom 10. Januar 2005 genannten Gründen erfolgt sei. Dagegen wendet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt, die Beschlüsse vom 6. April 2005 und vom 17. August 2005 auf- zuheben. Zur Begründung trägt sie vor, dass der Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden sei. Laut Empfangsbescheinigung vom 11. Februar 2005 sei am gleichen Tag und damit rechtzeitig die Erwiderung auf das Beanstandungsschreiben vom 10. Januar 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen. Der Erin- nerungsbeschluss vom 17. August 2005 setze sich mit der Nichtberücksichtigung der Erwiderung in dem Erstprüferbeschluss vom 6. April 2005 nicht auseinander. Auch erschöpfe sich der Erinnerungsbeschluss vom 17. August 2005 in pauscha- len Behauptungen, so dass ein Verfahrensmangel gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG vorliege. Zudem stünden der Eintragung des angemeldeten Zeichens die Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht entgegen. Es sei mehrdeutig, müsse für eine sinnvolle Aussage um weitere Bestandteile ergänzt - 9 - werden und weise nicht den erforderlichen konkreten sachlichen Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen auf. Insofern besitze es auch eine gewisse Ei- genart, infolgedessen ihm die notwendige Unterscheidungskraft nicht abgespro- chen werden könne. Darüber hinaus würden Mitbewerber durch die Vorschrift des § 23 Nr. 2 MarkenG geschützt. Schließlich bestehe nach § 33 Abs. 2 MarkenG sowie auf Grund der Verletzung des rechtlichen Gehörs und der Verkennung der höchstrichterlichen Rechtsprechung ein Anspruch auf Rückerstattung der Erinne- rungsgebühr. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. II. Die Beschwerde ist zulässig, jedoch nur teilweise begründet. 1. Der Senat sieht von einer Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG ab und entscheidet in der Sache selbst. a) Es ist davon auszugehen, dass die Erwiderung der Beschwerdeführerin vom 11. Februar 2005 auf das Beanstandungsschreiben vom 10. Januar 2005 bereits vor Erlass des Erstprüferbeschlusses vom 6. April 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist. Zwar ist sie in der Amtsakte lediglich als Anlage zum Erinnerungsschriftsatz vom 23. Mai 2005, nicht jedoch als eigenstän- dige Eingabe zu finden. Allerdings ist dem Erinnerungsschriftsatz vom 23. Mai 2005 auch eine von der Beschwerdeführerin stammende Empfangsbe- scheinigung beigefügt, auf welcher u. a. das Datum 11. Februar 2005, das gegen- ständliche Aktenzeichen des Deutschen Patent- und Markenamts und die Erläute- rung „Beanstandungserwiderung (Doppel)“ vermerkt ist. Darunter befindet sich ein Stempel des Deutschen Patent- und Markenamts mit Datum 11. Februar 2005. Des Weiteren weist die Empfangsbescheinigung einen Stempel der Verfahrens- - 10 - bevollmächtigten der Beschwerdeführerin mit Datum 18. Februar 2005 auf. Dem- nach hat das Deutsche Patent- und Markenamt die Empfangsbescheinigung nach Erhalt des Schriftsatzes vom 11. Februar 2005 und vor dem 18. Februar 2005 an die Kanzlei zurückgeschickt. Demzufolge wäre der Schriftsatz vom 11. Februar 2005 in dem Erstprüferbeschluss vom 6. April 2005 zu berücksichti- gen gewesen. Der mit der Nichtberücksichtigung einhergehende Mangel der Verletzung des Rechts auf Gewährung des rechtlichen Gehörs ist jedoch zwischenzeitlich geheilt (vgl. BPatGE 38, 127, 129 - REEFER). Unabhängig davon, inwieweit die Erwide- rung vom 11. Februar 2005 in dem Erinnerungsbeschluss vom 17. August 2005 berücksichtigt worden ist, wurde der Anmelderin jedenfalls im Rahmen des Be- schwerdeverfahrens das erforderliche rechtliche Gehör gewährt. Eine Zurückver- weisung gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG kommt somit aus prozessökonomi- schen Gründen nicht in Betracht. b) Der von der Beschwerdeführerin weiterhin geltend gemachte Begründungs- mangel des Erinnerungsbeschlusses vom 17. August 2005 liegt nicht vor. Ein Be- schluss ist nur dann nicht mit Gründen versehen, wenn nicht erkennbar ist, welche Überlegungen die Entscheidung tragen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Begründung unverständlich, widersprüchlich oder verworren ist (vgl. u. a. BGH GRUR 2003, 546, 548 - TURBO-TABS; GRUR 2004, 79 - Paroxetin). Vorliegend geht der Erinnerungsbeschluss jedoch in nachvollziehbarer Weise auf die maß- geblichen Gründe ein, die nach Auffassung der Markenstelle für die Schutzunfä- higkeit des angemeldeten Zeichens sprechen. Lücken oder Widersprüche in der Begründung sind hierbei nicht erkennbar. - 11 - 2. Das angemeldete Zeichen ist nicht unterscheidungskräftig und damit schutzunfähig gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Unterscheidungskraft im Sinne dieser Bestimmung ist die einer Marke innewoh- nende Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung be- antragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, 431, Rn. 48 - Henkel). Diese Grundsätze gelten auch für Marken, die aus Zeichen oder Angaben bestehen, die sonst als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der Waren oder Dienstleistungen verwendet werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1030, Rn. 44 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Bei Wortmarken ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs von fehlender Unterscheidungskraft auszugehen, wenn der Marke ein für die beanspruchten Waren und Dienstleistun- gen im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zugeordnet werden kann oder wenn es sich um ein gebräuchliches Wort bzw. eine Wortfolge der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das (die) vom Verkehr, etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung, stets nur als solche(s) und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850, 854, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006). a) Die Wortfolge „HIER GEWINNEN SIE MEHR!“ kann u. a. im Sinne von „An dieser Stelle erreichen Sie eine Menge!“, „Jetzt schaffen Sie viel!“ oder „Bei uns gewinnen Sie häufiger!“ verstanden werden (vgl. „Wie sagt man noch?“ unter „http://www.wie-sagt-man.noch.de/synonyme/“). Im Verkehr taucht sie zwar häufig in Kombinationen wie „Hier gewinnen Sie mehr Sicherheit beim Schreiben und mit der Grammatik.“ (vgl. „Deutsch als Fremdsprache“ unter „www.mvhs.de/3.1/mvhs.de/data/media/4569/hs06l.pdf“) oder „Hier gewinnen Sie mehr Souveränität für Ihre nächste Preisverhandlung.“ (vgl. „Print Media Academy“ unter „de/binaries/files/seminar_overview/seminar_program_2007_pdf“) auf. Dennoch kann dem Zeichen auch ohne Verknüpfung des Verbs „gewinnen“ - 12 - mit einem Substantiv ein verständlicher Sinngehalt entnommen werden. Zwar wird durch das Nichtbenennen des zu gewinnenden Gegenstands dem Verkehr ein größerer Interpretationsspielraum eröffnet, da die unterschiedlichsten Sachen und Tätigkeiten mit dem Verb „gewinnen“ in Verbindung gebracht werden können. Der beschreibende Aussagegehalt im Sinne eines allgemeinen Gewinnversprechens bleibt dabei aber unverändert erhalten. So lassen sich beispielsweise auch For- mulierungen wie „Gemeinsam gewinnen.“, „Gewinnen macht glücklich!“, „Lesen, lachen und gewinnen.“ (vgl. „Slogans.de“ unter „http://www.slogans.de/slogans.php?GInput=gewinnen“) und die Wortfolge „Hier gewinnen Sie“ in Alleinstellung (vgl. „Google-Trefferliste“, Suchwort: „Hier gewin- nen Sie“) im Internet finden. Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, bringt das angemeldete Zeichen damit zum Ausdruck, dass mit der Inanspruchnahme der von der Beschwerdeführerin angebotenen Dienstleistungen ein größerer Ge- winn bzw. Nutzen für den Kunden verbunden ist. Abweichend von der Auffassung der Beschwerdeführerin kommt es hierbei nicht darauf an, ob der Bestandteil „ge- winnen“ als Verb oder Substantiv vom Verkehr aufgefasst wird. Die verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten sind gleichwertig und erweisen sich alle zur Erfüllung der Herkunftsfunktion als ungeeignet. Zudem reicht es aus, wenn die Verkehrsteil- nehmer dem Zeichen von mehreren in Betracht kommenden Bedeutungen eine Aussage mit beschreibendem Sinngehalt entnehmen können (vgl. EuGH GRUR 2004, 146, 147, Rn. 32 - DOUBLEMINT). b) Auf Grund der Allgemeinheit des durch den angemeldeten Slogan vermittel- ten Sinngehalts kommt ihm die Funktion eines Werbeversprechens zu, das der Verkehr nur als solches und nicht als betrieblichen Herkunftshinweis auffasst. Werblichen Anpreisungen fehlt regelmäßig die notwendige Unterscheidungskraft, da bei ihnen die Werbe- und nicht die Herkunftsfunktion im Vordergrund steht (vgl. BPatG MarkenR 2006, 38, 40 - Choco’n’More; EuGH - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, a. a. O., Rn. 35). Die Wortfolge „HIER GEWINNEN SIE MEHR!“ bringt ganz allgemein zum Ausdruck, dass losgelöst von bestimmten Wa- ren oder Dienstleistungen dem Kunden ein besonderer Nutzen geboten wird. In - 13 - diesem Sinne verwenden sie auch Dritte in der Werbung (vgl. „DREAMVOTING SYSTEM“ unter „www.gewinn-den-tipp.de/“). Dementsprechend wird das ange- meldete Zeichen vom Verkehr als Wortfolge als solche, nicht jedoch als Unter- scheidungsmittel verstanden (vgl. BGH GRUR 2002, 816, 817 - BONUS; BGH - FUSSBALL WM 2006, a. a. O.). c) Die Vorschrift des § 23 Nr. 2 MarkenG führt ebenfalls nicht zur Eintragbar- keit der Wortfolge „HIER GEWINNEN SIE MEHR!“. Nach ihrer rechtssystemati- schen Stellung betrifft sie nur die Schutzschranken einer bereits eingetragenen Marke, nicht hingegen deren Eintragungsvoraussetzungen und kann daher nicht die Eintragung einer schutzunfähigen Marke rechtfertigen. Die Prüfung der Schutzfähigkeit muss vielmehr streng und vollständig sein, um eine ungerechtfer- tigte Eintragung von Marken zu vermeiden. Aus Gründen der Rechtssicherheit und ordnungsgemäßen Verwaltung ist sicherzustellen, dass Marken, deren Benutzung vor Gericht mit Erfolg entgegengetreten werden könnte, nicht eingetragen werden (vgl. zu der § 23 Nr. 2 MarkenG entsprechenden Regelung des Art. 6 Abs. 1 lit. b) der Richtlinie 89/104/EWG: EuGH GRUR 2003, 604, 607, 608, Rn. 58 und 59 - Libertel). d) Da das angemeldete Zeichens wegen Fehlens der Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist, besteht nach § 33 Abs. 2 Satz 2 MarkenG der von der Beschwerdeführerin geltend ge- machte Anspruch auf Eintragung nicht. Es kann darüber hinaus dahingestellt blei- ben, ob die gegenständliche Wortfolge eine freihaltungsbedürftige Angabe ist und damit dem Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegt. 3. Die Erinnerungsgebühr ist gemäß § 64 Abs. 5 MarkenG in vollem Umfang zurückzuzahlen. Eine solche Rückzahlung kommt aus Billigkeitsgründen, insbe- sondere bei einem Verfahrensfehler, in Betracht, sofern er für die Notwendigkeit zur Einlegung des Rechtsbehelfs kausal war (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 64, Rn. 8, i. V. m. § 71, Rn. 32). Wie unter 1. bereits ausgeführt, ist - 14 - vorliegend von einer Verletzung des Anspruchs auf Gewährung des rechtlichen Gehörs und damit von einem Verfahrensfehler auszugehen. Es ist zudem möglich, dass die Beschwerdeführerin von der Einlegung der Erinnerung abgesehen hätte, wenn die Erwiderung der Beschwerdeführerin vom 11. Februar 2005 auf das Be- anstandungsschreiben vom 10. Januar 2005 in dem Erstprüferbeschluss vom 6. April 2005 berücksichtigt worden wäre. In diesem Fall wäre nämlich zur Be- gründung der Schutzunfähigkeit eine ausführliche, für die Beschwerdeführerin nachvollziehbare Auseinandersetzung mit den von ihr vorgebrachten Argumenten erforderlich gewesen, die sie möglicherweise von der Aussichtslosigkeit ihres Ein- tragungsbegehrens überzeugt hätte. Damit kann eine Kausalität zwischen dem Verfahrensfehler und der Erinnerungseinlegung nicht ausgeschlossen werden. Der Beschwerde war folglich insoweit stattzugeben. Fink Dr. Mittenberger-Huber Dr. Kortbein WA