27 W (pat) 85/07

BUNDESPATENTGERICHT L e i t s a t z Aktenzeichen: 27 W (pat) 85/07 Az. der Parallelentscheidung 27 W (pat) 120/07 Entscheidungsdatum: 24. Juni 2008 Rechtsbeschwerde zugelassen: nein Normen: §§ 63, 71, 82 MarkenG; § 269 ZPO Kostenfolgen bei Widerspruchsrücknahme 1. Wird im Beschwerdeverfahren der Widerspruch gegen die Eintragung einer jüngeren Marke zurückgenommen, wird nicht nur die von der Markenstelle im Widerspruchs- und ggfs. im Erinnerungsverfahren getroffene Sachentscheidung über den Widerspruch, sondern auch die darin enthaltene Kostenentscheidung, mit der einem Verfahrens- beteiligten die Kosten des Verfahrens auferlegt wurden, nach § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO wirkungslos. Sie kann damit nicht (mehr) Grundlage einer von dem hierdurch begünstigten Verfahrensbeteiligten bei der Markenabteilung beantragten Kostenfestsetzung sein. 2. Hat ein Verfahrensbeteiligter während des Widerspruchs- und ggf. Erinnerungs- verfahrens vor der Markenstelle einen Antrag nach § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bzw. im Beschwerdeverfahren einen Antrag nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG gestellt, sind diese nach Rücknahme des Widerspruchs in Anwendung des in § 140 BGB zum Ausdruck kommenden allgemeinen Rechtsgedankens in Anträge nach § 63 Abs. 1 Satz 3 bzw. § 71 Abs. 4 MarkenG umzudeuten, so dass nach der Rücknahme des Widerspruchs nunmehr über die Kosten des Verfahrens neu zu befinden ist. Wird der Widerspruch dabei nach Erhebung der Beschwerde zurückgenommen, gebietet es in der Regel die Verfahrensökonomie, dass das Gericht nicht nur nach § 71 Abs. 4 MarkenG über die Kosten des Beschwerdeverfahrens, sondern auch nach § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG über die Kosten des Widerspruchs- und ggf. eines Erinnerungsverfahrens entscheidet. 3. Hat ein Markeninhaber Widerspruch aus einer prioritätsälteren Markenanmeldung ein- gelegt und wird später durch rechtskräftige Entscheidung über die Schutzfähigkeit der Widerspruchsmarke festgestellt, dass der Markenteil, auf welchen er seinen Wider- spruch stützt, nicht am Schutzumfang der Widerspruchsmarke teilnimmt, entspricht es im Allgemeinen der Billigkeit, ihm nach §§ 63, 71 MarkenG diejenigen Kosten des Wi- derspruchs-, Erinnerungs- oder Beschwerdeverfahrens (einschließlich der notwendigen Kosten des Inhabers der angegriffenen Marke) aufzuerlegen, die in der Zeit nach Kenntnisnahme dieser rechtskräftigen Entscheidung angefallen sind. BUNDESPATENTGERICHT _______________ (Aktenzeichen) 24. Juni 2008 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache 27 W (pat) 85/07 Verkündet am … - 2 - betreffend die Marke 300 32 701 hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die ündliche Verhandlung vom 24. Juni 2008 durch den Vorsitzenden Richter d den Richtern Dr. van Raden und Schwarz beschlo 1. nd, nachdem die Widersprechende ihren Widerspruch gegen die Eintragung der Marke Nr. 300 32 701 zurückgenom- 2. des Erinne- rungs- und des Beschwerdeverfahrens einschließlich der der Im Übrigen wird der Kostenantrag der Inhaberin der angegriffenen Marke zurückgewiesen. m Dr. Albrecht un ssen: Es wird festgestellt, dass die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. März 2005 und vom 18. Dezember 2006 wirkungslos ge- worden si men hat. Die Beschwerdeführerin trägt jeweils die Kosten Beschwerdegegnerin jeweils erwachsenen Kosten. - 3 - G r ü n d e I. Die Widersprechende hat gegen die Eintragung der am 27. April 2000 angemelde- ten, für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38 und 42 geschützten far- bigen Marke Nr. 300 32 701 mit Anwaltsschriftsatz vom 23. Februar 2001 Widerspruch eingelegt aus ihrer am 16. August 1997 angemeldeten und seit 3. Februar 2003 für Waren und Dienst- leistungen der Klassen 03, 04, 05, 08, 09, 11, 13, 16, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 41, 42, 44 eingetragenen Marke Nr. 396 35 889 . Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Erstbeschluss vom 29. März 2005 den Widerspruch zurückgewiesen und der Wi- dersprechenden aufgrund eines entsprechenden Kostenantrages der Inhaberin der angegriffenen Marke die Kosten des Verfahrens auferlegt. Gegen diesen ihren Verfahrensbevollmächtigten am 12. April 2005 zugestellten Beschluss hat die Wi- dersprechende mit Anwaltsschriftsatz vom 18. April 2005 Erinnerung eingelegt, welche die Markenstelle mit Erinnerungsbeschluss vom 18. Dezember 2006 zu- rückgewiesen und der Widersprechenden gleichzeitig die Kosten des Erinnerungs- verfahrens auferlegt hat. Beide Entscheidungen der Markenstelle sind damit be- gründet, dass das Wort "extra" in der Widerspruchsmarke für sich genommen schutzunfähig sei, so dass der Schutzumfang der Widerspruchsmarke sich allein - 4 - auf die grafische Ausgestaltung beschränke; da sich die angegriffene Marke hier- von aber deutlich abhebe, sei eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen. Die Kostenauferlegung resultiere daraus, dass die Widersprechende von einem iso- lierten Schutz des Wortbestandteils "extra" nicht ernstlich ausgehen haben kön- nen; denn bereits mit Beschlüssen der Markenstelle für Klasse 21 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 3. Juli 1998 und 16. November 1999 sei die An- meldung der Widerspruchsmarke wegen des beschreibenden Begriffsinhalts des Wortbestandteils zurückgewiesen worden und auch das Bundespatentgericht ha- be mit Beschluss vom 17. Juli 2002 (Az. 26 W (pat) 65/00) - den Verfahrensbevoll- mächtigten der Widersprechenden zugestellt am 18. November 2002 - zwar die vorgenannten Beschlüsse der Markenstelle aufgehoben, gleichzeitig aber die Schutzunfähigkeit des Wortbestandteils bestätigt und ausdrücklich klargestellt, dass sich ein Schutz der Widerspruchsmarke allein aus deren grafischen Gestal- tung ergebe. Aus diesem Grund stelle der trotzdem auf den Wortbestandteil ge- stützte Widerspruch der Widersprechenden einen groben Verstoß gegen die pro- zessualen Sorgfaltspflichten dar, welcher eine Kostenauferlegung aus Billigkeit rechtfertige. Gegen die vorgenannten Beschlüsse hat die Widersprechende am 12. Fe- bruar 2007 zunächst Beschwerde eingelegt, ihren Widerspruch gegen die ange- griffene Marke aber mit Anwaltsschriftsatz vom 2. März 2007, beim Gericht einge- gangen am 16. April 2007, zurückgenommen. Mit dem im Parallelverfahren 27 W (pat) 120/07 angefochtenen Kostenfestset- zungsbeschluss der Markenstelle vom 1. August 2007 hat diese auf den entspre- chenden Festsetzungsantrag der Inhaberin der angegriffenen Marke die dieser von der Widersprechenden zu erstattenden Kosten auf insgesamt 1.182,80 € fest- gesetzt; unter Berufung auf BPatGE 16, 259 hat sie dabei die Ansicht vertreten, durch die Widerspruchsrücknahme seien nur die vorangegangenen Sachentschei- dungen der Markenstelle, nicht aber die Kostengrundentscheidung gegenstands- los geworden; diese bilde vielmehr Grundlage der Kostenfestsetzung. - 5 - Gegen die Mitteilung der Geschäftsstelle, dass sich das Beschwerdeverfahren hierdurch erledigt habe, wendet die Widersprechende ein, dass die Beschwerde wegen der angegriffenen Kostenentscheidungen der Markenstelle weiterhin an- hängig sei. Diese seien zu Unrecht erfolgt, weil die Widersprechende ihren Wider- spruch nicht nur auf die Registerlage, sondern insbesondere auf eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke gestützt habe. Es fehle es an einer rechtskräftigen Kostengrundlage für die festgesetzten Kosten, so dass der Kostenfestsetzungsbeschluss aufzuheben sei. Die Widersprechende hat keinen ausdrücklichen Antrag formuliert. Die Markeninhaberin beantragt, die Beschwerde der Widersprechenden gegen die Kostengrund- entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamtes zurückzu- weisen und ihr sämtliche Kosten des Widerspruchs- und Be- schwerdeverfahrens aufzuerlegen. Sie hält die Kostengrundentscheidung der Markenstelle für zutreffend, weil die Wi- dersprechende wiederholt grundlos versucht habe, ohne jede Aussicht auf Erfolg gegen Marken der Beschwerdegegnerin mit dem Bestandteil "extra" Widerspruch einzulegen. Zur Stützung ihrer Rechtsansicht hat sich die Inhaberin der angegriffe- nen Marke vor der Markenstelle u. a. auch auf das rechtskräftige Urteil des Land- gerichts Nürnberg-Fürth vom 28. Juli 2006 (Az. 4HK O 571/06), in welchem aus- drücklich ausgeführt wird, dass die Widerspruchsmarke allein aufgrund ihrer Grafik Schutz genieße und der in beiden Marken gleichermaßen vorhandene schutzunfä- hige Wortbestandteil "extra" trotz unterstellter erhöhter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke wegen seiner mangelnden Schutzfähigkeit eine Markenähn- lichkeit nicht begründen könne. - 6 - An der auf den Hilfsantrag der Widersprechenden anberaumten mündlichen Ver- handlung haben beide Beteiligten entsprechend vorheriger Ankündigung nicht teil- genommen. II. A. Entgegen der Ansicht der Widersprechenden ist deren Beschwerde nach Rück- nahme des Widerspruchs nicht weiter anhängig, sondern mangels einer fortbeste- henden Beschwer unzulässig bzw. gegenstandslos. Stattdessen ist nach § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO festzustellen, dass die mit der Beschwerde angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle infolge der Wider- spruchsrücknahme wirkungslos geworden sind. 1. Wie der BGH in seiner "PUMA"-Entscheidung (vgl. GRUR 1998, 818) zutreffend festgestellt, ist § 269 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 ZPO n. F. (die mit den in der Ent- scheidung genannten Normen des § 269 Abs. 3 Satz 1 und 3 ZPO a. F. identisch sind) gemäß § 82 Abs. 1 MarkenG auf den Fall der Widerspruchsrücknahme ent- sprechend anzuwenden. Danach gilt das Widerspruchsverfahren als nicht anhän- gig geworden, und vorangegangene, nicht rechtskräftige Entscheidungen der Mar- kenstelle und des Gerichts werden wirkungslos. Infolge dieser Regelungen wird dabei der gesamte Entscheidungsinhalt wirkungslos, so dass der nach § 82 Abs. 1 MarkenG entsprechend anzuwendende § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO auch Kosten- grundentscheidungen der Markenstelle im Widerspruchs- und Erinnerungsverfah- ren ihre Wirkung verlieren. Damit fehlt es aber an einer fortdauernden Beschwer der Widersprechenden, über welche im Rahmen der Beschwerde zu entscheiden wäre. Dem steht auch die - am 10. Oktober 1974 noch zum Warenzeichengesetz ergan- gene Entscheidung BPatGE 16, 259, 260 nicht entgegen. Soweit hierin die Auffas- sung vertreten wird, durch eine Widerspruchsrücknahme werde die vorangegan- gene Kostengrundentscheidung der Markenstelle nicht gegenstandslos, ist hierfür - 7 - nach der oben genannten Entscheidung des Bundesgerichtshofs kein Raum mehr, so dass diese Entscheidung nicht aufrecht erhalten werden kann. Sie übersieht vielmehr bereits zum früheren Recht, dass mit der Rücknahme des Widerspruchs dem gesamten Widerspruchsverfahren der Boden entzogen wurde, so dass zwangsläufig nicht nur vorangegangene Sach-, sondern auch alle Kostengrund- entscheidungen wirkungslos werden. 2. Die infolge der Widerspruchsrücknahme eingetretene Wirkungslosigkeit der an- gefochtenen Beschlüsse führt allerdings nicht dazu, dass über die Verfahrenskos- ten keine Entscheidung mehr getroffen werden kann. Zwar ist, wie der Bundesge- richtshof in der PUMA-Entscheidung zutreffend mit Blick auf die spezialgesetzli- chen Regelungen in § 63 Abs. 1 Satz 2, § 71 Abs. 4 MarkenG ausgeführt hat, die gesetzliche Kostenfolge des § 269 Abs. 3 Satz 2 und 3 ZPO nicht nach § 82 Abs. 1 MarkenG entsprechend anzuwenden. Nach den vorgenannten Regelungen des Markengesetzes ist aber von Amts wegen oder - in diesem Fall zwingend - auf Antrag des Gegners eine Kostengrundentscheidung nach Widerspruchsrücknah- me zu treffen. Eine solche (neue) Kostenentscheidung nach Widerspruchsrück- nahme ist nicht deshalb entbehrlich, weil die Markenstelle bereits in den angefoch- tenen, aber gegenstandslos gewordenen Entscheidungen eine Kostenentschei- dung getroffen hatte. Denn abgesehen von dem formalen Grund der Gegen- standslosigkeit dieser Kostenentscheidungen infolge der Widerspruchsrücknahme ist auch der Prüfungsumfang einer nunmehr erneut zu treffenden Kostenentschei- dung ein (geringfügig) anderer als bei den gegenstandslos gewordenen Sachent- scheidungen. Nunmehr sind in die Billigkeitsentscheidung nach § 65 Abs. 1 Satz 2, § 71 Abs. 4 MarkenG sämtliche nach Erlass der angefochtenen Entschei- dungen bekannt gewordenen Erkenntnisse, insbesondere sämtliche Gründe, wel- che zur Widerspruchsrücknahme geführt haben, in der Entscheidung zu berück- sichtigen. - 8 - Eine solche nachträgliche Kostenentscheidung nach § 63 Abs. 1 Satz 2, § 71 Abs. 4 MarkenG ist vorliegend veranlasst, weil die Inhaberin der angegriffenen Marke während des gesamten Verfahrens immer wieder eine Kostenüberbürdung auf die Widersprechende nach § 63 Abs. 1 Satz 1 und § 71 Abs. 1 Satz 1 Mar- kenG beantragt hat; diese Anträge sind, ohne dass es eines erneuten ausdrückli- chen Antrags nach der Rücknahme des Widerspruchs bedürfte, auf der Grundlage des in § 140 BGB zum Ausdruck kommenden allgemeinen Rechtsgedankens oh- ne Weiteres in Anträge nach § 63 Abs. 1 Satz 3 und § 71 Abs. 4 MarkenG umzu- deuten. Soweit es die Kosten des Beschwerdeverfahrens betrifft, ist dabei nach § 71 Abs. 4 MarkenG ohnehin allein der Senat zuständig. Aber auch hinsichtlich der Kostenentscheidungen nach § 63 Abs. 1 Satz 2 MarkenG für Widerspruchs- und Erinnerungsverfahren, für das an sich die Markenstelle zuständig wäre, gebie- tet es in der Regel die Verfahrensökonomie, mit der Entscheidung des Senats nach § 71 Abs. 4 MarkenG für das Beschwerdeverfahren auch eine Entscheidung nach § 65 Abs. 1 Satz 3 MarkenG über das Widerspruchs- und Erinnerungsver- fahren zu treffen, so dass der Senat über sämtliche Verfahrensabschnitte eine Kostenentscheidung treffen kann. B. Auf den Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke sind der Widersprechen- den die Kosten des Erinnerungs- und Beschwerdeverfahrens nach § 63 Abs. 1 Satz 2, § 71 Abs. 4 MarkenG aufzuerlegen, während der weitergehende Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke, der Widersprechenden auch die Kosten des Widerspruchsverfahrens aufzuerlegen, mangels eines Billigkeitsgrundes nach den vorgenannten Vorschriften zurückzuweisen ist. 1. Nach den vorgenannten Vorschriften können einem Beteiligten die Verfahrens- kosten nur auferlegt werden, wenn dies der Billigkeit entspricht. Ein Billigkeits- grund besteht dabei nur, wenn besondere Umstände eine Abweichung von der ge- setzgeberischen Grundentscheidung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, demzufol- ge die Beteiligten die ihnen erwachsenen Kosten selbst tragen, rechtfertigen. Die für eine Billigkeitsentscheidung erforderlichen Umstände liegen dabei allerdings - 9 - nicht schon allein deshalb vor, dass ein Rechtsmittel keinen Erfolg hatte (vgl. BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur). Eine Kostenauferlegung kommt jedoch in Be- tracht, wenn ein Beteiligter gegen seine prozessualen Sorgfaltspflichten verstößt, etwa indem er versucht, in einer nach allgemein anerkannten Beurteilungsgrund- sätzen aussichtslosen Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen (vgl. BPatGE 12, 238, 240 – Valsette/Garset- te). Hierbei ist allerdings Zurückhaltung geboten, weil die gesetzliche Grundregel auch für Verfahren mit unsicherem Verfahrensausgang Geltung beansprucht und nicht durch eine rückblickende Aussichtenprüfung zu weit relativiert werden darf (so zutr. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 71 Rn. 16), zumal es dem grundge- setzlich verbürgten Recht jedes Beteiligten auf gerichtliche Kontrolle (Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG) entspricht, auch bislang anerkannte Rechtsprechungsgrundsät- ze zur erneuten gerichtlichen Überprüfung zu stellen. 2. Diese Voraussetzungen sind vorliegend ab dem Zeitpunkt der Zustellung der Entscheidung des 24. Senats am 18. November 2002 gegeben. a) Zwar musste die Widersprechende bereits zuvor wegen der sich gerade auf die Schutzunfähigkeit des Wortbestandsteils "extra" stützenden, der Widerspruchs- marke insgesamt die Eintragung versagenden Beschlüsse der Markenstelle vom 3. Juli 1998 und 16. November 1999 damit rechnen, dass ihr irgendwelche Rechte gegenüber jüngeren Drittmarken aus dem Wortbestandteil "extra" voraussichtlich in keiner Weise zustehen werden; dies allein rechtfertigt aber mangels Rechtskraft dieser Entscheidungen noch nicht, der Widersprechenden bereits wegen ihres Verhaltens vor der abschließenden Entscheidung über die Schutzfähigkeit dieses Markenteils aus Billigkeit Kosten aufzuerlegen. Die Widerspruchseinlegung aus ei- ner zwar angemeldeten, aber noch nicht eingetragenen Marke ist grundsätzlich zulässig und rechtfertigt eine Kostenauferlegung nur dann, wenn die Schutzunfä- higkeit der angemeldeten Marke, aus welcher vorgegangen wird, für den Anmel- der erkennbar zweifelsfrei feststeht. Hiervon kann aber vorliegend nicht ausgegan- gen werden, weil die Beschlüsse der Markenstelle sich zwar auf eine - aber eben - 10 - auch nur eine - vorangegangene Entscheidung des 12. Senats (12 W (pat) 11/96) stützten, deren Richtigkeit die Widersprechende berechtigt durch Erinnerung und Beschwerde zur Überprüfung stellen konnte. b) Spätestens mit Zustellung der rechtskräftigen abschließenden Entscheidung des 24. Senats am 18. November 2002 konnte die Widersprechende aber nicht mehr berechtigt davon ausgehen, dass sie irgendwelche Rechte aus dem schutz- unfähigen Wortbestandteil "extra" ihrer Marke gegenüber Dritten, insbesondere gegenüber der im vorliegenden Verfahren beteiligten Markeninhaberin geltend machen konnte. Ihr Einwand, sie habe sich hierzu ja auf die gesteigerte Kenn- zeichnungskraft ihrer Marke gestützt, verfängt dabei nicht, denn dass die Steige- rung der Kennzeichnungskraft nur jene Markenteile erfassen kann, welche auch schutzgegenständlich sind, hätte sich / ihr ohne Weiteres auch ohne juristische Fachkenntnis und -beratung aufdrängen müssen, da es sich hierbei um eine sich allgemeinem Menschenverstand unmittelbar einleuchtende logische Schlussfolge- rung handelt. Indem sie gleichwohl - quasi "mit dem Kopf durch die Wand" - ver- suchte, ihre sich schon bei geringem Nachdenken als nicht gegeben aufdrängen- den vermeintlichen Rechte ungerechtfertigt gegenüber der Inhaberin der angegrif- fenen Marke mit Erinnerung und Beschwerde durchzusetzen versuchte, hat sie gegen ihre prozessualen Sorgfaltspflichten grob verstoßen. c) Aus den vorstehenden Gründen waren der Widersprechenden daher die Kosten des Erinnerungs- und Beschwerdeverfahrens insgesamt nach § 63 Abs. 1 Satz 2, § 71 Abs. 4 MarkenG aufzuerlegen, während eine Kostenauferlegung für das Wi- derspruchsverfahren mangels Billigkeitsgrundes nicht in Betracht kam. C. Eine - ohnehin nicht ausdrücklich beantragte - Zulassung der Rechtsbeschwer- de kam nicht in Betracht, weil weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeu- tung zu entscheiden war (§ 83 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG) noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Die grundlegende - 11 - Rechtsfrage nach den Auswirkungen einer Widerspruchsrücknahme auf vorange- gangene Entscheidungen der Markenstelle und nach den Kostenfolgen ist viel- mehr bereits durch die genannte Entscheidung des Bundesgerichtshofs grund- sätzlich entschieden und bedarf nach Ansicht des Senats, welcher ihr folgt, auch keiner erneuten höchstrichterlichen Überprüfung. Dr. Albrecht Dr. van Raden Schwarz Pü