15 W (pat) 33/04

BPatG 154 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 15 W (pat) 33/04 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 26. Mai 2008 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache betreffend das Patent 197 25 448 … - -2 hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 26. Mai 2008 unter Mitwirkung des Richters Dr. Egerer als Vorsitzenden, der Richterin Schwarz-Angele sowie des Richters Dr. Maksymiw und der Richterin Zettler beschlossen: Die Beschwerde wird zurückgewiesen. G r ü n d e I. Auf die am 16. Juni 1997 eingereichte Patentanmeldung hat das Deutsche Patent- und Markenamt das Patent 197 25 448 mit der Bezeichnung „Verwendung eines Gemisches aus Na-Carboxymethylcellulose oder -Gemisch mit einem weiteren wasserlöslichen Polymeren und einem Redispersionspulver als Klebstoffe zur Plakatierung im witterungsbeeinflußten Außenbereich“ erteilt. Der Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 15. März 2001. Nach Prüfung des mit Schriftsatz vom 13. Juni 2001 erhobenen Einspruchs wurde das Patent mit Beschluss der Patentabteilung 1.43 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Januar 2004 widerrufen. Dem Beschluss lagen die Patent- ansprüche 1 bis 6 gemäß DE 197 25 448 C2 als Hauptantrag und die jeweils mit Schriftsatz vom 10. März 2003 eingereichten Patentansprüche 1 bis 5 gemäß Hilfsantrag 1 sowie Patentansprüche 1 bis 4 gemäß Hilfsantrag 2 zugrunde. - -3 Die Patentansprüche 1 bis 6 gemäß Streitpatentschrift (Hauptantrag) haben fol- genden Wortlaut: Wegen des Wortlauts der Anspruchsfassungen nach dem Hilfsantrag 1 und dem Hilfsantrag 2 wird auf den Inhalt der Einspruchsakte Bezug genommen. Der Widerruf des Patents wird in dem angefochtenen Beschluss damit begründet, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sowohl nach Hauptantrag als auch nach den Hilfsanträgen 1 und 2 gegenüber der Lehre der Druckschriften - -4 D1 EP 0 311 873 A2 und D2 DE 44 42 989 A1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin. Sie verteidigt das Patent mit den Patentansprüchen 1 bis 6 in der erteilten Fas- sung gemäß DE 197 25 448 C2 (Hauptantrag), hilfsweise mit den in der münd- lichen Verhandlung am 26. Mai 2008 überreichten Patentansprüchen 1 bis 3 fol- genden Wortlauts: „1. Verwendung eines Gemischs mit einem Gehalt an a) 50 bis 95 Gew.-% Natrium-Carboxymethylcellulose als Komponente A und b) 5 bis 50 Gew.-% eines nicht wasserlöslichen aber wasserdispergierbaren Polymeren als Komponente B als Klebstoff bei der Plakatierung im witterungsbeeinflußten Aussenbereich. 2. Verwendung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als Komponente B mindestens Polyvinylacetat eingesetzt wird. 3. Verwendung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gemisch 70 bis 90 Gew.-% der Komponente A und 10 bis 30 Gew.-% der Komponente B enthält.“ Die Patentinhaberin vertritt in der mündlichen Verhandlung sinngemäß die Auffas- sung, der Gegenstand des Streitpatents sei im Stand der Technik nicht vorbe- schrieben und werde durch diesen auch nicht nahegelegt. Neuheitsschädlich - -5 könne in D2 nämlich nur diejenige Lehre sein, die der Fachmann dem Dokument unmittelbar und eindeutig entnehme. Maßgeblich sei hierfür der tatsächliche Offenbarungsgehalt des Dokuments. Die Druckschrift dürfe zum Zweck der Er- mittlung ihres Offenbarungsgehaltes jedoch nicht über ihren Inhalt hinaus interpretiert werden. Demzufolge sei die Verwendung von Natrium-Carb- oxymethylcellulose als Komponente A in Kombination mit einem nicht was- serlöslichen aber wasserdispergierbaren Polymeren als Komponente B in Bezug auf die D2 als Auswahlerfindung anzusehen. Die Verwendung des streitpatent- gemäßen Gemisches als Plakatklebstoff habe den Vorteil, dass dieses Klebstoff- gemisch im witterungsbeeinflußten Außenbereich eingesetzt werden könne, weil es starken Temperaturschwankungen, UV-Strahlung, starkem Regen und Wind sowie Nebel und Schnee standhalte, ohne dass die Verklebung darunter leide. Überraschend sei auch die geringe Transparenz des Klebstoffs bzw. das Ver- hindern von Transparenz eines aufgeklebten Plakates unter extremen Wetter- bedingungen. Die Patentinhaberin beantragt, den Beschluss des Patentamtes aufzuheben und das Patent voll- umfänglich in der erteilten Fassung aufrecht zu erhalten, hilfsweise das Patent beschränkt aufrecht zu erhalten auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 3, überreicht in der münd- lichen Verhandlung. Die Einsprechende beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Sie führt im Wesentlichen aus, der Gegenstand des Streitpatents gehe bereits aus der Druckschrift D2 hervor. Die Verwendung von Redispersionspulvern in Klebern für den Außenbereich mit hoher Feuchtfestigkeit und damit die Wirkung von - -6 Redispersionspulvern lese der Fachmann in der D2 mit, und verweist hierzu gutachtlich auf die WO 91/13121 A1 (D3) oder EP 0 393 491 A1 (D4). Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen. II. Die frist- und formgerecht eingelegte Beschwerde ist zulässig ( PatG § 73). Sie führt jedoch nicht zum Erfolg. Denn dem Gegenstand des Patentanspruchs 1, sowohl nach Hauptantrag als auch nach Hilfsantrag, mangelt es bereits an der zur Patentierung erforderlichen Neuheit. 1. Bezüglich ausreichender Offenbarung der Gegenstände der Patent- ansprüche 1 bis 6 gemäß Hauptantrag und der Patentansprüche 1 bis 3 gemäß Hilfsantrag bestehen keine Bedenken, da deren Merkmale sowohl aus den ur- sprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen (vgl. dort Ansprüche 1 bis 6 i. V. m. Beschreibung Seite 7, Zeile 30 bis Seite 8, Zeile 7) als auch aus der Streitpatent- schrift (vgl. DE 197 25 448 C2, Ansprüche 1 bis 6) herleitbar sind. Die vorge- nommene Einschränkung des Anteils der Komponente A von ursprünglich 1 bis 99,5 Gew.-% auf 50 bis 95 Gew.-% (vgl. Ursprungsbeschreibung Seite 7, Zeile 30 bis Seite 8, Zeile 1) ist als zulässig zu erachten (vgl. BGH GRUR 1990, 510 - Crackkatalysator). Gleiches gilt für die vorgenommene Einschränkung des Anteils der Komponente B von ursprünglich 0,5 bis 99 Gew.-% auf 5 bis 50 Gew.-% (vgl. Ursprungsbeschreibung Seite 8, Zeilen 4 bis 6). 2. Die im Übrigen nicht angegriffene Ausführbarkeit ist gegeben, da im Hin- blick auf das Ausführungsbeispiel des Streitpatents (vgl. DE 197 25 448 C2, Spalte 5, Zeilen 20 bis 46) im Einklang mit der BGH-Entscheidung „Taxol“ je- denfalls ein zum Ziel führender Weg offenbart ist (vgl. GRUR 2001, 813 - Taxol). - -7 3. Als Fachmann auf dem vorliegenden technischen Gebiet ist ein berufs- erfahrener Diplom-Chemiker der Fachrichtung Klebstoff-Technologie anzusehen, der aufgrund seiner Ausbildung und Berufserfahrung über Kenntnisse von Kleb- stoffen auf Polysaccharidbasis verfügt und zugleich mit den Problemen und Anfor- derungen an solche Klebstoffe vertraut ist. Demzufolge besitzt der hier angespro- chene Fachmann auch spezielle Kenntnisse über die Entwicklung, Herstellung und Anwendung von sog. „Kleistern“ sowohl im Innenbereich als auch im witte- rungsbeeinflussten Außenbereich, d. h. von sog. Tapetenkleistern und Plakat- klebern. 4. Dem Gegenstand gemäß Patentanspruch 1 des Streitpatents nach Haupt- antrag als auch nach Hilfsantrag mangelt es jedoch an der erforderlichen Neuheit gegenüber dem Inhalt der Druckschrift DE 44 42 989 A1 (D2). a) Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag ist die M1 Verwendung eines Gemisches als Klebstoff bei der Plakatierung im witterungsbeeinflußten Aussenbereich, M2 mit einem Gehalt an M2.1 50 bis 95 Gew.-% einer Komponente A, wobei die Komponente A entweder M2.1.1 Natrium-Carboxymethylcellulose oder M2.1.2 ein Gemisch aus Natrium-Carboxymethylcellulose und mindestens einem weiteren wasserlöslichen Polymer ist, und M2.2 5 bis 50 Gew.-% einer Komponente B, die ein nicht wasserlösliches aber wasserdispergierbares Polymer ist. Wegen des Merkmals M2 „mit einem Gehalt an“ kann das zu verwendende Klebstoffgemisch ausser den Komponenten A und B auch weitere Bestandteile - -8 enthalten. Dies ergibt sich aus der Beschreibung des Streitpatents, wonach die Klebstoff-Trockengemische weitere Hilfsstoffe, wie Füll- oder Stellmittel, Netzmittel und/oder Konservierungsmittel, bis zu einem Anteil von weniger als 20 Gew.-% enthalten können (vgl. DE 197 25 448 C2, Spalte 4, Zeilen 26 bis 38). Die Patentabteilung hat in dem angefochtenen Beschluss die Neuheit als gegeben erachtet, im Hinblick auf die fehlende erfinderische Tätigkeit jedoch auf Aus- führungen zur Neuheit verzichtet. Der Senat ist aufgrund der mündlichen Verhandlung nun zu dem Ergebnis ge- langt, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung bereits nicht mehr neu ist. Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung und damit nach Hauptantrag umfasst ersichtlich die Verwendung zweier Alternativen von Gemischen als Klebstoffe bei der Plakatierung im witterungsbeeinflussten Außenbereich. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in Form der Alternative M2.1.1 mit einem Gehalt an den Komponenten A und B gemäß den Merkmalen M2.1 und M2.2 ergibt sich aus dem Gesamtoffenbarungsgehalt der Druckschrift D2 und ist des- halb demgegenüber nicht mehr neu. In der Druckschrift D2 ist ein pulverförmiger Klebstoff auf der Basis von kalt- wasserlöslichen Polysacchariden beschrieben, der > 0 bis 100, insbesondere 10 bis 100 Gew.-% Polysaccharide und daneben 1 bis 50, insbesondere 1 bis 20 Gew.-% grobkörnige Stoffe sowie 0 bis 50, insbesondere 0,1 bis 10 Gew.-% sonstige Additive enthält (vgl. D2, Spalte 1, Zeilen 3 bis 6, 61 bis 66 i. V. m Spalte 2, Zeilen 31 bis 40), wobei demgemäß ein Polysaccharid dann als wasserlöslich zu verstehen ist, wenn es sich bei 20 oC in höchstens 30 Gewichtsteilen Wasser löst (vgl. D2, Spalte 2, Zeilen 13 bis 15). Als geeignete wasserlösliche Polysaccharide sind Celluloseether, wie z. B. Methylcellulose, - -9 Methylhydroxyethylcellulose ebenso wie Carboxymethylcellulose, beispielsweise Natrium-Carboxymethylcellulose, aber auch Stärke und Stärkeether, beispiels- weise Carboxymethylstärke, expressis verbis genannt (vgl. D2, Spalte 2, Zeilen 15 bis 20 sowie Spalte 3, Zeile 30). Entsprechend Merkmal M2.1 ist damit in D2 eine Komponente A verwirklicht, die die gleichen wasserlöslichen Polymere wie im Streitpatent (vgl. DE 197 25 448 C2 Anspruch 2 i. V. m. Spalte 2, Zeile 60 bis Spalte 3, Zeile 21) umfasst, wobei der gemäß Streitpatent einzusetzende Mengenbereich von 50 bis 95 Gew.-% einen Teilbereich des in der D2 bevorzugt genannten Bereiches von 10 bis 100 Gew.-% darstellt. Dass der Mengenanteil der wasserlöslichen Polysaccharide der D2 als Klebstoffkomponente tatsächlich und bevorzugt in diesem Bereich des Merkmals M2.1 des Streitpatents liegt, ergibt sich aus den Ausführungsbeispielen der D2, wonach Stärke oder Na-Carboxymethylcellulose als Polysaccharid und damit als wasserlösliches Polymer zu etwa 80 Gew.-% und grobkörniger Zucker zu etwa 20 Gew.-% in dem Klebstoff-Trockengemisch vorliegen (vgl. D2, Spalte 2, Zeile 66 bis Spalte 3, Zeile 36. Deswegen ist Natrium-Carboxymethylcellulose als eine bevorzugte Komponente des Klebstoffgemisches in dem Teilbereich von 50 bis 95 Gew.% und damit das Merkmal M2.1.1 im Zusammenhang mit dem Merkmal M2.1 unmittelbar aus der Druckschrift D2 zu entnehmen (vgl. D2, Spalte 3, Beispiel 3 i. V. m. mit Beispielen 2 und 1). Ein nicht wasserlösliches, aber wasserdispergierbares Polymer als Komponente B des Klebstoffgemisches gemäß Streitpatent und damit das Merkmal M2.2 ergibt sich ebenfalls unmittelbar aus der Druckschrift D2. Denn der pulverförmige Kleb- stoff gemäß D2 kann bis zu 50 Gew.-% an sonstigen Additiven enthalten, zu denen auch die expressis verbis genannten Redispergierpulver zählen (vgl. D2, Spalte 2, Zeilen 39 bis 40 i. V. m. Zeilen 26 bis 30). Dem fachkundigen Leser ist dabei geläufig, dass es sich bei Redispergierpulvern üblicherweise um nicht wasserlösliche, aber wasserdispergierbare Polymere handelt und dafür oftmals Polyvinylacetate als Redispergierpulver zum Einsatz gelangen. Demgegenüber - -10 stellen die 5 bis 50 Gew.-% des Merkmals M2.2 einen Teilbereich aus dem Bereich von bis zu 50 Gew.-% der D2 dar. Im Hinblick auf die höchstrichterliche Entscheidungspraxis zur Neuheit einer Bereichsauswahl vermögen die Bereichs- angaben in den Merkmalen M.2.1 und M.2.2 die Neuheit jedoch nicht zu begründen (vgl. BGH GRUR 1990, 510 - Crackkatalysator; BGH GRUR 1992, 842 - Chrom-Nickel-Legierung; BGH GRUR 2000, 591 - Inkrustierungsinhibitoren). Was die Verwendung des durch die Druckschrift D2 in den stofflichen Merkmalen M2, M2.1, M2.1.1 und M2.2 vorweggenommenen Klebstoffgemisches zur Plaka- tierung im witterungsbeeinflussten Außenbereich anbelangt, so findet sich in D2 der Hinweis, dass für die Plakatierung im Außenbereich Trockenprodukte auf Ba- sis von Stärke, Stärkederivaten sowie Cellulosederivaten oder aus Mischungen der vorgenannten Rohstoffe eingesetzt werden (vgl. D2, Spalte 1, Zeilen 8 bis 10). Da eine Plakatierung im Aussenbereich zwangsläufig witterungsbeeinflußt ist, ent- nimmt der Leser aus der Druckschrift D2 ohne Weiteres, dass ein Klebstoff- Trockengemisch mit einem Gehalt an den Komponenten A und B entsprechend den Merkmalen M2.1.1 und M2.2 zur Plakatierung im witterungsbeeinflussten Aussenbereich verwendet werden kann, und damit auch das Merkmal M.1. Da aus der Druckschrift D2 die Verwendung eines Klebstoffgemisches mit den Merkmalen M1, M2, M2.1, M2.1.1 sowie M2.2 und somit eine der zwei Alter- nativen des Patentanspruchs 1 gemäß Streitpatent hervorgeht, hat dieser An- spruch mangels Neuheit insgesamt keinen Bestand. Dem steht auch nicht entgegen, dass der in D2 beschriebene Plakatkleber neben den wasserlöslichen Polysacchariden und den optionalen Redispergierpulvern noch 1 bis 50, insbesondere 1 bis 20 Gew.-%, an grobkörnigen Stoffen, wie Zucker oder Harnstoff, enthält, um eine Klumpenbildung beim Anmachen mit Wasser zu vermeiden (D2, Spalte 1, Zeile 58 bis Spalte 2, Zeile 12 sowie Spalte 2, Zeilen 37 bis 38). Denn auch das gemäß Patentanspruch 1 des Streitpatents zu verwendende Klebstoffgemisch ist, wie bereits vorstehend ausgeführt, im Hinblick - -11 auf die Wendung „mit einem Gehalt an“ in seiner Zusammensetzung nicht auf die Komponenten A und B beschränkt. Dem Einwand der Patentinhaberin, die Verwendung von Natrium-Carboxyme- thylcellulose sei von der Offenbarung der D2 mit dem generischen Begriff „wasserlösliches Polysaccharid“ zwar umfasst, nicht aber neuheitsschädlich vor- weggenommen, kann der Senat schon im Hinblick auf das Ausführungsbeispiel 3 der D2 nicht beitreten. Auch der Ansicht der Patentinhaberin, wonach die Verwendung von Natrium- Carboxymethylcellulose als Komponente A in Kombination mit einem nicht was- serlöslichen, aber wasserdispergierbaren Polymer, speziell einem Redispergier- pulver als Komponente B gegenüber der unspezifischen, allgemeinen Beschrei- bung der D2 eine Auswahlerfindung darstelle, kann der Senat nicht beitreten. Denn die Lehre der D2 sieht die wenngleich optionale Zugabe üblicher Zusatz- stoffe, darunter Redispergierpulver, bereits vor, was nichts anderes bedeutet, als dass in der expressis verbis Na-Carboxymethylcellulose enthaltenden Klebstoff- Trockenmasse des Beispiels 3 jedenfalls die angeführten üblichen Zusatzstoffe und damit auch Redispergierpulver als weitere optionale Bestandteile in den be- treffenden Bereichsangaben, d. h. in einem Anteil von bis zu 50 Gew.-%, selbstverständlich mitzulesen sind. Das Herausgreifen eines Zusatzstoffes aus einem nur fünf solcher Stoffe umfassenden und deshalb sehr kleinen, leicht überschaubaren Kollektivs üblicher Zusatzstoffe und dessen Verwendung in Kombination mit einem in der gleichen Druckschrift bevorzugt genannten Stoff im Rahmen einer vorbeschriebenen Lehre erfüllt jedenfalls nicht das Kriterium der Neuheit unter dem Gesichtpunkt einer Auswahlerfindung. Die vorgenommene Bewertung steht auch im Einklang mit den Grundsätzen der Entscheidung „Elektrische Steckverbindung“ (vgl. BGH GRUR 1995, 330), die sich zwar auf den Offenbarungsgehalt einer Vorveröffentlichung im Bereich der Mechanik beziehen, sich jedoch ohne Weiteres auf den Bereich der Klebstoff- - -12 chemie übertragen und anwenden lassen. Demnach ist ein Klebstoffgemisch dann als neuheitsschädlich vorweggenommen anzusehen, wenn dem hier angespro- chenen Fachmann in einer Vorveröffentlichung ein konkreter Hinweis auf die Komponenten des Klebstoffgemisches vermittelt wird, er also die Abmischung des Klebstoffgemisches mit den beanspruchten Komponenten in Gedanken ohne Weiteres mitliest und aufgrund dieses Hinweises ohne Weiteres in die Lage ver- setzt wird, das betreffende Klebstoffgemisch in die Hand zu bekommen. Dies ist hier der Fall. Nicht erforderlich ist, dass das betreffende Klebstoffgemisch in der Vorveröffent- lichung bereits hergestellt worden ist (vgl. BGH GRUR 1988, 447, 449 – Fluoran). b) Das Streitpatent hat auch in der Fassung des Hilfsantrags keinen Bestand. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lediglich dadurch, dass die Kompo- nente A stofflich auf Natrium-Carboxymethylcellulose und damit auf das Merkmal M.2.1.1 des Hauptantrags beschränkt wurde. Der Gegenstand gemäß Hilfsantrag entspricht somit jener auf dem Merkmal M2.1.1 basierenden Alternative des Hauptantrags, der es, wie vorstehend ausgeführt, an der erforderlichen Neuheit gegenüber dem Inhalt der Druckschrift D2 mangelt. Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag ist deshalb ebenfalls mangels Neuheit nicht gewährbar, wobei vollumfänglich auf die betreffenden Gründe zum Hauptantrag verwiesen wird. c) Die Patentinhaberin hat in der mündlichen Verhandlung nach ausführlicher Erörterung der Sachlage abschließend nur einen Hilfsantrag eingereicht. Weitere Anhaltspunkte für ein stillschweigendes Begehren einer weiter beschränkten Fas- sung haben sich nicht ergeben. Infolgedessen hat die Patentinhaberin die Auf- rechterhaltung des Patents erkennbar nur im Umfang eines Anspruchssatzes be- antragt, der zumindest einen nicht rechtsbeständigen Patentanspruch (hier Patent- - -13 anspruch 1 nach Haupt- und Hilfsantrag) enthält. Deshalb war das Patent insge- samt zu widerrufen. Auf die rückbezogenen, nachgeordneten Patentansprüche brauchte bei dieser Sachlage nicht gesondert eingegangen zu werden (BGH Beschl. v. 27. Juni 2007 – X ZB 6/05 – Informationsübermittlungsverfahren II; in Fortführung von BGH Beschl. v. 26. September 1996 – X ZB 18/95, GRUR 1997, 120 – Elektrisches Speicherheizgerät). Dr. Egerer Schwarz-Angele Dr. Maksymiw Zettler Me