29 W (pat) 22/04

BPatG 154 08.05 BUNDESPATENTGERICHT _______________ (Aktenzeichen) 10. Oktober 2007 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache betreffend die Markenanmeldung 303 28 311.4 29 W (pat) 22/04 Verkündet am … ger-Huber sowie den Richter am Ober- ndesgericht Karcher hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. Oktober 2007 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Dr. Mittenber la - 2 - beschlossen: 1. Der Beschluss der Markenstelle für die Klasse 38 vom 27. Novem- ber 2003 wird aufgehoben. 2. Es wird angeordnet, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen. G r ü n d e I. Die Beschwerdeführerin ist infolge Umschreibung Rechtsnachfolgerin der Anmel- derin W… AG geworden, die am 3. Juni 2003 die Wortmarke 303 28 311.4 Com.Spots für die Waren - und Dienstleistungen der Klasse 9: Unbespielte und bespielte Datenträger; Computer-Software für die Telekommunikation; Computer; Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Aufkleber; Stickers; Photographien; Schreibwaren; Klasse 36: Finanzwesen, insbesondere Durchführen eines Micropayment für die Nutzung des Internets; - 3 - Klasse 37: Hardwaremäßige Installation von Anrufbeantwortern, Faxmail, Konferenzschaltungen, Rückruf- und Rufweiterleitungsfunktionen und Voicemail; Klasse 38: Bereitstellung von Informationen und Daten über das Internet, ins- besondere im Zusammenhang mit Telekommunikation; Betrieb von Telekommunikationsnetzen und Breitbandkabelanla- gen einschließlich Mobilfunk, Satellitenfunk und Funkrufsystemen; Übertragung von Sprache, Daten, Bildern, Symbolen, Signalen und sonstigen akustischen und optischen Zeichen; Bereitstellung einer Plattform im Internet; die einem Nutzer die Möglichkeit gibt, aus einer Vielzahl von Funktionen auszuwählen, wie beispielswei- se Anrufbeantworter, Faxmail, Konferenzschaltung, Rückruf, Ruf- weiterleitung, Surfen im Internet, Datenverarbeitung, Voicemail, Videokonferenz, Fernsehen, Radio oder einer Kombination aus diesen Funktionen; Dienstleistungen eines Internetproviders, näm- lich zur Verfügung stellen eines Portals im Internet, über das ein Surfen im Internet möglich ist; Klasse 42: Digitale Datenaufbereitung von Sprache, Daten, Bildern, Symbo- len, Signalen und sonstigen akustischen und optischen Zeichen; digitale Bildverarbeitung; softwaremäßige Installation von Anrufbe- antwortern, Faxmail, Konferenzschaltungen, Rückruf- und Rufwei- terleitungsfunktionen und Voicemail; Programmierarbeiten an An- rufbeantwortern, Faxmail, Konferenzschaltungen, Rückruf- und Rufweiterleitungsfunktionen und Voicemail; - 4 - Klasse 43: Beherbergung und Verpflegung von Gästen; zur Verfügung stellen eines räumlichen Bereichs, in dem auf ein WLAN zurückgegriffen werden kann; zur Eintragung angemeldet hat. Die Markenstelle für die Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 27. November 2003 zurückgewiesen. Zur Begrün- dung hat sie im Wesentlichen ausgeführt, das Zeichen sei mangels Unterschei- dungskraft nicht nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schutzfähig. Der Wortbestandteil „Com“ sei eine Abkürzung für „commercial“, was im Englischen für „Werbung“ ste- he. Bei dem Markenbestandteil „Spots“ handele es sich um einen englischen Fachbegriff mit der Bedeutung „kurze Werbeeinblendung“. Der Verkehr werde deshalb das Zeichen „Com.Spots“ lediglich als inhaltliche Angabe nicht jedoch als unternehmensbezogenen Herkunftshinweis dahin verstehen, dass die so gekenn- zeichneten Waren und Dienstleitungen bei der Produktion, dem Vertrieb und der Ausstrahlung von Werbesendungen Verwendung finden. Darüber hinaus sei auch ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bejahen, da in Ansehung der weltweiten Verflechtung auf dem betroffenen Sektor die Benutzung der Kurz- form „Com.Spots“ für den Begriff „commercial spots“ offenstehen müsse. Gegen diesen am 5. Dezember 2003 zugestellten Zurückweisungsbeschluss hat die Beschwerdeführerin am 23. Dezember 2003 Beschwerde eingelegt. Die Be- schwerdeführerin macht geltend, dass der angemeldeten Wortfolge ein Schutzhin- dernis nicht entgegenstehe. Der Wortfolge komme Unterscheidungskraft zu. Der Verkehr verstehe das Zeichen nicht als Abkürzung in Verbindung mit einem engli- schen Wort; vielmehr assoziiere der Verkehr für die angemeldeten Waren- und Dienstleistungen eine Art Internetadresse mit einer Second-Level-Domain und ei- ner Top-Level-Domain, die durch den „.“(dot) voneinander getrennt seien. Der Ver- kehr vermute u. U. eine neue Top-Level-Domain „spots“. Das angemeldete Zei- - 5 - chen sei ein verschwommener Begriff, der den Verkehr zum Nachdenken anrege. Aufgrund dieser Mehrdeutigkeit sei eine Unterscheidungskraft des Zeichens zu be- jahen. Auch die Recherche des Amtes habe ergeben, dass lediglich der Begriff „Commercial Spot“ im Verkehr verwendet werde, nicht jedoch das vorliegend kon- kret angemeldete Zeichen „Com.Spots“. Aus dem Wörterbuch Duden Oxford erge- be sich, dass der Begriff „commercial spot“ keinen Eingang in die englische Spra- che gefunden habe. Auch ein Freihaltebedürfnis i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei nicht gegeben. Aufgrund der Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit liege keine im Vor- dergrund stehende waren- bzw. dienstleistungsbezogene beschreibende Aussage vor, deren freie Verwendung für den Verkehr sichergestellt werden müsse. Eine Mehrdeutigkeit des Zeichens ergebe sich auch daher, dass die Markenstelle ur- sprünglich den Zeichenbestandteil „Com“ als Abkürzung für „communication“ ge- wertet habe und erst im angefochtenen Beschluss dieser Zeichenbestandteil als inhaltsbeschreibende Bedeutung für die Abkürzung des Begriffes „commercial“ ge- wertet worden sei. Schließlich sei im vorliegenden Fall gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG die Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen angezeigt, weil der angefochtene Beschluss vom 27. November 2003 auf Erwägungen gestützt worden sei, die im Zwischenbescheid der Markenstelle vom 3. September 2003 keine Erwähnung ge- funden hätten, und zu denen die Anmelderin somit nicht habe Stellung nehmen können. Wäre der Anmelderin ordnungsgemäß rechtliches Gehör zu den die Zu- rückweisung tragenden Gründen gewährt worden, hätte die Anmelderin die Be- denken der Markenstelle ausräumen können, dass ein Beschwerdeverfahren ent- behrlich geworden wäre. - 6 - Die Beschwerdeführerin beantragt, 1. den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben, 2. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen. Nach Erörterung der Sach- und Rechtslage in der mündlichen Verhandlung vom 10. Oktober 2007 hat die Beschwerdeführerin das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, für die die Eintragung der Marke begehrt wird, auf folgende Wa- ren und Dienstleistungen eingeschränkt: Klasse 9: Unbespielte Datenträger; Computer; Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Aufkleber; Stickers; Photographien; Schreibwaren; Klasse 36: Finanzwesen, insbesondere Durchführen eines Micropayment für die Nutzung des Internets; Klasse 37: Hardwaremäßige Installation von Anrufbeantwortern, Faxmail, Konferenzschaltungen, Rückruf- und Rufweiterleitungsfunktionen und Voicemail; Klasse 38: Betrieb von Telekommunikationsnetzen und Breitbandkabelanla- gen einschließlich Mobilfunk, Satellitenfunk und Funkrufsystemen; Übertragung von Sprache, Daten, Bildern, Symbolen, Signalen und sonstigen akustischen und optischen Zeichen; - 7 - Klasse 42: Digitale Datenaufbereitung von Sprache, Daten, Bildern, Symbo- len, Signalen und sonstigen akustischen und optischen Zeichen; digitale Bildverarbeitung. II. Die zulässige Beschwerde ist nach der in der mündlichen Verhandlung vom 10. Oktober 2007 erfolgten Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsver- zeichnisses begründet. Für die verbleibenden Waren und Dienstleistungen kommt dem angemeldeten Zei- chen die erforderliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu. Unterscheidungskraft ist im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ur- sprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewähr- leisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung vom Verkehr als Unter- scheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen ei- nes Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu wer- den. Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d. h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhinder- nis zu überwinden (BGH GRUR 2006, 850, Rn. 18 - Fussball WM 2006; GRUR 2005, 417 - BerlinCard; GRUR 2000, 332 - Radio von hier; GRUR 2000, 323 - Partner with the Best; GRUR 2000, 722 - LOGO). Kann einer Wortmarke für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das im Verkehr - z. B. wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt da- - 8 - für, dass die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH GRUR 2000, 322 - Radio von hier; GRUR 1999, 1989 - YES; GRUR 2001, 735 - Test it). Enthalten Wortbestandteile einen beschreibenden Begriffsin- halt, der für die in Frage stehenden Waren ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird, gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass der Ver- kehr sie nicht als Beschreibung von Wareneigenschaften ansieht (BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK; GRUR 1999, 1089 - YES). Daran ändert auch nichts, dass die Wortbildung lexikalisch u. U. nicht nachweisbar ist (BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK). Dabei genügt es nicht, je- dem der Bestandteile eines Zeichens eine mögliche beschreibende Bedeutung zu- zumessen. Ein solcher Charakter muss auch für die Neuschöpfung festgestellt werden (EuGH GRUR 2004, 674 - POSTKANTOOR; GRUR 2004, 680 - BIOMILD). Im Allgemeinen bleibt jedoch die bloße Kombination von Bestandtei- len, von denen jeder Merkmale der Ware bzw. Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, selbst beschreibend (BPatG 25 W (pat) 56/05 - Ecologic Legal; EuGH GRUR 2004, 675 - POSTKANTOOR; GRUR 2004, 680 - BIOMILD). Die Unterscheidungskraft einer aus Wörtern zusammengesetzten Marke kann daher zwar partiell für jeden ihrer Begriffe und Bestandteile getrennt geprüft werden. Die Unterscheidungskraft hängt im Ergebnis jedoch stets von ei- ner Prüfung der Gesamtheit der Wortfolge ab (EuG, GRUR Int. 2005, 831 - Celltech, bestätigt durch EuGH C-273/05). Bei der Beurteilung ist nämlich zu be- rücksichtigen, dass der Verkehr das verwendete Zeichen aufnimmt, wie es ihm entgegentritt ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (BGH GRUR 2000, 323 - Partner with the Best). Abzustellen ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise. Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen auf- merksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren - 9 - und Dienstleistungen bzw. des Handels zu achten (BGH GRUR 2006, 850 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2006, 411 - Matratzen Concord/Hukla). Im vorliegenden Fall besteht das Zeichen aus den zwei Bestandteilen „Com“ und „Spots“, getrennt durch einen Punkt. Bei dem ersten Zeichenbestandteil „Com“ handelt es sich erkennbar um eine Ab- kürzung aus der englischen Sprache. Im Leipziger Wortschatz findet sich für den Begriff „Com” eine Verwendung für die Bezeichnung “Kommunikation“, im Bereich der Lexikologie als Top-Level Domain sowie im Bereich der Informatik für eine Rei- he von Bedeutungen (http://wortschatz.uni-leipzig.de). Der Zeichenbestandteil wird sowohl als technische Abkürzung für den Begriff „communication“, für den Begriff „commercial“ aber auch für eine Reihe weiterer Begriffe wie z. B. „command“, „common“, „compiler“, „complement“,„computer output micro fish“ „computer out- put microfilmer“ etc. verwendet (vgl. Duden, Das Wörterbuch der Abkürzungen, 5. Aufl.; Wennrich, Internationales Verzeichnis der Abkürzungen - Akronyme der Elektronik, Elektrotechnik, Computertechnik und Informationsverarbeitung jeweils zum Stichwort „com“). Er fungiert auch als Abkürzung für Begriffe wie „communica- tion port“, „compact executable file“, „continuation of message” (Kajan, Information Technology Encyclopedia and Acronyms; vgl. zur Verwendung im Bereich der In- formationstechnologie auch Rosenbaum, Fachverzeichnis, Informationstechnolo- gie von A - Z). Des weiteren ist für die Abkürzung die Bedeutung „component ob- ject model“ (www.abkürzungen.de zum Stichwort „com“) nachzuweisen. Bei dem zweiten Zeichenbestandteil „spots“ handelt es sich um einen englischen Begriff, der mit den Bedeutungen „Orte, Plätze, Flecke, Stellen“ ins Deutsche zu übertragen ist (Der Kleine Eichborn, 4. Aufl., Wirtschaft und Wirtschaftsrecht Eng- lisch-Deutsch zum Stichwort „spot“). Der Begriff „spot“ hat auch Eingang in die deutsche Sprache gefunden. Dabei wird er gleichbedeutend mit der englischen Bedeutung sowohl als Begriff für „Fleck, Ort“ wie auch als Synonym für einen Wer- befilm und als Bezeichnung für eine Strahlerlampe verstanden (Duden, Deutsches - 10 - Universalwörterbuch, 6. Aufl.; http://www.wortschatz.uni-leipzig.de). Eine Internet- recherche hat auch in der täglichen Benutzung eine Verwendung des Begriffes für Örtlichkeiten insbesondere für Sportveranstaltungen wie Surfen und Skaten erge- ben. Auf das Ergebnis der vom Senat durchgeführten Internetrecherche wird Be- zug genommen. Anders als die Beschwerdeführerin meint sieht der Verkehr in dem Zeichen auf Grund der durch den Punkt in zwei Bestandteile gegliederten Marke keinen Hin- weis auf eine Internetadresse. Der maßgebliche angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher weiß, dass es keine Top-Level Domain „spots“ gibt. Vielmehr wird durch den Punkt auf Anhieb erkennbar, dass es sich bei dem ersten Zeichenbestandteil um eine Abkürzung handelt. Dem angemeldeten Zeichen in seiner Gesamtheit kann mit der Begründung der Markenstelle aus dem angefochtenen Beschluss vom 27. November 2003 nicht jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden. Denn für den Verkehr ist das Zeichen nicht als Abkürzung für „commercial spot“ ohne analysierende Betrachtungsweise inhaltsbeschreibend verständlich. Zwar wird lexikalisch für die Abkürzung „Com“ auch der Begriff „commercial“ ge- führt. Für den Bereich der Werbung konnte jedoch keine Verwendung der Abkür- zung festgestellt werden. Werbesendungen werden stets als „Werbespot“, „Spot“ oder „commercial spot“ bezeichnet. Soweit eine Abkürzung des Begriffes „com- mercial“ nachzuweisen war, wurde diese nicht mit den Anfangsbuchstaben „com“ sondern mit der Begriffsendung „mercial“ wie z. B. bei „infomercial“ gebildet. Dies ist ein Hinweis darauf, dass der Verkehr dem Zeichen „com“ keine wegen der Fül- le der Bedeutungsmöglichkeiten geeignete inhaltliche Beschreibung für „commer- cial“ zumisst. Selbst wenn der zweite Zeichenbestandteil „spots“ neben dem Be- griff der Örtlichkeit auch als Kurzfilm bekannt ist, kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Verkehr das angemeldete Gesamtzeichen inhaltsbeschreibend für einen kurzen Werbefilm versteht. - 11 - Demgegenüber kann das Zeichen vom Verkehr aber bei entsprechenden Waren und Dienstleistungen inhaltsbeschreibend als englischsprachige Kurzform für „Communication Spots“, mithin „Kommunikationsorte bzw. -stellen“ verstanden werden, wie dies ursprünglich auch von der Markenstelle im Zwischenbescheid vom 3. September 2003 gesehen worden ist. Zwar handelt es sich bei dem Zeichenbestandteil „com“ nicht um eine Abkürzung die ausschließlich dieses Verständnis „Kommunikation“ zulässt. Neben einer Fülle von spezifischen technischen Begrifflichkeiten kommt der Abkürzung aber auch diese Bedeutung zu. Diese Abkürzung ist dem Durchschnittskunden der maßgebli- chen Verkehrskreise im besonderen Maße für „Kommunikation“ aus Firmenbe- zeichnungen wie Telekom, mobilcom oder comcast geläufig. Selbst wenn das an- gemeldete Zeichen in seiner Bedeutung „Kommunikationsorte, -stellen“ beschrei- bend sein kann kann, trifft dies nach der erfolgten Einschränkung des Verzeichnis- ses auf die verbleibenden Waren- und Dienstleistungen nicht zu. Bei diesen han- delt es sich nicht um solche, bei denen der Verkehr das Zeichen in diesem Sinne als inhaltlich beschreibend versteht. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist begründet. Nach § 71 Abs. 3 MarkenG kann das Patentgericht aus Billigkeitsgründen anordnen, dass die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird (Ströbele/Hacker, a. a. O. § 71, Rn. 31). Dabei kommt es auf den Ausgang des Beschwerdeverfahrens nicht an (BPatGE 2, 61). Billigkeitsgründe für die Rückzahlung können sich aus Verfahrensfehlern und zwar insbesondere bei der Verletzung des rechtlichen Gehörs ergeben, wenn das Fehlverhalten ursächlich für die Notwendigkeit einer Beschwerdeeinlegung war (Ströbele/Hacker, a. a. O. § 71, Rn. 32). Vorliegend hat die Markenstelle das Recht der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör verletzt. Dieses Recht ge- währt nicht nur die ausreichende Möglichkeit zum Sachvortrag; es kann auch ver- letzt sein, wenn die Entscheidung ohne einen vorherigen Hinweis auf Gesichts- punkte abstellt, mit denen auch ein gewissenhafter Verfahrensbeteiligter nicht zu rechnen brauchte, mithin die Entscheidung für den Verfahrensbeteiligten überra- - 12 - schend ist (Ströbele/Hacker, a. a. O. § 83, Rn. 39, 43). Dies ist hier der Fall. Im Zwischenbescheid vom 3. September 2003 hatte die Markenstelle ausschließlich auf eine inhaltsbeschreibende Bedeutung des Zeichens „Com.Spots“ als „Kommu- nikationsplätze oder -stellen“ abgestellt, ohne weiteren Hinweis sodann aber den angefochtenen Zurückweisungsbeschluss vom 27. November 2003 mit einer be- schreibenden Bedeutung des Zeichens für „kurze Werbeeinblendung (commercial spots)“ begründet. Damit musste die Beschwerdeführerin nicht rechnen. Auch die erforderliche Kausalität zwischen der Verletzung des rechtlichen Gehörs und der Notwendigkeit der Beschwerdeeinlegung liegt vor. Sie ist bereits dann ge- geben, wenn die Entscheidung auf der Verweigerung des rechtlichen Gehörs be- ruhen kann. Davon ist auszugehen, wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Anhörung zu einem anderen Ergebnis geführt hätte und der Beschwerde- führer die Beschwerde deshalb für notwendig halten durfte (Ströbele/Hacker, a. a. O. § 83, Rn. 39, 40; vgl. auch Schulte Patentgesetz, 7. Aufl., § 73, Rn. 129 zur entsprechenden Vorschrift des Patentgesetzes). Vorliegend kann eine solche Ursächlichkeit nicht ausgeschlossen werden. Denn die Markenstelle ist von ihrer ursprünglichen Auffassung, eine Zurückweisung auf ein Verständnis des Zeichens als „Kommunikationsplätze oder -stellen“ zu stützen, abgerückt, so dass die Argu- mentation der Beschwerdeführerin insofern erfolgreich war. Ohne Gelegenheit zur Stellungnahme hat die Markenstelle sodann die Zurückweisung auf eine andere Begründung gestützt. Bei dieser Sachlage ist aus der Sicht eines verständigen Be- schwerdeführers nicht auszuschließen, dass die Entscheidung der Markenstelle ohne den Fehler anders ausgefallen wäre, so dass die Beschwerdeführerin die Beschwerde deshalb für notwendig halten durfte. Grabrucker Dr. Mittenberger-Huber Karcher Ko