29 W (pat) 88/02

Bundespatentgericht Leitsatz Rechtsbeschwerde zugelassen: ja 29. Senat 17.05.2006 29 W (pat) 88/02 §§ 32 Abs. 2 Nr. 2, 33 Abs. 1, 36 Abs. 2 S. 2 MarkenG „KieINET“ 1. Das Deutsche Patent- und Markenamt ist verpflichtet, vor Prüfung der Schutzfähigkeit den Anmeldetag der eingereichten Markenanmeldung festzustellen. 2. Die Zuerkennung eines Anmeldetags setzt die Einreichung einer eindeutigen Markenwiedergabe voraus (§ 33 Abs. 1 i. V. m. § 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). 3. Die Einreichung eines einzigen Antragsvordrucks mit mehreren Markenwiedergaben erfüllt jedenfalls dann nicht die Voraussetzungen für die Zuerkennung eines Anmeldetags, wenn der Anmelder nur eine einzige Anmeldegebühr entrichtet. In diesem Fall kann erst der Tag als Anmeldetag zuerkannt werden, an dem der Anmelder wirksam bestimmt, für welche der eingereichten Wiedergaben der Schutz beansprucht wird (§ 36 Abs. 2 S. 2 MarkenG). BUNDESPATENTGERICHT 29 W (pat) 88/02 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Marke 301 43 264 - 2 - hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. Mai 2006 durch … beschlossen: 1. Die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. November 2001 und 22. Februar 2002 werden auf- gehoben. 2. Das Verfahren wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen. 3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen. G r ü n d e I. Die Beschwerdeführerin hat am 18. Juli 2001 eine Wort-/Bildmarkenanmeldung unter Verwendung des amtlichen Anmeldevordrucks mit drei verschiedenen Mar- kenwiedergaben eingereicht. Diese enthalten übereinstimmend in jeweils gleicher Schriftgröße und -art den Wortbestandteil „KielNET“. Zwei dieser Markenwieder- gaben sind zweifarbig, eine davon ist in Schwarz-Weiß gehalten. Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen lautet: Telekommunikation (Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, Dienstleistungen eines Call-Centers, Dienstleistungen eines Internet-Providers, Telekommunikations- - 3 - dienstleistungen, nämlich Anrufweiterleitung, Telekommunika- tionsdienstleistungen, nämlich Auskunftsdienste …); Werbung: Dienstleistungen einer Werbeagentur, Sponsoring in Form von Werbung, Design von Homepages und Websites. Mit Schreiben vom 10. Oktober 2001 beanstandete die Markenstelle für Klasse 38 die Anmeldung als schutzunfähig. Der Eintragung stünden absolute Schutzhinder- nisse entgegen, weil der Wortbestandteil „KielNET“ für die beanspruchten Dienst- leistungen eine rein beschreibende Angabe darstelle. Im Übrigen sei noch zu klä- ren, für welche der drei Markenwiedergaben die Eintragung beantragt werde. Mit ihrer Erwiderung vom 8. November 2001 übersandte die Anmelderin eine weitere, mit keiner der ursprünglich eingereichten Wiedergaben übereinstimmende Mar- kenwiedergabe und erklärte, diese solle Grundlage des weiteren Anmeldeverfah- rens sein. Die der Anmeldung beigefügten Markenwiedergaben seien versehent- lich eingereicht worden. Mit zwei Beschlüssen vom 26. November 2001 und 22. Februar 2002 hat die Mar- kenstelle für Klasse 38 die Anmeldung auf der Grundlage der schwarz-weißen Markenwiedergabe als freihaltebedürftige und nicht unterscheidungskräftige An- gabe zurückgewiesen. Als Zusammensetzung des Ortsnamens „Kiel“ und des Begriffs „NET“ sei der Wortbestandteil ohne weiteres im Sinne von „Netzwerk für die Stadt Kiel“ verständlich und beschreibe damit unmittelbar die Art und Bestim- mung der beanspruchten Dienstleistungen. Die grafische Gestaltung bewege sich im Rahmen des Werbeüblichen und werde vom Publikum nicht als Herkunftshin- weis erfasst. Die Entscheidungsgründe lassen nicht erkennen, warum die Marken- stelle die Prüfung der Schutzfähigkeit anhand der schwarz-weißen Markenwieder- gabe vorgenommen hat. Sie befassen sich auch nicht mit der am 8. November 2001 von der Anmelderin nachträglich eingereichten Markenwieder- gabe. - 4 - Die Anmelderin hat am 8. April 2002 Beschwerde eingelegt. Zur Begründung führt sie aus, dass es sich bei der angemeldeten Marke um eine lexikalisch nicht nach- weisbare Wortschöpfung handele, der sich für die beanspruchten Dienstleistungen kein beschreibender Aussagegehalt zuordnen lasse. Außerdem habe die Marken- stelle unberücksichtigt gelassen, dass die nachgereichte vierte Markenwiedergabe in den Farben Magenta, Blau, Grau und Weiß angemeldet worden sei. Auf den Hinweis des Senats vom 23. August 2004, dass es nach wie vor an einer präzisen Bestimmung der beanspruchten Marke fehle und insbesondere die am 8. November 2001 nachgereichte Bildmarke nicht ursprünglich angemeldet wor- den sei, teilte die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 7. September 2004 mit, dass sie als einzutragende Marke die auf Seite 3 der Amtsakte abgebildete Mar- kenwiedergabe bestimme. Des Weiteren trägt sie vor, dass sich die Markenstelle auch mit der grafischen Gestaltung dieser Wiedergabe in den angefochtenen Be- schlüssen nicht befasst habe. Mit Beschluss vom 24. November 2004 hat der Senat dem Präsidenten des Deut- schen Patent- und Markenamts nach § 68 Abs. 2 MarkenG anheim gegeben dem Verfahren beizutreten. Bei Prüfung der Beschlüsse der Markenstelle komme es auf die Bestimmung des Anmeldetags an, weil erst ab diesem Zeitpunkt eine wirk- same Markenanmeldung vorliege. Der Senat ging dabei von der Überlegung aus, dass im Falle einer teilweisen oder vollständigen Schutzfähigkeit bei der Eintra- gung der Marke der Anmeldetag feststehen müsse. An der Rechtmäßigkeit der Praxis des Deutschen Patent- und Markenamtes, die es dem Anmelder bei Einrei- chen einer Anmeldung mit mehreren unterschiedlichen Markenwiedergaben er- laube, unter Wahrung des ursprünglichen Anmeldetags nachträglich zu bestim- men, für welche konkrete Markenwiedergabe die Eintragung beantragt werde, be- stünden aber Zweifel. Die Voraussetzungen für die Zuerkennung eines Anmelde- tags ebenso wie die Anforderungen an die Bestimmtheit der Marke seien Rechts- fragen von grundsätzlicher Bedeutung. - 5 - Der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Schreiben vom 25. Mai 2005 den Verfahrensbeitritt erklärt. In seiner Stellungnahme führt er aus, dass nach der Amtspraxis die Einreichung einer einzigen Markenanmeldung mit verschiedenen Markenwiedergaben als Anmeldung mehrerer Marken behandelt werde. Der Anmelder bekomme in diesem Fall für alle Markenwiedergaben einen Anmeldetag zuerkannt und könne dann im weiteren Verfahrensverlauf entschei- den, ob er diese zurücknehme oder zusätzliche Anmeldegebühren nachzahle. Hingegen werde das Austauschen der Markenwiedergabe durch eine neue, nach- gereichte Markenwiedergabe als unzulässig angesehen. Im Übrigen stünden der Eintragung ohnehin absolute Schutzhindernisse entgegen. Die Anmelderin hält die Amtspraxis für rechtmäßig. Sie weist außerdem darauf hin, dass sich ihre Beschwerde nur gegen die auf das Bestehen absoluter Schutz- hindernisse gestützte Zurückweisung der Anmeldung richte. Wegen des im Be- schwerdeverfahren geltenden Verböserungsverbot sei das Gericht daher nicht befugt, den zuerkannten Anmeldetag in Frage zu stellen. Dem Gesetzeswortlaut des § 32 Abs. 2 MarkenG lasse sich nicht entnehmen, dass die Einreichung einer Anmeldung mit mehreren Markenwiedergaben zur Unwirksamkeit der Anmeldung führe. Dagegen sprächen insbesondere die Anmeldeerfordernisse für die Einrei- chung dreidimensionaler Marken, nach denen bis zu sechs Wiedergaben erlaubt seien. Im Übrigen stünden der Eintragung des Zeichens auch keine absoluten Schutz- hindernisse entgegen. Selbst wenn man davon ausgehe, dass das angespro- chene Publikum den Wortbestandteil „KielNET“ mit der Bedeutung von „Kie- ler Netz“ erfasse, lasse sich für die beanspruchten Dienstleistungen kein eindeutig beschreibender Aussagegehalt zuordnen. Die Annahme der Verkehr erkenne darin den Hinweis auf ein lokales Telekommunikationsnetz sei realitätsfremd. - 6 - Die Anmelderin beantragt sinngemäß, die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben. Sie regt hilfsweise die Zulassung der Rechtsbeschwerde an. II. Die nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde ist begründet. Die angefochtenen Beschlüsse waren aufzuheben und das Verfahren zurückzuver- weisen, weil das Deutsche Patent- und Markenamt noch nicht in der Sache zur nachträglich bestimmten Markenwiedergabe als einzutragende Marke entschieden hat (§ 70 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). 1. Die Markenstelle hat der Prüfung der Schutzfähigkeit eine unwirksame Markenanmeldung zugrunde gelegt und hinsichtlich der wirksamen Anmeldung noch keine Entscheidung über die Eintragungsfähigkeit nach § 33 Abs. 2 MarkenG getroffen. Bei Nachholung der Prüfung der Anmeldeerfordernisse wird sie auch den Anmeldetag festzusetzen haben. 1.1. Gesetzliche Mindesterfordernisse einer wirksamen Markenanmeldung sind nach § 32 Abs. 2 MarkenG Angaben zur Identität des Anmelders, eine Marken- wiedergabe und ein Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen. Der Anspruch auf Eintragung der Marke nach § 33 Abs. 1 MarkenG entsteht an dem Tag, an dem diese Angaben und Unterlagen beim Deutschen Patent- und Markenamt oder einem zur Annahme von Markenanmeldungen bestimmten Patentinformations- zentrum eingehen. Erfüllt eine Anmeldung die genannten Mindesterfordernisse nicht, wird ihr der Tag als Anmeldetag zuerkannt, an dem die Anmeldemängel be- hoben werden (§ 36 Abs. 2 S. 2 MarkenG). - 7 - 1.2. Die einen Anmeldetag begründende Markenwiedergabe nach § 32 Abs. 2 MarkenG muss eindeutig sein aufgrund des verfassungsrechtlichen Bestimmt- heitsgebotes für die Verleihung eines den Schutz nach Art. 14 GG beanspruchen- den Markenrechtes (vgl. Fezer, MarkenG, 3. Aufl. 2001, § 32 Rn. 15; In- gerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl. 2003, § 32 Rn. 8; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. 2006, § 32 Rn. 10). An den Anmeldetag sind außerdem gesetzlich gere- gelte Rechtswirkungen geknüpft. Der Anmeldetag bestimmt nach § 6 Abs. 2 MarkenG den Zeitrang der Marke. Dieser ist von ausschlaggebender Bedeutung für die Verteidigung der Marke im Widerspruchs- und Verletzungsverfahren. Der Zeitpunkt, zu dem die mit der angemeldeten Marke beanspruchten Rechtswirkun- gen aufgrund ihres Schutzumfangs eintreten können, muss daher genau bestimmt sein. Das verfahrensrechtliche Erfordernis einer klaren und eindeutigen Marken- wiedergabe entspricht damit dem materiellrechtlichen Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit nach § 8 Abs. 1 MarkenG (vgl. EuGH GRUR 2004, 858, Rn. 32 - Heidelberger Bauchemie GmbH; GRUR 2004, 54, Rn. 55 - Shield Mark/Kist; GRUR 2003, 145, Rn. 55 - Sieckmann; GRUR 2003, 604, Rn. 29 - Libertel). 1.3. Diesem Bestimmtheitsgebot hat der Gesetzgeber in der Regelung des § 36 Abs. 2 S. 2 MarkenG Ausdruck verliehen. Mängel der Markenwiedergabe führen grundsätzlich zur Unwirksamkeit der Anmeldung und können nur unter Verlust des Anmeldetags innerhalb einer vom Amt zu bestimmenden Frist beseitigt werden. Die Rechtsfolge einer unvollständigen Markenanmeldung, die nicht die Vorausset- zungen für die Zuerkennung eines Anmeldetags erfüllt, ist damit abschließend ge- regelt. Für eine Gesetzeslücke, die darüber hinaus der Ausfüllung durch die Ver- waltungspraxis bedürfte, gibt es keine Anhaltspunkte. 1.4. In Übereinstimmung mit dem Erfordernis einer im Zeitpunkt der Anmeldung eindeutig bestimmten Marke regelt die Vorschrift des § 2 Abs. 3 MarkenV, dass für jede Marke eine gesonderte Anmeldung erforderlich ist. Damit steht die Verord- nung, auch wenn sie lediglich ein sonstiges Anmeldeerfordernis nach § 32 Abs. 3 MarkenG regelt, dessen Vorliegen nicht Voraussetzung für die Zuerkennung eines - 8 - Anmeldetags ist, im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben zur eindeutigen Mar- kenwiedergabe. 1.5. Die Praxis des Deutschen Patent- und Markenamts bei Einreichung eines einzigen Antrags mit mehreren Markenwiedergaben dies als wirksame Anmeldung mehrerer Marken zu behandeln mit der Folge, dass der Anmelder unter Wahrung des ursprünglichen Anmeldetags nachträglich bestimmen kann, für welche der Markenwiedergaben er Schutz beansprucht, ist nach Auffassung des Senats da- her nicht rechtmäßig. Bei dieser Vorgehensweise ist nämlich im Zeitpunkt der An- meldung der konkrete Anmeldegegenstand weder bestimmt noch in anderer Weise hinreichend bestimmbar. Die gesetzliche Regelung im Falle einer unklaren Markenanmeldung ist eindeutig und abschließend. Die Markenstelle muss dem- nach einen Anmelder, der mit einer einzigen Anmeldung mehrere Markenwieder- gaben einreicht, zu einer Bestimmung des Anmeldegegenstands auffordern und den Tag des Eingangs dieser Erklärung als Anmeldetag festsetzen. Dies ist nicht geschehen. Tatsächliche Unklarheiten hinsichtlich der Zahl der beabsichtigten Anmeldungen, bestehen im vorliegenden Fall nicht. Die Anmelderin hat durch Zahlung einer ein- zigen Anmeldegebühr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie nur für eine Marke Schutz beansprucht. Die Entscheidung der Markenstelle ist deshalb als rechtswidrig aufzuheben, weil sie ohne den zum Erlass des Verwaltungsakts notwendigen mitwirkungsbedürfti- gen Teil, nämlich den wirksamen Antrag, getroffen wurde. 2. Den Mangel der unbestimmten Markenwiedergabe hat die Anmelderin im Be- schwerdeverfahren behoben, indem sie mit Schriftsatz vom 7. September 2004 erklärt hat, für welche der eingereichten Markenwiedergaben sie den Anspruch auf Eintragung geltend mache. Nach § 36 Abs. 2 S. 2 MarkenG ist daher der 7. September 2004 als Anmeldetag zuzuerkennen. - 9 - 2.1. Diese nachträgliche Bestimmung des Anmeldegegenstands ist gesetzlich vorgesehen und daher zulässig. Mängel der Anmeldeerfordernisse können nach § 36 Abs. 2 S. 2 MarkenG zwar nur innerhalb einer vom Deutschen Patent- und Markenamt gesetzten Frist behoben werden. Eine solche Frist hat die Marken- stelle der Anmelderin aber nicht gesetzt. Die Fristsetzung im Beanstandungsbe- scheid vom 10. Oktober 2001 bezieht sich ausschließlich auf die gerügten abso- luten Schutzhindernisse, denn für den Fall des ergebnislosen Fristablaufs wurde der Anmelderin die Zurückweisung der Anmeldung durch Beschluss in Aussicht gestellt. Rechtsfolge der verspäteten Beseitigung eines Mindesterfordernisses der Anmeldung ist hingegen der Eintritt der Rücknahmefiktion (§ 33 Abs. 2 S. 1 MarkenG). Nachdem die Markenstelle die notwendige Klärung des Anmeldege- genstands nicht herbeigeführt hat und die Anmeldung mangels wirksamer Frist- setzung auch nicht als zurückgenommen gilt, konnte die Anmelderin die Präzisie- rung des Anmeldegegenstands noch im Beschwerdeverfahren vornehmen. 2.2. Keine wirksame Bestimmung des Anmeldegegenstands liegt hingegen in der mit Schriftsatz vom 18. November 2001 abgegebenen Erklärung der Anmelde- rin, die dem Schriftsatz beigefügte Markenwiedergabe zum Anmeldegegenstand zu machen. Denn die in § 36 Abs. 2 MarkenG gewährte Möglichkeit der nachträg- lichen Behebung von Anmeldemängeln bezieht sich ihrem Wortlaut nach nur auf eine bereits eingereichte Anmeldung, die lediglich weiterer Präzisierungen bedarf, um den gesetzlichen Mindesterfordernisse zu genügen. Die dem Schriftsatz vom 18. November 2001 beigefügte Markenwiedergabe stimmt in der farblichen und grafischen Gestaltung aber mit keiner der mit der Anmeldung vom 18. Juli 2001 eingereichten Markendarstellung überein und konnte daher nicht nachträglich zum Verfahrensgegenstand gemacht werden. 2.3. Eine andere Beurteilung des wirksamen Anmeldetags ergibt sich auch nicht aus der von der Anmelderin zitierten Vorschrift des § 9 Abs. 1 Satz 2 MarkenV, wonach bei Anmeldung einer dreidimensionalen Marke bis zu sechs verschiedene Ansichten eingereicht werden können. Denn aus dem Wortlaut der Regelung geht - 10 - unmissverständlich hervor, dass nur die Einreichung verschiedener Ansichten derselben Marke, nicht hingegen verschiedene Ansichten unterschiedlicher Mar- ken zulässig ist. 2.4. Auch das Verbot der reformatio in peius steht der Überprüfung des wirksa- men Anmeldetags durch den Senat nicht entgegen. Die Zuerkennung eines An- meldetags nach § 33 Abs. 1 MarkenG ist kein selbständig abtrennbarer Teil des im Zurückweisungsbeschluss der Markenstelle verkörperten Verwaltungsakts und unterliegt daher nicht dem Verschlechterungsverbot. 3. Die Schutzfähigkeit der mit Anmeldetag vom 7. September 2004 angemelde- ten Marke hat die Markenstelle noch nicht geprüft, weil sie ihrer Entscheidung eine andere als die beanspruchte Marke zu Grund gelegt hat. Bei der Prüfung wird sie Folgendes zu beachten haben. 3.1. Das Verzeichnis der beanspruchten Waren und Dienstleistungen ist für die Prüfung der Schutzfähigkeit zu unbestimmt. Die Beurteilung der absoluten Schutzhindernisse hat stets im Hinblick auf die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu erfolgen. Enthält das Verzeichnis einen weiten Oberbegriff, ist die Eintragung bereits dann zu versagen, wenn ihr für eine unter diesen Oberbe- griff fallende Einzelware oder -dienstleistung ein Schutzhindernis entgegen steht (vgl. BGH GRUR 2002, 261, 262 - AC). Das verfahrensgegenständliche Verzeich- nis lässt aber nicht erkennen, ob es sich bei den im Klammerzusatz angefügten Dienstleistungen um eine beispielhafte Aufzählung handelt, mit der Folge, dass die Oberbegriffe „Werbung; Telekommunikation“ beansprucht werden, oder um eine Einschränkung des Oberbegriffs auf die in Klammern aufgezählten Dienst- leistungen. Insoweit hängt es davon ab, ob die Dienstleistungen „Werbung, insbe- sondere Dienstleistungen einer Werbeagentur …; Telekommunikation, insbeson- dere Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation …“ oder „Werbung, nämlich Dienstleistungen einer Werbeagentur …; Telekommuni- kation, nämlich Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Tele- - 11 - kommunikation …“ beansprucht werden (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl. 2003, § 32 Rn. 91). Eine Prüfung der Schutzfähigkeit ist daher erst nach Klarstellung des Verzeichnisses möglich. 3.2. Der Wortbestandteil der Marke ist als Zusammensetzung der geografischen Angabe „Kiel“ und dem Kurzwort „Net“ ohne weiteres i. S. von „Kielnetz“ verständ- lich. Die grafische Gestaltung bewegt sich im Rahmen des Werbeüblichen und wird vom Verkehr daher nicht als herkunftshinweisend erfasst (vgl. BGH GRUR 2001, 1153, 1154 - antiKALK). Hinsichtlich der Dienstleistungen „Dienstleistungen einer Werbeagentur; Sponso- ring in Form von Werbung; Design von Homepages und Websites; Dienstleistun- gen eines Callcenters, Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich Anrufwei- terleitung, Auskunftsdienste“ hat der Senat aber nicht feststellen können, dass diese Dienstleistungen mittels regionaler Netzwerke erbracht werden oder einen sonstigen Sachzusammenhang mit solchen Netzwerken aufweisen. Auch für die Annahme einer Üblichkeit inhaltsbeschreibender Angaben sieht der Senat keine hinreichenden Anhaltspunkte, weil es sich um Dienstleistungen handelt, die re- gelmäßig weder nach ihrem thematischen Inhalt beschrieben noch beschränkt auf ein bestimmtes Ortsgebiet erbracht werden. Für die weiteren Dienstleistungen „Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Dienstleistungen eines Internetproviders“ haben die Er- mittlungen des Senats zwar ergeben, dass Telekommunikationsdienste als Folge der Deregulierung des Telekommunikationsmarktes von sog. City- oder Regiocar- riern angeboten werden. Zu berücksichtigen ist dabei aber, dass verschiedene dieser regionalen Anbieter Kombinationen mit dem Bestandteil „Net“ als Unter- nehmenskennzeichen benutzen, wie z. B. BerlinNet, M-Net, NetCologne, Gelsen- Net, HanseNet. Auf Grund dieser besonderen Branchenübung ist davon auszuge- hen, dass das angesprochene Publikum in der Kombination einer geografischen Angabe mit dem Bestandteil „Net“ den Hinweis auf einen regionalen Anbieter er- kennt (vgl. BPatG 29 W (pat) 38/02 - Frankenwind; 29 W (pat) 7/04 - Lippe Energie, 29 W (pat) 357/00 - SaarEnergie). - 12 - Sollte die Anmelderin die Oberbegriffe „Werbung“ und „Telekommunikation“ bean- spruchen, sind gegebenenfalls weitere tatsächliche Feststellungen erforderlich, ob diese Oberbegriffe weitere Einzeldienstleistungen, wie z. B. das „Sammeln und Liefern von Informationen“ umfassen, für die sich dem Zeichen eine beschrei- bende Bedeutung zuordnen lässt. 4. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen im Hinblick auf die grundsätzliche Bedeutung der Voraussetzungen für die Zuerkennung eines Anmeldetags in der Praxis des Deutschen Patent- und Markenamts (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). gez. Unterschriften