21 W (pat) 343/04

BUNDESPATENTGERICHT 21 W (pat) 343/04 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 22. September 2005 … B E S C H L U S S In der Einspruchssache … das Patent 44 13 920 … BPatG 154 08.05 - 2 - hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. September 2005 unter Mitwirkung des Vorsit- zenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Engels, Dipl.-Phys. Dr. Häußler und Dipl.-Phys. Dr. Morawek beschlossen: Der Einspruch wird als unzulässig verworfen. G r ü n d e I Auf die am 21. April 1994 unter Inanspruchnahme der amerikanischen Prio-An- meldung 079341 vom 18. Juni 1993 beim Deutschen Patent- und Markenamt ein- gereichte Patentanmeldung ist das Patent 44 13 920 (Streitpatent) mit der Be- zeichnung "Einsatz für Sichtöffnung eines Drapes und Drape mit solchem Einsatz sowie Operationsmikroskop mit solchem Drape und Einsatz" erteilt worden. Die Veröffentlichung der Patenterteilung ist am 15. Juli 2004 erfolgt. Die Einsprechende hat mit Schriftsatz vom 15. Oktober 2004, eingegangen per Fax am selben Tag, Einspruch erhoben und beantragt, das Patent in vollem Um- fang zu widerrufen. Zur Begründung macht sie geltend, dass die im Hauptanspruch unter Schutz ge- stellte Erfindungsidee bereits vor dem Prioritätstag des angegriffenen Patents aus dem aufgezeigten Stand der Technik ohne erfinderisches Hinzutun ableitbar war. - 3 - Die Einsprechende verweist dazu auf folgende Druckschriften: D1: DE 36 23 613 A1 D2: DE 39 18 990 A1 D3: Prospekt der Firma Wild Heerbrugg, "Microscopes stéréoscopiques avec zoom", Dokument-Nr. M1 108-4f-X.85, Oktober 1985 D4: US 1 693 021 D5: US 3 512 860 D6: US 2 285 658 D7: R. Serré: "Elsevier´s Dictionary of Microscopes and Microtechnique", ELSEVIER Amsterdam-London-New York-Tokio 1993, Seite 83 D8: Prospekt der Microtek Medical Inc., "Wild M680 Microscope Drape", 1993 Zum Nachweis der öffentlichen Zugänglichkeit des in D8 dargestellten Drapes ver- weist die Einsprechende auf weitere Druckschriften D81 bis D86 und D9. Weitere Eingaben, insbesondere innerhalb der Einspruchsfrist, hat die Einspre- chende nicht gemacht. Die Patentinhaberin hat mit Schriftsatz vom 3. Mai 2005 beantragt, den Einspruch als unzulässig zu verwerfen. In der mündlichen Verhandlung vom 22. September 2005 führte die Einsprechen- de unter Verweis auf Schulte, PatG, 7. Aufl, § 59 Rdn 82, 83 aus, dass es ent- scheidend sei, sich mit dem Kern der Erfindung auseinander zu setzen. Es reiche aus, sich nur auf den kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 zu beschrän- ken, da in der Streitpatentschrift der den Oberbegriff bildende Stand der Technik ausführlich in den Absätzen [0002] bis [0005] dargestellt und unstreitig bekannt sei. - 4 - Die Patentinhaberin führte in der mündlichen Verhandlung ua aus, dass im Ein- spruchsschriftsatz weder der zuständige Fachmann noch die Schritte erläutert würden, die der Fachmann vollziehen muss, um ausgehend vom Stand der Tech- nik zu der Erfindung zu gelangen. Der erteilte Patentanspruch 1 (mit Merkmalsgliederung) lautet: M1 Einsatz (15, 15', 50, 55) für eine Sichtöffnung eines Drapes (10) M2 der lösbar an einem röhrenförmigen Vorsatz (18) eines Operationsmikroskopes (11) vor dem Hauptobjektiv be- festigbar ist, M3 mit einem flachen, optisch-transparenten Schutzelement (22, 22', 57), dadurch gekennzeichnet, dass M4 das flache, optisch-transparente Schutzelement (22, 22', 57) in dem Einsatz derart geneigt angeordnet ist, dass bei Befestigung des Einsatzes an dem röhrenförmigen Vor- satz (18) eines Operationsmikroskops (11) vor dem Hauptobjektiv die geometrische Normale (60) auf das fla- che optisch-transparente Schutzelement (22, 22', 57) und die optische Achse (20) des Hauptobjektivs einen spitzen Winkel (α) miteinander einschließen. Zu den weiteren Patentansprüchen wird auf die Streitpatentschrift, hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen. - 5 - II Gemäß § 147 Abs 3 PatG entscheidet über den Einspruch der (technische) Be- schwerdesenat des Patentgerichts. III Der Einspruch ist zwar form- und fristgerecht eingelegt worden. Nach dem Ergeb- nis der mündlichen Verhandlung war er jedoch als unzulässig zu verwerfen, da er nicht in einer den gesetzlichen Anforderungen genügenden Weise begründet wor- den ist. Zur Substantiierung eines Einspruchs sind die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen sollen, im einzelnen anzugeben (§ 59 Abs 1 Satz 4 PatG). Diese An- gaben müssen, soweit sie nicht schon in dem Einspruchsschriftsatz enthalten sind, bis zum Ablauf der Einspruchsfrist schriftlich nachgereicht werden. Somit könnten auch weitere, in der mündlichen Verhandlung eventuell vorgebrachte Tat- sachen nicht mehr berücksichtigt werden. Dieses Erfordernis ist in ständiger Rechtsprechung dahingehend zu verstehen, dass eine so vollständige Darlegung der Tatsachen zu erfolgen hat, dass Patent- amt bzw Patentgericht und Patentinhaber daraus abschließende Folgerungen für Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen können; sie sollen allein anhand der mitgeteilten Umstände, ohne eigene Ermittlungen, in die Lage versetzt sein, zu prüfen, ob der behauptete Widerrufsgrund gegeben ist (siehe Schulte, 7. Aufl, § 59 Rdn 79). - 6 - Zur Substantiierung ist daher eine Auseinandersetzung mit der gesamten paten- tierten Lehre und nicht nur mit Teilen der Lehre notwendig (siehe Schulte 7. Aufl, § 59, Rdn 82 und BGH GRUR 1988, 364-366 - Epoxidations-Verfahren). Diesen Anforderungen genügt der Einspruch nicht. Hinsichtlich der Druckschriften D1 bis D6 hat die Einsprechende lediglich die Merkmale des kennzeichnenden Teils gemäß M4 des Patentanspruchs 1 abge- handelt. Die Einsprechende weist in diesen Druckschriften auf geneigte optische Elemente hin, die aber keine Schutzelemente sind (siehe D2, Fig 1, Bezugszei- chen 15, 16 und D5, Fig 3, Bezugszeichen 74, 76), da sie nicht vor dem Objektiv sitzen, oder es handelt sich bei den Vorrichtungen um kein Mikroskop (siehe D4 und D6). Bei D1 wird nichts zur Funktion der geneigten Platte 15 gemäß Figur 2 gesagt. Wie sich aus den dort dargestellten geneigten Elementen nach Auffas- sung der Einsprechenden ein lösbarer Einsatz mit einem Schutzelement für ein Drape eines Mikroskop gemäß den Merkmalen M1 bis M3 des Patentanspruchs 1 ergeben soll, wurde nicht dargestellt. Es kann dahin stehen, ob in der Streitpatentschrift in den dort abgehandelten Druckschriften die Merkmale des Oberbegriffs des Streitpatentgegenstandes ge- mäß dem Patentanspruch 1 bekannt sind, da die Einsprechende in ihrem Ein- spruchsschriftsatz diese Druckschriften mit keinem Wort erwähnt oder sich irgend- wie darauf bezieht. Somit wurde auch nicht dargelegt, wie sich aus einer Zusam- menschau einer oder mehrerer der in der Streitpatentschrift genannten Druck- schriften mit einer oder mehrerer der im Einspruchschriftsatz genannten Druck- schriften der Streitpatentgegenstand für den Fachmann in nahe liegender Weise ergeben könnte. Somit setzte sich der Einspruchsschriftsatz nicht mit der gesam- ten patentierten Lehre auseinander. Es erfolgte somit keine vollständige Darle- gung der Tatsachen, aus denen man abschließende Folgerungen über den Wider- rufsgrund ziehen könnte. - 7 - Gemäß Schulte, PatG, 7. Aufl, § 59 Rdn 83, ist die Auseinandersetzung mit dem Kern der patentierten Erfindung ausreichend. Wenn dies der Fall sei, wäre es un- schädlich, wenn die Begründung nicht alle Merkmale des Anspruchs behandeln würde. Im vorliegenden Fall hat sich die Einsprechende jedoch mit keinem der Merkmalen M1 bis M3 des Oberbegriffs auseinander gesetzt. Die beanspruchte Erfindung gemäß dem Patentanspruch 1 befasst sich nicht allgemeinen mit Schutzelementen gemäß M4, sondern mit der Weiterbildung eines speziellen Dra- pes für ein Operationsmikroskop (siehe Streitpatent, Absatz [0007]). Die isolierte Merkmalsgruppe M4 stellt somit auch keinen "Kern" der Erfindung dar. Zwar genügt nach höchstrichterlicher Rechtsprechung (BGH GRUR 1972, 592 - Sortiergerät) selbst die bloße Angabe einer Patentschrift nach ihrer Nummer, wenn sie sich dem fachkundigen Leser als Beleg für den behaupteten Nichtigkeits- grund geradezu aufdrängt, und nach einer aktuellen Entscheidung des juristischen Beschwerdesenats (Beschl. vom 9. September 2005 - 10 W (pat) 60/03) muss Entsprechendes auch im Hinblick auf Merkmale gelten, die der Fachmann der im Einspruch angeführten Entgegenhaltung ohne weiteres entnehmen kann. Im vor- liegenden Fall hat die Einsprechende aber bezüglich des Oberbegriffs nicht einmal pauschal auf den in der Streitpatentschrift genannten Stand der Technik Bezug genommen, und auch keinen sonstigen, dem Oberbegriff des Streitpatentgegen- standes entsprechenden Stand der Technik geschildert. Sie hat somit versäumt darzulegen, aufgrund welcher Umstände ihrer Auffassung nach der Fachmann Veranlassung hatte, den Einsatz für eine Sichtöffnung eines Drapes so auszuge- stalten, wie es Gegenstand des strittigen Anspruchs 1 ist. Da die Einsprechende zu der öffentlichen Zugänglichkeit des in der Druck- schrift D8 beschriebenen Drapes in der mündlichen Verhandlung keine weitere Stellungnahme abgegeben hat, wird zur Beurteilung der ausreichenden Substanti- ierung auf die Zwischenverfügung des Berichterstatters vom 29. Juni 2005 verwie- sen. - 8 - IV Da kein zulässiger Einspruch vorliegt, ist das Einspruchsverfahren ohne weitere Sachprüfung über die Rechtsbeständigkeit des Streitpatents zu beenden. Der Se- nat hat sich somit auch hinsichtlich der Tenorierung im Falle eines unzulässigen Einspruchs der Meinung des 10. Senats angeschlossen (siehe Beschl. vom 2. De- zember 2004 - 10 W (pat) 29/02, BlPMZ 2005, 315 - Messvorrichtung). Dr. Winterfeldt Engels Dr. Häußler Dr. Morawek Be