27 W (pat) 30/04

BPatG 152 10.99 BUNDESPATENTGERICHT 27 W (pat) 30/04 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - betreffend die Marke 398 71 590 hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Richter Dr. van Raden als Vorsitzenden, den Richter Schwarz und die Richte- rin Prietzel-Funk am 21. Juni 2005 beschlossen: Die Beschwerde wird zurückgewiesen, soweit die Markenstelle mit dem angefochtenen Beschluss aufgrund des Widerspruchs aus den Marken 395 36 135 und 303 12 398 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet hat. Im Übrigen ist die Beschwerde zur Zeit gegenstandslos. G r ü n d e I. Gegen die Eintragung der Marke - 3 - für „Schuhe, Schuhwaren“ ist – jeweils beschränkt auf die genannten Waren - Widerspruch erhoben worden 1. aus der Marke 395 36 135 eingetragen unter anderem für: „Bekleidungsstücke, Miederwaren, Sportbekleidung, Bekleidungs- stücke aus Leder, Gürtel für Bekleidung, Schuhwaren, Sport- schuhe, Kopfbedeckungen“ 2. aus der Marke 303 12 398 MUSTANG eingetragen für „Schuhwaren, Sportschuhe“, 3. aus der in die nationale Marke 303 12 398 umgewandelten GM 357 178 MUSTANG eingetragen unter anderem für „Bekleidungsstücke, Korsetts, Sportbekleidung, Bekleidungsstü- cke aus Leder, Gürtel, Kopfbedeckungen“; - 4 - Mit Beschluss vom 26. November 2003 hat die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes die jüngere Marke wegen der Gefahr der mittelbaren Verwechslung mit den Widerspruchsmarken gelöscht. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Widerspruchsmarke zu 3) sei nach ihrer Umwandlung in eine deutsche Marke in das Verfahren eingetreten. Die von dem Markeninhaber erhobene Einrede der Nichtbenutzung gegen die Widerspruchsmarke zu 1) sei unzulässig, da die Benutzungsschonfrist noch laufe. Zwischen den Waren der an- gegriffenen Marke und den für die Widerspruchsmarken zu 1) und 2) geschützten Waren bestehe im Hinblick auf „Schuhwaren, Sportschuhe“ Identität, im Hinblick auf die übrigen Waren der Widerspruchsmarken zu 1) und 2) sowie die Waren der Widerspruchsmarke zu 3) hohe Ähnlichkeit. Aufgrund des gemeinsamen Be- standteils „MUSTANG“ bzw. „mustang“ bestehe die Gefahr assoziativer Ver- wechslungen. Der Wortbestandteil „by“ des angegriffenen Zeichens vermittele dem angesprochenen Publikum, dass es sich bei dem nachfolgenden Wort „mus- tang“ um einen Hinweis auf die Herstellerin der betreffenden Produkte handele. Für den angesprochenen Verbraucher liege deshalb die Vermutung nahe, die Vergleichswaren stammten aus demselben Herstellungsbetrieb. Auf dem Mode- sektor gebe es keinen Erfahrungssatz, nach dem einem Herstellerhinweis keine maßgeblich prägende Bedeutung zukomme. Vielmehr sei es der Beurteilung im Einzelfall vorbehalten, ob aus der Sicht des Verkehrs die Herstellerangabe in den Hintergrund trete oder nicht. Bei den hier einschlägigen Waren sei der Verkehr seit langem daran gewöhnt, dem Hinweis auf den Hersteller bzw. den/die Designer/in eine besondere Bedeutung beizumessen. Vorliegend trete der Bestandteil „by mustang“ grafisch auch nicht derart in den Hintergrund, dass er unter diesem Ge- sichtspunkt vom Publikum nicht wahrgenommen werden würde. Vielmehr sei die bildliche Ausgestaltung eher einfach und überschaubar und der Bestandteil „by mustang“ nur unmaßgeblich kleiner gehalten. Das angesprochene Publikum werde nach alledem davon ausgehen, die gegenseitigen Waren würden von ein und demselben Unternehmen angeboten bzw. vertrieben werden. - 5 - Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers. Er trägt zu Fragen der unmittelbaren Verwechslungsgefahr vor und ist im Übrigen der Auffassung, eine Warenähnlichkeit zwischen Bekleidungsstücken und Schuhwa- ren sei nicht gegeben. Die von der Widersprechenden geltend gemachte hohe Bekanntheit für den Bekleidungsbereich, die in Abrede gestellt werde, strahle je- denfalls nicht in den Bereich der Schuhwaren ab. Der angefochtene Beschluss könne sich zudem nicht auf die umgewandelte Gemeinschaftsmarke stützen, weil die nationale Marke zwar den Zeitrang der Gemeinschaftsmarke genieße, jedoch gälten die hinsichtlich der Gemeinschaftsmarke vorgenommenen Verfahrens- handlungen nicht als für die nationale Marke vorgenommen. Die Feststellungen der Markenstelle zur Frage der Zulässigkeit der Nichtbenutzungseinrede gegen- über der Widerspruchsmarke zu 1) greift der Markeninhaber nicht an. Er beantragt, den angegriffenen Beschluss aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen. Die Widersprechende beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Sie verteidigt den angefochtenen Beschluss unter Vertiefung ihres bisherigen Vor- bringens als zutreffend und tritt im Übrigen den Ausführungen des Markeninha- bers zur Frage der Zulässigkeit des Widerspruchs aus der umgewandelten Ge- meinschaftsmarke entgegen. Den zunächst von dem Markeninhaber hilfsweise gestellten Antrag auf Anberau- mung eines Termins zur mündlichen Verhandlung hat er durch seine Verfahrens- bevollmächtigten zurücknehmen lassen. - 6 - II. Soweit die Beteiligten über die Frage streiten, ob die Markenstelle den Wider- spruch auch aus der Widerspruchsmarke zu 3) zu Recht als zulässig angesehen hat (vgl. dazu BPatG Beschl. v. 9.11.2004 – 27 W (pat) 172/02), bedarf es vorlie- gend hierzu weder vertiefender Überlegungen noch einer abschließenden Ent- scheidung. Der Widerspruch ist jedenfalls aus den Widerspruchsmarken zu 1) und 2) zulässig und begründet. Die Markenstelle hat die angegriffene Marke insoweit zu Recht und mit zutreffenden Gründen wegen der Gefahr von Verwechslungen gemäß §§ 42 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gelöscht. Nach den genannten Vorschriften ist eine Marke zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeit- rang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Für die Frage der Verwechslungsgefahr ist von dem allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht zu ziehenden Faktoren auszugehen, insbesondere der Ähnlich- keit der zu beurteilenden Marken, der Warennähe und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke (st. Rspr.; vgl. BGH, GRUR 2003, 1040, 1042 - Kinder; GRUR 2003, 1044, 1045 - Kelly; GRUR 2004, 239 - DONLINE). Zwischen den Waren, für die die Widerspruchsmarken zu 1) und 2) eingetragen sind (Schuhe und Schuhwaren), und den Waren, für die die Kollisionsmarke Schutz beansprucht, besteht Warenidentität. Selbst bei Annahme einer durch- schnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken hat die Markenstelle – ohne zu der Frage der unmittelbaren Verwechslungsgefahr Stellung zu nehmen, auf die der Widerspruch auch nicht gestützt worden ist - zu Recht angenommen, es bestehe die Gefahr, dass das Publikum die Kollisionszeichen im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 Halbs. 2 MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung bringt. Diese - 7 - Art der Verwechslungsgefahr kommt in Betracht, wenn der Verkehr zwei an sich unterschiedliche Marken wegen eines gemeinsamen charakteristischen Bestand- teils derselben betrieblichen Ursprungsstätte zuordnet. Ist eine Marke zugleich Unternehmenskennzeichen, so kann eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zu bejahen sein, wenn der Verkehr die Unterschiede zwischen den Zeichen er- kennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber von wirtschaftlichen oder or- ganisatorischen Zusammenhängen zwischen den Markeninhabern ausgeht (vgl. EuGH, GRUR 1994, 286 - quattro/Quadra; BGH, WRP 2004, 907, 909 - Kleiner Feigling, m.w.N.; GRUR 2004, 865ff – Mustang). So liegt der Fall auch hier. Die Widersprechende benutzt "Mustang" auch als Unternehmenskennzeichen. Die angesprochenen Verkehrskreise erkennen in der Kollisionsmarke den mit dem Unternehmenskennzeichen der Widersprechenden identischen Wortbestandteil infolge der Herausstellung durch das vorangestellte "by" ohne weiteres als Her- stellerangabe. Unter Berücksichtigung der Identität der beiderseits beanspruchten Waren wird der Verkehr bei der mit dem Unternehmenskennzeichen der Wider- sprechenden identischen Herstellerangabe in der Kollisionsmarke von wirtschaftli- chen Zusammenhängen zwischen den Markeninhabern ausgehen (so auch der Fall BGH aaO – Mustang, der eine sehr ähnliche Kollisionsmarke betraf). Soweit über die Zulässigkeit des Widerspruchs aus der umgewandelten Marke 303 12 398 keine Entscheidung getroffen worden ist, wird das Verfahren weiter- geführt werden, wenn dieser Beschluss nicht rechtskräftig wird. - 8 - III. Es sind keine Gründe ersichtlich, von dem Grundsatz des § 71 Abs. 1 S. 2 Mar- kenG abzuweichen, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Dr. van Raden Schwarz Prietzel-Funk Na