28 W (pat) 147/02

BPatG 154 6.70 BUNDESPATENTGERICHT 28 W (pat) 147/02 _______________ (Aktenzeichen) An Verkündungs Statt zugestellt am … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - betreffend die IR-Marke 587 254 (hier: Schutzentziehungsverfahren S 285/00) hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 10. Dezember 2003 unter Mitwirkung des Vor- sitzenden Richters Stoppel, der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Paetzold beschlossen: Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4. vom 6. Mai 2002 aufgehoben. Der IR-Marke IR 587 254 wird der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland entzogen. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen. G r ü n d e I. Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 30. August 1995 der nachfolgend wiedergegebenen, unter der Nummer IR 587 254 international registrierten dreidi- mensionale Marke siehe Abb. 1 am Ende - 3 - für die Waren "Unités de rasage, à savoir supports avec têtes de rasage" der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland bewilligt worden. Gegen die IR-Marke ist am 6. Dezember 2000 beim Deutschen Patent- und Mar- kenamt Antrag auf Schutzentziehung nach §§ 115, 107, 50 Abs 1 Nr 1 u 3 in Ver- bindung mit §§ 3 Abs 2 Nr 2, Abs 2 Nr 1 u 2 MarkenG gestellt und im wesentlichen damit begründet worden, der angegriffenen Marke fehle als bloßer Wiedergabe des Kopfes eines elektrischen Rasierapparates nicht nur bereits die Markenfähig- keit, sondern ihr sei letztlich auch mangels Unterscheidungskraft bzw eines beste- henden Freihaltebedürfnisses zu Unrecht Schutz bewilligt worden. Die Markeninhaberin hat dem Schutzentziehungsantrag rechtzeitig widersprochen und beruft sich auf telle-quelle-Schutz, so dass Markenfähigkeit unterstellt werden müsse und insbesondere die Vorschrift des § 3 Abs 2 Nr 2 MarkenG als Ausfluß der Markenfähigkeit auf die angegriffene Marke überhaupt nicht geprüft werden dürfe. Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den An- trag zurückgewiesen mit der Begründung, dass im Hinblick auf § 113 MarkenG in Verbindung mit Art 5 MMA und 6 quinquies PVÜ wegen des telle-quelle-Privilegs weder eine ursprüngliche noch nachträgliche Prüfung der angegriffenen Marke auf Markenfähigkeit möglich sei und ihr der Schutz mithin schon deshalb nicht wegen fehlender Markenfähigkeit aufgrund technischer Formbedingtheit verweigert wer- den könne. Insbesondere habe Art 3 Abs 2 Nr 2 MarkenG keine Entsprechung in Art 6 quinquies PVÜ und gehöre daher nicht zu den Schutzversagungsgründen, aufgrund derer die Schutzausdehnung auf Deutschland versagt werden könne. Die erst im Laufe des Verfahrens geltend gemachten Schutzentziehungsgründe der mangelnden Unterscheidungskraft und des Bestehens eines Freihaltungsbe- - 4 - dürfnisses könnten als unzulässige Erweiterung des Verfahrens nicht mehr be- rücksichtigt werden. Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie ist der Ansicht, dass die telle-quelle-Klausel nur bei einem Streitgegenstand Anwen- dung finden könne, der seinem Wesen nach keine Marke nach nationalem Recht sein könne, was bei dreidimensionalen Marken mit ausschließlich technisch be- dingten Merkmalen nicht in Frage stehe, da insoweit die in Art 6 quinquies B PVÜ genannten Schutzverweigerungsgründe nicht erschöpfend seien. Wie sich aus der zwischen den Beteiligten ergangenen Entscheidung des EuGH (GRUR 2002, 604 - Philips) ergebe, sei eine Produktform dem Markenschutz nicht zugänglich, wenn ihre wesentlichen funktionellen Merkmale lediglich einer technischen Wirkung zu- zuschreiben seien. Das sei vorliegend der Fall, denn es handele sich lediglich um die naturgetreue dreidimensionale Wiedergabe eines Scherkopfes des mit der Marke geschützten Produkts (Rasierapparate), der in seiner besonderen Anord- nung zur Erreichung der technischen Wirkung erforderlich sei. Dies werde im übri- gen nicht nur die hieran begründeten technischen Produktschutzrechte der Wider- sprechenden belegt, sondern sei auch vom Europäischen Gerichtshof für die exakte Darstellung eines Scherkopfes bereits ausdrücklich und damit für alle nachgeordneten Instanzen bindend bejaht worden, was nicht nur das britische Vorlagegericht, sondern inzwischen auch Gerichte in Frankreich und Schweden veranlasst hätte, die Marke zu löschen. Das Eintragungshindernis nach Art 3 Abs 2 Nr 2 MarkenG könne schließlich auch nicht aufgrund von Verkehrsdurchset- zung überwunden werden. Darüber hinaus hält die Antragstellerin die Berufung auf weitere Schutzversagungsgründe zumindest im Beschwerdeverfahren als zweiter Tatsacheninstanz für zulässig und macht erneut geltend, dass der IR-Mar- ke auch die erforderliche Unterscheidungskraft fehle und ein Verstoß gegen die öf- fentliche Ordnung gemäß Art 6 quinquies B Abs 2 Nr 3 PVÜ vorliege, da die vorlie- genden Gestaltung nicht mit der Herkunftsfunktion zu vereinbaren sei. - 5 - Die Antragstellerin beantragt, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und dem deutschen Teil der IR-Marke 587 254 den Schutz zu entziehen. Die IR-Markeninhaberin beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Sie schließt sich den Ausführungen des angefochtenen Beschlusses zum telle- quelle-Privileg an und beruft sich lediglich hilfsweise darauf, daß die tatbestandli- chen Voraussetzungen des § 3 Abs 2 Nr 2 MarkenG bei der angegriffenen Marke ohnehin nicht erfüllt seien, da deren Gestaltung nicht ausschließlich technisch formbedingt sei, sondern zB auch Designelemente enthalte. Weiter hilfsweise macht sie Verkehrsdurchsetzung geltend, und zwar gestützt auf Art 6 quinquies C PVÜ, der gegenteiliges nationales Recht sowie Art 3 Abs 3 der europäischen Mar- kenrechtsrichtlinie ausschließe. Der Europäische Gerichtshof habe in der Sache Philips/Remington schließlich nur Vorlagefragen zu beantworten gehabt, in der Sache selbst aber keine und vor allem nicht in irgendeiner Weise bindende Ent- scheidung getroffen, was sich schon daran zeige, dass die Widersprechende ge- genüber der Antragstellerin in einem danach ausgetragenen Verletzungsstreit vor dem OLG Köln aus der Streitmarke obsiegt habe. Soweit sich die Antragstellerin auf weitere Schutzversagungsgründe berufe, handele es sich um eine unzulässige Erweiterung des Löschungsverfahrens nach Anhängigkeit. Beide Beteiligten regen hilfsweise die Zulassung der Rechtsbeschwerde zum Bun- desgerichtshof an. - 6 - II. Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulässig und auch begründet, denn entge- gen der Auffassung der Markenabteilung liegen die Voraussetzungen für die Schutzentziehung der angegriffenen Marke vor, weil der angegriffenen dreidimen- sionalen Warenformmarke sowohl im Zeitpunkt der Schutzerstreckung wie im Zeit- punkt der Entscheidung über den Schutzentziehungsantrag das Schutzhindernis der lediglich technisch bedingten Form entgegenstand bzw noch entgegensteht (§§ 115 Abs 1 S 1, 50 Abs 1 Nr 1, Abs 2 S 1 iVm 3 Abs 2 Nr 2 MarkenG). Die Antragstellerin hat ihr Begehren vorrangig auf § 50 Abs 1 Nr 1 MarkenG ge- stützt, also auf fehlende Markenfähigkeit der angegriffenen Marke. Dabei ist zu be- achten, dass die Bezugnahme des Gesetzes auf § 3 MarkenG zwei völlig unter- schiedliche Sachverhalte umfaßt, nämlich einmal die sog. abstrakte Markenfähig- keit nach § 3 Abs 1 MarkenG, dh die Beurteilung von Zeichen, die ihrem Wesen nach keine Marke sein können, und das in Absatz 2 normierte gesetzliche, nicht widerlegbare Freihaltebedürfnis an Produktformen (vgl BPatG BlPMZ 2002, 228 – Schmuckring), das von der Gesetzsystematik her – wie Artikel 3 MRRL deutlich zeigt – eigentlich in den Kontext und Katalog der absoluten Eintragungshindernis- se nach Art 8 Abs 2 MarkenG gehört, allerdings mit der Besonderheit, dass dieses Hindernis nicht durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden kann. Diesen gesetzessystematischen Zusammenhang verkennt die Markenabteilung, wenn sie den Löschungsantrag bereits daran scheitern lässt, dass sie die Frage des Vorliegens der in § 3 Abs 2 Nr 2 MarkenG normierten Voraussetzungen im Hinblick auf den von der Widersprechenden geltend gemachten telle-quelle- Schutz nach Art 6 quinquies Abschn A Abs 1 S 1 PVÜ erst gar nicht prüft, weil es sich auch bei dem Eintragungshindernis nach § 3 Abs 2 Nr 2 MarkenG um einen Fall der mangelnden Markenfähigkeit handele, nach der PVÜ aber eine IR-Marke "so wie sie ist" bei der Schutzerstreckung zu behandeln sei, soweit keine der unter Art 6 quinquies Abschn B PVÜ genannten Vorbehalte eingreife, wo indes nicht die - 7 - Markenfähigkeit aufgeführt sei; das habe zur Folge, dass IR-Marken bei der Schutzerstreckung für Deutschland grundsätzlich nicht auf fehlende Markenfähig- keit nach Art 3 Abs 1 und 2 MarkenG geprüft werden könnten. Diese Auffassung steht weder im Einklang mit der Gesetzeslage noch der Recht- sprechung des Bundespatentgerichts und des Bundesgerichtshofs. Nach seinem Normzweck sollte der telle-quelle-Schutz (ursprünglich) verhindern, dass einer Ba- sismarke bei der Schutzerstreckung in einem Verbandsland andere Eintragungs- hindernisse entgegengehalten werden als die in Art 6 quinquies Abschn B Ziff 1-3 PVÜ aufgeführten Versagungsgründe, die gewissermaßen als "Prüfungsstand- ards" bei der Auslegung der grundsätzlich maßgeblichen nationalen Normen - hier §§ 113 Abs 1 S 1, 37 in Verbindung mit §§ 3, 7, 8 etc. MarkenG - dienen (vgl Strö- bele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl 2003, § 113 Rdn 4). In der Vergangenheit kam dem telle-quelle-Schutz beispielsweise Bedeutung im Zusammenhang mit dem alten Warenzeichengesetz zu, wo durch § 4 Abs 2 Nr 1 2. Alt. WZG Buchstaben und Zahlen generell vom Markenschutz ausgeschlossen waren, einem Erstreckungs- gesuch von IR-Buchstaben-Marken in Deutschland diese Vorschrift im Hinblick auf Art 6 quinquies PVÜ aber nicht in dieser Allgemeinheit, sondern nur dann entge- gengehalten werden konnte, wenn der Buchstabenkombination die Unterschei- dungskraft fehlte oder ein konkretes Freihaltungsbedürfnis vorlag (vgl BGH GRUR 1991, 838, 839 - FE). Nach Inkrafttreten des neuen MarkenG, unter dessen Geltung das Schutzerstreckungsgesuch der vorliegenden IR-Marke eingereicht wurde, bedarf es der Berücksichtigung derartiger PVÜ-Prüfungsmaßstäbe jedoch nicht mehr. Denn das Markengesetz stellt lediglich die Umsetzung der Europäi- schen Markenrechtsrichtlinie (MRRL) vom 21. Dezember 1988 (89/104/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken dar, die sich ihrerseits im 12. Erwägungsgrund ausdrücklich auf die völlige Übereinstim- mung ihrer Bestimmungen mit der PVÜ beruft, was bei richtlinienkonformer Ausle- gung zunächst einmal nur die Schlussfolgerung zuläßt, dass die Eintragungshin- dernisse des MarkenG umfassend denen der PVÜ entsprechen. - 8 - Nicht von der Hand zu weisen ist allerdings der Einwand, dass die PVÜ selbst den Begriff der Markenfähigkeit nicht erwähnt, sondern nur von Vorbehalten spricht, unter denen die Marke in den Verbandsländern geschützt werden soll. Nach ein- helliger Meinung in Rechtsprechung und Literatur umfasst der durch den telle- quelle-Schutz quasi für "unantastbar" erklärte Bereich indes nur die allgemeine ab- strakte Markenfähigkeit, die bei der Schutzerstreckung nicht mehr in Frage gestellt werden soll. Die um Erstreckung ersuchte nationale Behörde darf mithin nicht mehr prüfen, ob es sich bei dem Zeichen seinem Wesen nach überhaupt um eine Marke handelt (vgl Fezer, Markenrecht, 3. Aufl 2001, Art 6 quinquies PVÜ, Rdn 4 mwN). Das wäre etwa der Fall, wenn es einem Anmelder gelänge, in einem Ver- bandsland Markenformen zur Eintragung zu bringen, die nach europäischem Recht der Markenfähigkeit entbehren (zB Tast-, Geschmacks- oder Riechmarken), eine Problematik, die mit dem Beitritt der Vereinigten Staaten von Amerika zum Protokoll des Madrider Markenabkommens wieder an Aktualität gewinnen dürfte und letztlich wahrscheinlich nur über den Ordre Public gelöst werden kann. Was die Dreidimensionalität von Marken betrifft, war diese lediglich nach dem alten WZG dem Schutz als Marke nicht zugänglich, während § 3 Abs 1 MarkenG nun- mehr ausdrücklich "dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form der Ware" für markenfähig erklärt. Eine darüber hinausgehende Anwendung der telle-quelle-Klausel, etwa auf die Tatbestände des § 3 Abs 2 MarkenG, hält der Senat nicht für vertretbar. So be- sagt, wie schon angedeutet, die gesetzessystematische Einordnung des Aus- schlussgrundes der waren- oder technikgebundenen Form durch den nationalen Gesetzgeber nichts über die Zuordnung dieses Tatbestands in den Kontext der all- gemeinen Markenfähigkeit, da bei der Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie auch anderweitig von deren Systematik abgewichen worden ist. In Artikel 2 MRRL wird die allgemeine Markenfähigkeit insbesondere unter Einbeziehung der grafischen Darstellbarkeit geregelt, die sich im deutschen Recht in § 8 Abs 1 MarkenG wie- derfindet. Die in § 3 Abs 2 MarkenG geregelten Tatbestände finden sich in Art 3 MRRL im Kontext der konkreten Eintragungshindernisse unter Buchstabe e), was - 9 - deutlich macht, dass auch diese Versagungsgründe nicht zum Regelungsgehalt der allgemeinen Markenfähigkeit gehören, die den telle-quelle-Schutz der PVÜ ge- nießt. Die abweichende redaktionelle Ausformung im MarkenG rechtfertigt auch nicht die Schlussfolgerung, dass der deutsche Gesetzgeber sich bewusst von der europäischen Regelung absetzen wollte. Hierfür wäre ein detaillierter und unmiss- verständlicher Hinweis in der Begründung des Regierungsentwurfes zum Mar- kenG geboten gewesen, der aber unterblieben ist. Zudem stände ein solches Vor- gehen auch im Widerspruch zum 12. Erwägungsgrund der MarkenRL, nach wel- chem sich die europäische Regelung in Übereinstimmung mit der PVÜ befindet, die gerade auch mit der europäischen Harmonisierung des Markenrechts erreicht werden sollte. In systematischer Sicht hat damit die Regelung in § 3 Abs 2 MarkenG den Charak- ter einer unwiderleglichen Vermutung für den Mangel der Schutzfähigkeit von Formmarken, um - wie der EuGH (GRUR 2002, 804 - Philips) ausgeführt hat – Monopole für technische Lösungen im Interesse der Mitbewerber zu verhindern, nachdem die allgemeine Markenfähigkeit sehr weit gefasst und auch so weit zu verstehen ist (vgl Ströbele/Hacker, aaO § 3 Rdn 96). Die Frage der Technizität nach § 3 Abs 2 Nr 2 MarkenG unterliegt damit auch bei einer auf Deutschland er- streckten IR-Marke grundsätzlich einer unbeschränkten Prüfung im Erstreckungs- wie Löschungsverfahren (so auch inzident BGH GRUR 2001, 418 - Montre). Nach Auffassung des Senats unterliegt die angegriffene Marke diesem Schutzhin- dernis, denn sie besteht ausschließlich aus einer Form, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Nach den vom EuGH in seiner bereits ge- nannten Entscheidung vom 18. Juni 2002 (aaO - Philips), die allerdings entgegen dem Vorbringen der Antragstellerin keine eindeutige Aussage zur Frage der Tech- nizität der dort streitigen Marke enthält, verbindlich festgelegten Auslegungskrite- rien zur inhaltlich identischen europäischen Regelung ist die Form der Ware als Marke dann nicht markenschutzfähig, wenn nachgewiesen wird, dass die wesentli- chen funktionellen Merkmale dieser Form nur ihrer technischen Wirkung zuzu- - 10 - schreiben sind, wobei Alternativformen mit gleicher technischer Wirkung unbe- achtlich sind. Für den Senat erschöpft sich die angegriffene Marke in diesem Sin- ne in der bloßen Reproduktion der zur Erreichung eines technischen Effekts erfor- derlichen Anordnung der Elemente der Ware, ohne dass weitere, über die techni- sche Gestaltung hinausgehende Merkmale ersichtlich sind. Gegenstand der angegriffenen Marke ist der Aufsatz für einen Rasierapparat in Form der exakten zeichnerischen Wiedergabe der sogenannten Schereinheit, be- stehend aus drei, auf einer Platte befindlichen Köpfen, die in Form eines gleichsei- tigen Dreiecks angeordnet sind und ringförmige Perforierungen erkennen lassen, die – unstreitig - als Durchlass für die Barthaare dienen, so dass sie an die jeweili- gen Schermesser gelangen und dort gekürzt werden. Dieser Aufsatz verfügt ferner über einen erhöhten Rand (zur besseren Befestigung auf dem Unterteil) mit abge- rundeten Ecken, während die Köpfe zusätzlich in eine umlaufende Linienmarkie- rung (Erhöhung) eingebunden sind, die das Bild der Kopfeinheit in ihrer Dreiecks- anordnung betonen. Diese Formelemente ergeben sich zwingend aus technischen Notwendigkeiten für die Konstruktion eines elektrischen Rasierers mit rotierenden Messern, wenn zur Erhöhung der Rasiergeschwindigkeit und zur Erzielung einer sauberen und angenehmen Rasur 3 Scherköpfe eingesetzt werden. Will man kei- ne Lücke in der Scherspur hinterlassen, müssen diese 3 Köpfe in Form eines gleichseitigen Dreiecks angeordnet werden, was im übrigen auch die optimale Lö- sung für den Antrieb ist, der dann über eine zentrale Antriebachse geführt werden kann. Die Köpfe müssen zwangsläufig Schlitze aufweisen, durch die Barthaare an die darunter verlaufenden Messer gelangen, wobei Form und Anordnung der Schlitze zu den Messern passen muß. Ein optimales Rasierergebnis wird man nur mit rotierenden Messern erreichen, so dass die Anordnung auch kreisförmig sein muß. Die Anordnung muß sich aus mehreren Gründen auf einer Trägerplatte be- finden, wobei die Form eines Aufsatzes (dh hier der erhöhte Rand) die Befesti- gung auf dem Unterteil ermöglicht, während die Platte bzw genauer der durch die herz- oder kleeblattförmigen Linien angedeutete fassettenförmige Absatz selbst dazu dient, eine kleine Hautplatte zu erzeugen und vor dem Scherkopf herzu- - 11 - schieben, um die Barthaare optimal in die Öffnungen der Scherköpfe zu führen, wie das seit langem aus der britischen Patentschrift PS-836346 bekannt ist. Die Abrundungen der Trägerplatte bzw. die Einbuchtungen des fassettenförmigen Ab- satzes optimieren nicht nur den Rasurvorgang, sondern dienen auch dem besse- ren Handling und wirken der Gefahr von Verletzungen entgegen. Damit verbleiben entgegen der Auffassung der Markeninhaberin bei der als Marke beanspruchten Gestaltung keine weiteren Formmerkmale, die ggfls. als nichttechnisch oder als Designelemente einzustufen wären. Diesen Feststellungen des Senats zur technischen Formbedingtheit der angegrif- fenen Marke, kann nicht mit dem Einwand begegnet werden, der Europäische Ge- richtshof fordere einen besonderen "Nachweis" der Technizität etwa in Form eines Sachverständigengutachtens oder sonstiger amtlicher Ermittlungen Diese Formu- lierung in der vorgenannten Entscheidung zu Philips/Remington ist ersichtlich dar- auf zurückzuführen, dass die Vorlage im Zuge eines Verletzungsverfahrens erfolgt ist, in dem entsprechende Ermittlungen prozessual möglich waren. Im vorliegen- den Registerverfahren findet die Beurteilung der Schutzfähigkeit hingegen unter Fortgeltung des Amtsermittlungsprinzips im Wege einer summarischen Prüfung unter Heranziehung von allgemein zugänglichen Quellen, Erfahrungssätzen und Würdigung der von den Beteiligten eingereichten Unterlagen statt. Danach liegen dem Senat hinreichende Nachweise vor, um die Technizität der Streitmarke selbst zu beurteilen. Ein starkes Indiz für eine ausschließlich technisch bedingte Form der angegriffenen Marke ist der Umstand des Bestehens von Produktschutzrech- ten an dieser Form, denn die Markeninhaberin hat sich unstreitig diese Anordnung durch Patente schützen lassen, auch wenn diese inzwischen durch Ablauf der Schutzdauer erloschen sind. Des weiteren sind von den Beteiligten diverse Partei- gutachten zu den Akten gereicht worden, die sich mit der Technizität des Streitge- genstandes befassen und vom Senat entsprechend gewürdigt werden können. Darüber hinaus sind aber von verschiedenen nationalen Gerichten, die sich mit der Frage der Schutzfähigkeit der vorliegenden Streitmarke bzw vergleichbarer Warenformmarken zu befassen hatten, unabhängige Sachverständige bemüht - 12 - worden, die übereinstimmend zu dem Ergebnis gekommen sind, dass diese aus- schließlich aus einer Form bestehe, die erforderlich sei, um eine technische Wir- kung zu erreichen. Das ergibt sich etwa aus den zu den Akten überreichten Ent- scheidungen des schwedische Oberlandesgericht Svea vom 28. Januar 2004 so- wie des Tribunal de Grande Instance de Paris (3ème Chambre - 2ème Section) vom 13. Juni 2003, sowie aus dem für den britischen High Court of Justice erstell- ten Gutachten des Sachverständigen P. Turner vom 13. Oktober 1997. Stets wur- de hier betont, dass die wesentlichen Elemente der Marke die in einem gleichseiti- gen Dreieck angeordneten Scherköpfe und das diese umfassende dreieckige Ge- häuse umfassten und die Anordnung der Scherköpfe in einem gleichseitigen Drei- eck gewählt worden sei, um eine kompakte Rasiereinheit zu schaffen und gleich- zeitig die Voraussetzung dafür zu schaffen, die beste Rasurwirkung zu erzielen. Da es bei der Ausgestaltung keinen Spielraum der Willkür gegeben habe, sei das Formelement ausschließlich auf seine technische Wirkung zurückzuführen. Diese Feststellungen entsprechen der Einschätzung des Senats hinsichtlich des vorlie- gend zu beurteilenden technischen Sachverhalts, der damit keine Veranlassung sieht, weitere Ermittlungen zur Frage der Technizität der vorliegend beanspruch- ten Warenform vorzunehmen. Nach alledem war der angegriffenen Marke der Schutz zu entziehen, da sie ledig- lich aus einer Form besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erfor- derlich ist (§ 3 Abs 2 Nr 2 MarkenG). Soweit die Markeninhaberin weiterhin hilfsweise geltend macht, der angegriffenen Marke könne auch deshalb der Schutz nicht entzogen werden, weil sie sich zwi- schenzeitlich beim Verkehr durchgesetzt habe, steht diesem Vorbringen der Wort- laut des § 8 Abs 3 MarkenG bzw Art 3 Abs 3 MRRL entgegen, wonach nur Eintra- gungshindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1, 2 und 3 MarkenG im Wege der Verkehrs- durchsetzung überwunden werden können, nicht aber der Ausschlussgrund des § 3 Abs 2 MarkenG (bzw Art 3 Abs 1 Buchst e) MRRL), der wie der EuGH festge- stellt hat, Monopole für technische Lösungen im Interesse der Mitbewerber verhin- - 13 - dern soll. Wenn sich die Markeninhaberin in diesem Zusammenhang erneut auf den telle-quelle-Schutz beruft, und zwar dieses Mal auf Art 6 quinquies Abschn C PVÜ, führt das ebenfalls zu keiner anderen rechtlichen Beurteilung bzw einem an- deren Ergebnis. Nach dieser Bestimmung sind zwar für die Würdigung der Schutz- fähigkeit einer IR-Marke alle Tatumstände zu berücksichtigen, insbesondere die Dauer des Gebrauchs der Marke, was indes zunächst einmal nichts anderes be- deutet, als daß abweichend von dem im markenrechtlichen Registerverfahren gel- tenden Grundsatz, dass die Benutzung regelmäßig keine Berücksichtigung findet, sondern lediglich ein Papierrecht geprüft wird, im Rahmen des telle-quelle-Privi- legs ausnahmsweise auch die Benutzung eine Rolle spielen kann. Nach Entste- hungsgeschichte und Normzweck (vgl etwa BGH Bl 1974, 285 – Lemonsoda) ge- währt diese Vorschrift jedoch keinen materiellen Anspruch auf Schutzerlangung kraft Durchsetzung. Das ergibt sich bereits aus dem Umstand, dass Art 6 quin- quies Abschn C PVÜ nur von "Würdigung der Schutzfähigkeit" spricht, ohne sich im einzelnen mit den in Abschnitt B Nr 1-3 aufgeführten Vorbehalten auseinander zu setzen oder auf diese konkret Bezug zunehmen, was den Schluß nahe legt, dass insoweit dem nationalen Gesetzgeber bezüglich der Detailregelung zur Be- rücksichtigung von Benutzungstatbeständen ein entsprechender Gestaltungsspiel- raum eingeräumt wird, der im Einzelfall (hier: Art 3 Abs 3 MRRL) bis zur Schutz- verweigerung gehen kann. Hinzukommt, dass die Vorbehalte des Abschnitts B Nr 1-3 Tatbestände regeln, die wie die relativen Versagungsgründe nach Ziffer 1 oder die Täuschungsgefahr nach Ziffer 3 nach international anerkannter Praxis nicht der Durchsetzung zugänglich sind, was gleichermaßen für die in Artikel 6 ter PVÜ aufgeführten Fallkonstellationen gilt. Für den Senat besteht daher kein Anlaß zu der Annahme, dass, wie die Markeninhaberin meint, Art 3 Abs 3 MRRL etwa in Widerspruch zu Art 6 quinquies Abschn C PVÜ steht oder die im 12. Erwägungs- grundsatz zur Markenrechtsrichtlinie getroffene Aussage zur vollständigen Über- einstimmung von PVÜ und MRRL in Frage gestellt werden müsste. Auch wenn Art 3 Abs 1 Buchst e MRRL bzw § 3 Abs 2 MarkenG im Sinne eines speziellen Ausschließungsgrundes zu verstehen ist, der ggfls. die Vorbehalte in Art 6 quin- quies Abschn B Nr 2 PVÜ erweitert, ist rechtlich nicht zu beanstanden, wenn die- - 14 - ser Tatbestand von einer Überwindung durch Verkehrsdurchsetzung grundsätzlich ausgenommen ist. Die Beschwerde der Antragstellerin hatte damit Erfolg. Die Frage, ob die weiter geltend gemachten Eintragungshindernisse nach § 8 Abs 2 MarkenG von der Mar- kenabteilung zurecht nicht berücksichtigt worden sind und zudem in ihren Voraus- setzungen vorliegen, brauchte bei dieser Sach- und Rechtslage nicht mehr ent- schieden werden. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs 1 MarkenG), zumal die IR-Markeninhaberin ihren Kostenantrag im Verfahren vor der Markenabteilung nicht mehr weiterverfolgt hat. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde war veranlasst, da die Entscheidung hin- sichtlich der harmonisierten Auslegung von § 50 Abs 1 Nr 1, Abs 2 Nr 2, § 3 Abs 1 und 2 MarkenG sowie des Verhältnisses von MRRL und PVÜ im Rahmen des tel- le-quelle-Schutzes Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung betrifft und eine höchstrichterliche Entscheidung zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung ei- ner einheitlichen Rechtsprechung erfordert. Stoppel Schwarz-Angele Paetzold Pü - 15 - Abb. 1