15 W (pat) 27/01

BUNDESPATENTGERICHT 15 W (pat) 27/01 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 27. Juni 2002 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache betreffend das Patent 35 29 651 … BPatG 154 6.70 - 2 - hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. Juni 2002 unter Mitwirkung des Richters Dr. Niklas als Vorsitzendem, des Richters Dr. Jordan, der Richterin Dr. Hock und des Richters Dr. Egerer beschlossen: Die Beschwerde wird zurückgewiesen. G r ü n d e I. Auf die am 19. August 1985 eingereichte Patentanmeldung hat das Deutsche Pa- tentamt das Patent 35 29 651 mit der Bezeichnung "Polyolefin-Formmasse sowie Verfahren zur Verminderung der Korrosion an Verarbeitungsmaschinen" erteilt. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 24. September 1998. Nach Prüfung des dagegen erhobenen Einspruchs wurde das Patent mit Be- schluss der Patentabteilung 43 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Juni 2001 widerrufen. Dem Beschluss über den Widerruf des Patentes lagen die Patentansprüche 1 und 2 in der erteilten Fassung zugrunde. Sie haben nach Korrektur eines offensichtlichen Fehlers folgenden Wortlaut: "1. Polyolefin-Formmasse, bestehend aus einem Homo- oder Co- polymerisat eines 1-Olefins mit 2 bis 10 Kohlenstoffatomen, 0,01 bis 0,2 Gew.-%, bezogen auf das Polyolefin, eines Calciumcarbo- nats, sowie gegebenenfalls üblichen anderen Hilfs- bzw Zusatz- - 3 - stoffen in üblichen Mengen, dadurch gekennzeichnet, dass das Calciumcarbonat eine Teilchengröße kleiner 10 μm, eine mittlere Teilchengröße kleiner 0,1 μm, eine spezifische Oberfläche größer 40 m2/g und einen Weißgrad größer 90 % besitzt. 2. Verfahren zur Verminderung der Korrosion an den Maschinen bei der Verarbeitung von Homo- oder Copolymerisaten eines 1- Olefins mit 2 bis 10 Kohlenstoffatomen durch Zusatz von Calcium- carbonat, dadurch gekennzeichnet, dass man den Polymerisa- ten 0,01 bis 0,2 Gew.-%, bezogen auf das Polyolefin, eines Calci- umcarbonats beimischt, welches eine Teilchengröße kleiner 10 μm, eine mittlere Teilchengröße kleiner 0,1 μm, eine spezifi- sche Oberfläche größer 40 m2/g und einen Weißgrad größer 90 % besitzt. Der Widerruf des Patents wurde im wesentlichen damit begründet, das Patent of- fenbare die Erfindung nicht so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Insbesondere lasse sich weder den Ansprüchen noch der Be- schreibung des Patents entnehmen, nach welchem Messverfahren die spezifische Oberfläche des Calciumcarbonats zu bestimmen sei. Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin. Zur Begründung hat die Patentinhaberin im wesentlichen vorgetragen, sie sei bei der Abfassung des Streitpatents davon überzeugt gewesen, dass, ungeachtet ver- schiedener theoretisch möglicher Messmethoden für die spezifische Oberfläche, dem Durchschnittsfachmann auf dem Gebiet der Polymerherstellung klar gewesen sei, zur Messung solcher Calciumcarbonate die entsprechende DIN-Vorschrift an- zuwenden. - 4 - In der 1984 erschienenen DIN 55918 (12) seien alle für die Spezifikationsparame- ter des erfindungsgemäß eingesetzten Calciumcarbonats nötigen Angaben zu den Messmethoden unmittelbar enthalten. Demnach werde - die maximale Teilchengröße nach der Siebmethode DIN 4188 Teil 1 (8), - die Teilchengrößenverteilung (mittlere Teilchengröße) nach DIN 66115 (9), - die spezifische Oberfläche nach DIN 66132 (10), - der Weißgrad (Helligkeit, Normfarbwert Y) nach DIN 53163 (11) bestimmt. Dies seien auf Nachfrage bei einem der Erfinder auch die Messmetho- den gewesen, mit denen die als unzulänglich offenbart beanstandeten Parameter des Streitpatents bestimmt worden seien. Somit werde die fragliche spezifische Oberfläche durch Gasadsorption nach Brunauer, Emett und Teller (BET-Methode) und damit nach der Methode ermittelt, die auch die Beschwerdegegnerin zur Cha- rakterisierung ihrer unter dem Markennamen SOCALR vertriebenen Calciumcarbo- nate verwendet habe (vgl Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 13. Mai 2002 S 3 bis 4 oben). In der mündlichen Verhandlung führte die Patentinhaberin aus, die Verfasser der dem Streitpatent zugrunde liegenden Anmeldung seien der Auffassung gewesen, dass bei fehlenden Angaben die betreffenden Normen als Bestandteil der Offen- barung implementiert seien. Außerdem überreichte sie den von Mitarbeitern der deutschen Tochter der Beschwerdeführerin verfassten, nachveröffentlichten Auf- satz "Gefälltes Calciumcarbonat – dargestellt am Beispiel von SOCALR, Sonder- druck aus TIZ 6/87" (13). Demnach liefere die BET-Methode mittels Stickstoff-Ad- sorption genauere Werte als zB die Permeabilitätsmethode und sei demzufolge die beste Methode zur Bestimmung der spezifischen Oberfläche von Calciumcar- bonaten. Wenngleich in der französischsprachigen Firmenschrift der Solvay & Cie – Brochure No 1149/4a-B-1,5-977 (2) kein Hinweis auf die Messmethode zur Be- - 5 - stimmung der spezifischen Oberfläche ihrer unter dem Markennamen SOCALR vertriebenen Calciumcarbonate enthalten sei, so wende die Beschwerdegegnerin ausweislich einem in deutscher Sprache abgefassten Datenblatt ihrer deutschen Tochter betreffend SOCALR-Verkaufssorten (7) die BET-Methode jedenfalls zur Bestimmung der spezifischen Oberfläche ihrer für den deutschen Markt vorgese- henen Calciumcarbonate an. Die Patentinhaberin beantragt, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten. Die Einsprechende beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Sie bringt in der mündlichen Verhandlung vor, dass an die Ausführbarkeit hohe Anforderungen zu stellen seien. Im Streitpatent sei bezüglich des Calciumcarbo- nats insbesondere auch kein Produkt- oder Herstellername angegeben, sodass nicht nachzuvollziehen sei, welches Calciumcarbonat verwendet worden sei. Im übrigen orientiere sich der für den Einsatz in Frage kommende Typ des Calcium- carbonats sowie die Wahl der Messmethoden am jeweiligen Anwendungsbereich. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen. II. Die Beschwerde der Patentinhaberin ist frist- und formgerecht eingelegt worden und zulässig (PatG § 73). Sie führt jedoch nicht zum Erfolg. - 6 - Dem Antrag der Patentinhaberin liegen die Patentansprüche 1 und 2 in der erteil- ten Fassung zugrunde. Bezüglich ausreichender Offenbarung der Gegenstände der geltenden Patentansprüche 1 und 2 bestehen keine Bedenken, da sie inhalt- lich den ursprünglichen Patentansprüchen 1 und 3 entsprechen. Die Ansprüche sind jedoch aus den im folgenden angeführten formalen Gründen nicht gewährbar. Das Streitpatent offenbart die Erfindung betreffend das einzusetzende Calciumcar- bonat nach Überzeugung des Senats nicht so deutlich und vollständig, dass der Fachmann - hier ein auf dem Gebiet der Polymerverarbeitung tätiger Chemiker oder Ingenieur, der mit der Herstellung von Polyolefin-Formmassen befasst und vertraut ist und der insbesondere über die hierbei einzusetzenden Hilfs- und Zu- satzstoffe Bescheid weiß - sie ausführen und erkennen kann, was unter Schutz gestellt ist. Die Ausführbarkeit der beanspruchten Lehre ist insofern zu verneinen, als das Streitpatent weder offenbart, mit welchen Messmethoden die anspruchs- gemäßen physikalischen Parameter des Calciumcarbonats zu bestimmen sind, noch - ersatzweise - einen Produkt- und/oder Herstellernamen nennt, aus dem sich diese Methoden herleiten lassen. Zur Bestimmung der spezifischen Oberflä- che und der mittleren Teilchengröße gibt es jeweils mehrere Methoden, die zu je- weils unterschiedlichen Messwerten führen (vgl hierzu "G. Herdan: Small Particle Statistics, Elsevier 1953, S 256-271" (4) insbes S 269 11.18 Tabelle; "R.D. Cadle: Particle Size Determination, Interscience Publishers, Inc., New York 1955, S 92- 101" (6) insbes S 93 Tab II). Wegen der Abhängigkeit dieser Parameterwerte von der Messmethode ist deren Offenbarung im Patent unverzichtbar, da andernfalls nicht nachvollziehbar ist, welches bzw welcher Typ von Calciumcarbonat zu ver- wenden ist, um zu dem Patentgegenstand zu gelangen. Diese Bewertung steht in Übereinstimmung mit den Ausführungen sowohl im Wi- derrufsbeschluss der Patentabteilung, dem allerdings die DIN-Vorschrift (12) nicht zugrunde lag, als auch im Beschluss der Technischen Beschwerdekammer des - 7 - Europäischen Patentamts T 225/93 – 3.3.3 vom 13. Mai 1997 (vgl Schriftsatz der Einsprechenden vom 26. Juni 2002, Punkt 1). Aber selbst wenn man - dem Vortrag der Patentinhaberin folgend - die für Calci- umcarbonate jedenfalls für Deutschland zu berücksichtigende, vorveröffentlichte DIN 55918 (12) in den Offenbarungsgehalt des Streitpatents einbezöge, wäre die beanspruchte Lehre nicht nacharbeitbar. Der Patentinhaberin ist zwar insofern beizutreten, als gemäß DIN-Vorschrift (12) die spezifische Oberfläche von Calciumcarbonaten durch Gasadsorption nach Brunauer, Emmett und Teller (BET-Methode) auf Grundlage des Verfahrens nach DIN 66131, im Regelfall ausreichend nach dem Einpunktverfahren gemäß DIN 66132 (10), zu bestimmen ist (vgl aaO S 2 Tabelle re Sp vierte Zeile Fn 3). Damit im Einklang stünden auch die Ausführungen in der nachveröffentlichten, gutachtlich zu wertenden Druckschrift "Gefälltes Calciumcarbonat - dargestellt am Beispiel von SOCAL R , Sonderdruck aus TIZ 6/87" (13), wonach die BET-Methode mittels Stickstoff-Adsorption genauere Werte für die spezifische Oberfläche von gefälltem Calciumcarbonat liefert, weil diese Methode - im Gegensatz zur Perme- abilitätsmethode - zusätzlich die Oberfläche erfasst, die der Luftdurchlässigkeit nicht zugänglich ist (vgl aaO zweite Seite mi Sp bis re Sp Z 4). Jedoch wird der Fachmann durch die DIN-Vorschrift (12) nicht in die Lage ver- setzt, diejenige Messmethode zu ermitteln, die zur Bestimmung des mittleren Teil- chendurchmessers des Calciumcarbonats gemäß Streitpatent anzuwenden ist. In (12) ist zwar vorgeschrieben, die Teilchengrößenverteilung für Calciumcarbona- te nach der DIN 66115 (9) zu bestimmen (vgl aaO S 2 Tab) und dem Fachmann ist auch geläufig, wie er aus einer demgemäß ermittelten Verteilungskurve einen mittleren Teilchendurchmesser bestimmen kann. Jedoch liegt die Obergrenze für den mittleren Teilchendurchmesser gemäß Streitpatent mit kleiner 0,1 μm um den Faktor 10 unterhalb der Untergrenze des Bereichs, für den (9) Gültigkeit hat (vgl - 8 - die im Februar 1983 erschienene, am Anmeldetag des Streitpatents somit aktuelle Ausgabe von (9), Punkt 1). Auch der Verweis in (12) auf ein alternatives Verfah- ren, das im Bereich von etwa 1 bis etwa 250 μm die gleichen Werte liefert (vgl aaO S 2 re Sp vierte Zeile, Fußnote 2), ermöglicht die Messung von Calciumcar- bonat mit einem mittleren Teilchendurchmesser in einem Bereich gemäß Streitpa- tent nicht. Übereinstimmend damit ist der gutachtlich zu wertenden Druck- schrift (13) zu entnehmen, dass herkömmliche Sedimentationsverfahren bei Teil- chengrößen kleiner als 1 μm zur Bestimmung des mittleren Teilchendurchmessers nicht herangezogen werden können (vgl aaO zweite Seite li Sp le Abs bis mi Sp Z 4). Auch wenn man ausgehend von dem Hinweis in der DIN-Vorschrift (12) auf ein anderes gleichwertiges Verfahren (vgl aaO S 2 Fn 2) dem Fachmann zumuten wollte, im Stand der Technik ein anderes, für den anspruchsgemäßen Bereich des mittleren Teilchendurchmessers geeignetes Verfahren zu suchen, ergäbe sich kei- ne andere Bewertung. Ausweislich der Druckschrift (6) sind neben der Sedimenta- tion im Schwerefeld zwar eine Reihe anderer Methoden zur Bestimmung eines mittleren Teilchendurchmessers bekannt, darunter auch mehrere solche, die - an- ders als Sedimentationsbestimmung im Schwerefeld - auch bei mittleren Teilchen- durchmessern von kleiner als 0,1 μm und somit im anspruchsgemäßen Bereich geeignet sind (vgl aaO S 93 Table II). Jedoch ergeben diese verschiedenen Be- stimmungsmethoden von Fall zu Fall auch unterschiedliche Teilchengrößenvertei- lungen und somit auch unterschiedliche mittlere Teilchendurchmesser (vgl aaO S 98 bis S 101). Somit war es dem Fachmann weder aus der am Anmeldetag für Calciumcarbona- te maßgeblichen DIN-Vorschrift (12) noch aus dem Stand der Technik möglich, diejenige Messmethode zur Bestimmung des mittleren Teilchendurchmessers zu ermitteln, die für die Ausführung der Lehre und zur Festlegung des Schutzbereichs des Streitpatents maßgeblich ist. - 9 - Ob mit Hilfe der Angaben in (12) auch der Weißgrad und die obere Teilchengren- ze als die beiden übrigen Parameter zur Festlegung des gemäß Streitpatent zu verwendenden Calciumcarbonats zuverlässig und eindeutig bestimmt werden kön- nen, brauchte bei dieser Sachlage nicht weiter untersucht zu werden. Damit erübrigte sich auch, auf die schriftsätzlichen Ausführungen der Beteiligten zur Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit, die gegenüber der EP 000 084 A1 (1) und auch gegenüber der DE-AS 10 28 332 (5) zu beurteilen wären, einzugehen. Der Patentanspruch 1 ist nicht gewährbar. Der nebengeordnete Patentanspruch 2 teilt das Schicksal des Anspruchs 1 (vgl BGH "Elektrisches Speicherheizgerät", GRUR 1997, 120). Niklas Jordan Hock Egerer Pü