X ZR 87/15

Teilweise Nichtigerklärung und Bestätigung verteidigter Anspruchsfassung eines Verarbeitungs­systems • Das Patent in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung ist hinsichtlich der Neufassung von Anspruch 1 nur teilweise nichtig; die Berufung der Patentinhaberin führt im Übrigen zur Abweisung der Klage. • Die in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen enthaltene allgemeine Lehre erlaubt die Beschränkung des Anspruchs durch Herausnahme und Kombination einzelner Merkmale eines Ausführungsbeispiels, wenn die so übernommenen Merkmale dem Fachmann unmittelbar und eindeutig als zur Erfindung gehörend offenbart sind. • Die offenbarten Ausführungsbeispiele müssen die Merkmale so konkretisieren, dass ein Fachmann die Erfindung ohne unzumutbare Schwierigkeiten ausführen kann; unbestimmte Zweckangaben (z. B. Unterscheidung benachbarter Indikatoren, Anzeige der Ausrichtung) sind hinreichend, wenn sie dem Fachmann einen klaren Leitfaden zur praktischen Ausgestaltung geben. • Die Kombination der Entgegenhaltungen K3 und K12 (bzw. K4, K8, K16) reicht nicht aus, um dem Fachmann die im Anspruch enthaltene Merkmalsgruppe mit der konkret geforderten Header- und Inhaltsinformation sowie den spezifischen Tinten- und Infrarotmerkmalen nahezulegen. • Eine mangelnde Teilnahme der Klägerin an der mündlichen Verhandlung steht der Entscheidung durch streitiges Urteil nicht entgegen (§ 118 Abs. 4 Satz 1 PatG). Die Klägerin rügte Nichtigkeit des deutschen Patents 102 55 926 der Beklagten wegen Unpatentierbarkeit, Erweiterung gegenüber der Anmeldung und fehlerhafter Offenbarung. Streitgegenstand ist ein Verarbeitungssystem mit optischem Gerät, Verarbeitungs- und Ausgabegerät zum Auslesen visueller Hauptinformation und zusätzlich eingebetteter grafischer Indikatoren, die mittels unterschiedlicher Tinten und Infrarotmessung maschinenlesbar sind. Die Beklagte verteidigte das Patent in geänderter Form und nahm Merkmale auf, die Header- und Inhaltsinformation sowie spezifische Layout- und Tintenanforderungen umfassen. Das Patentgericht erklärte das Patent für nichtig; die Beklagte legte Berufung ein und verteidigte Anspruch 1 in einer überarbeiteten Fassung. Im Berufungsverfahren wurden insbesondere Offenbarungsumfang, Ausführbarkeit und erfinderische Tätigkeit gegenüber mehreren Stand-der-Technik-Schriften (K3, K12, K4, K8, K16) geprüft. • Die Berufung der Beklagten ist zulässig und führt zur teilweisen Abänderung: Patentanspruch 1 wird in einer beschränkten Fassung wirksam erhalten; sonstige Klageabweisung. (Verfahrensrecht) Die Nichtteilnahme der Klägerin an der mündlichen Verhandlung verhindert keine Entscheidung durch streitiges Urteil (§118 Abs.4 PatG). • Offenbarungsumfang: Die in der Anmeldung enthaltenen Ausführungsbeispiele ermöglichen dem Fachmann die Übernahme der Merkmalsgruppe, wonach grafische Indikatoren Header- und Inhaltsinformationen besitzen, wenn deren Funktion und Zweck (Unterscheidung benachbarter Indikatoren, Anzeige der Ausrichtung) hinreichend klar ist; Aufnahme ursprünglich in Anspruch 9 enthaltener Merkmale in den verteidigten Anspruch ist zulässig, weil die Wirkung der Header-Information allgemein offenbarbar war. • Ausführbarkeit: Die Beschreibung gibt konkrete Hinweise (z. B. sehr kleine Mikroeinheiten, Layoutbeispiele, Alternativen für Codierung und Mapping), sodass ein Fachmann das System ohne unzumutbare Schwierigkeiten realisieren kann. Begriffe wie "visuell unerheblich", "Layout", "Indikatorinformation" sind im Nichtigkeitsverfahren nicht neu zu prüfen, wenn sie bereits erteilt waren. • Auslegung technischer Merkmale: Merkmal 4.1 verlangt ausdrücklich eine sichtbare Tinte, die Infrarotlicht im Wesentlichen absorbiert; alternative Auslegungen, die eine nicht-absorbierende Tinte einschließen, sind ausgeschlossen. Header-Information muss zumindest so strukturiert sein, dass Unterscheidung benachbarter Indikatoren und Ermittlung der Ausrichtung möglich sind; konkrete technische Ausgestaltungen bleiben offen, mehrere Realisierungswege (Decodierung, Mapping, Koordinatensystem) sind zulässig. • Stand der Technik und erfinderische Tätigkeit: K3 offenbart viele Merkmale des Anspruchs, nicht jedoch die zwingenden Header-Funktionen (insbesondere Anzeige der Ausrichtung) und die spezifische Tinten-/Infrarot-Kombination. K12, K4, K8 und K16 jeweils zeigen Teile der Lehre, geben aber keine motivation oder direkte Anregung zur Kombination aller beanspruchten Merkmale in der konkreten Art; die Prüfung ergab keine nahelegende Kombination, die erfinderische Tätigkeit ausschließt. • Rechtsfolge: Danach ist Anspruch 1 in der vom Senat festgelegten Fassung teilweise wirksam, das Patent im Übrigen nichtig; die Klage im übrigen abgewiesen. Die Kostenentscheidung folgt den gesetzlichen Vorschriften (§121 Abs.2 PatG i.V.m. ZPO). Der Bundesgerichtshof hat die Berufung der Patentinhaberin überwiegend stattgegeben: Patentanspruch 1 wurde in präzisierter Fassung erhalten und das Patent dadurch teilweise für nichtig erklärt; im Übrigen wurde die Klage abgewiesen. Begründend hat der Senat festgestellt, dass die mit dem Hauptantrag verteidigte Anspruchsfassung inhaltlich durch die ursprünglichen Anmeldeunterlagen gedeckt und hinreichend offenbart ist und dass die vorgelegenen Entgegenhaltungen nicht in naheliegender Weise zur Kombination der beanspruchten Merkmale geführt hätten. Entscheidend war insbesondere, dass die geforderte Header- sowie Inhaltsstruktur und die spezifische Tinten-/Infrarot-Kombination nicht dem Stand der Technik entnommen werden konnten. Die Kosten des Berufungsverfahrens hat die Klägerin zu tragen; die erstinstanzlichen Kosten wurden gegeneinander aufgehoben.