X ZR 163/12

Schadensersatz und Auskunft bei Alleinanmeldung gemeinschaftlicher Erfindung • Ein Miterfinder darf eine gemeinschaftliche Erfindung nicht allein im eigenen Namen zum Patent anmelden und damit die Mitberechtigung anderer Teilhaber verschweigen. • Die unberechtigte Alleinanmeldung begründet eine Schadensersatzverpflichtung des anmeldenden Miterfinders gegenüber der Gemeinschaft nach § 280 i.V.m. § 823 Abs.1 BGB. • Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung können nach § 242 i.V.m. §§ 259, 260 BGB analog auch vor Klagezustellung für die aus der Anmeldung gezogenen Vorteile verlangt werden. • Bei grenzüberschreitenden Handlungen vor dem 11.01.2009 ist deutsches Kollisionsrecht (Art. 38 ff. EGBGB) anzuwenden, nicht die Rom-II-VO. Die Klägerin (belgisches Unternehmen) und ihr Geschäftsführer (Kläger zu 2) arbeiteten mit der Beklagten (deutscher Zulieferer) und deren Mitarbeitern an einer Beschichtungsverfahrenserfindung. Die Beklagte meldete die Erfindung zum deutschen und europäischen Patent allein in ihrem Namen; in den Anmeldungen wurden zwei Mitarbeiter der Beklagten als Miterfinder genannt. Die Klägerin behauptete, der Kläger zu 2 sei Miturheber wesentlicher Merkmale und forderte Abtretung, Nennung als Erfinder, Auskunft, Rechnungslegung und Schadensersatz wegen unberechtigter Anmeldung. Das Landgericht gab der Klage teilweise statt; das Berufungsgericht reduzierte die Rechte der Klägerin und erkannte Auskunftsrechte erst ab Klagezustellung. Der Bundesgerichtshof hat die Revision der Klägerin zugelassen und über die Schadensersatz- und Auskunftsansprüche entschieden. • Anwendbares Recht: Die Handlungen (Patentanmeldung) erfolgten in Deutschland; deshalb ist deutsches Kollisionsrecht anzuwenden (Art. 38 ff. EGBGB). • Zur Rechtslage der Gemeinschaft: Zwischen den Beteiligten gilt mangels abweichender Vereinbarung das Recht der Erfindungsgemeinschaft (§§ 741 ff. BGB). Verwaltung und Verfügung über den gemeinschaftlichen Gegenstand obliegen grundsätzlich der Gemeinschaft (§ 744 BGB). • Unrechtmäßiges Verhalten: Die Beklagte wusste von der Mitberechtigung des Klägers zu 2; die alleinige Anmeldung im eigenen Namen und die unzutreffende Erfinderangabe sind nicht durch eine bloße Erhaltungsmaßnahme (§ 744 Abs.2 BGB) gedeckt und somit rechtswidrig. • Schutz der Mitberechtigten: Die Alleinanmeldung verschafft dem Anmelder formelle Alleinberechtigung und verhindert, dass Mitberechtigte ihre Rechte nach § 745 Abs.2 BGB wahrnehmen; dies verletzt auch sonstige Immaterialgüterrechte und begründet Haftung nach § 823 Abs.1 BGB. • Schadensersatzanspruch: Nach § 280 Abs.1 i.V.m. § 823 Abs.1 BGB ist die Beklagte der Klägerin zum Ersatz aller Vermögensnachteile verpflichtet, die aus der ungerechtfertigten Alleinanmeldung entstanden sind; hierbei ist die gesetzliche Begrenzung der Entschädigung nach § 33 PatG und verwandten Normen zu berücksichtigen. • Auskunft und Rechnungslegung: Die Klägerin kann nach § 242 BGB i.V.m. §§ 259, 260 BGB analog Auskunft und Rechnungslegung verlangen; diese Pflichten erstrecken sich auf die von der Beklagten aus der Anmeldung gezogenen Vorteile und können die Zeit vor Klagezustellung erfassen. • Verfahrensrechtliche Folgen: Das Berufungsurteil ist insoweit aufzuheben; der Senat entscheidet selbst, weil weitere Feststellungen nicht notwendig sind (§ 563 Abs.3 ZPO). Der Bundesgerichtshof hat die Entscheidung des Berufungsgerichts in wesentlichen Punkten aufgehoben. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin Schadensersatz für alle Vermögensnachteile zu leisten, die aus der unberechtigten Alleinanmeldung der Schutzrechte entstanden sind; diese Verpflichtung ist festzustellen. Außerdem ist die Beklagte zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung auch für die Zeit vor Klagezustellung verpflichtet in dem Umfang, in dem die Auskunft der Bestimmung des Schadens und dem Ausgleich der von der Beklagten gezogenen Vorteile dient. Bei der Bemessung des Schadens sind die einschlägigen patentrechtlichen Wertungen (insbesondere § 33 PatG) zu berücksichtigen, sodass die Klägerin keinen höheren Anspruch erhält, als nach diesen Regelungen angemessen wäre. Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Beklagte zu 1 zu tragen.