I ZR 101/15

Markenrecht: Zulässiges Teilurteil und markenmäßige Verwendung von „Microcotton“ • Teilurteil über Klage gegen einen von mehreren einfachen Streitgenossen ist zulässig, wenn das Verfahren gegen einen anderen Streitgenossen nach § 240 ZPO unterbrochen ist. • Eine markenmäßige Verwendung liegt vor, wenn die beanstandete Kennzeichnung nach Verkehrsauffassung als Herkunftshinweis dienen kann; eine rein beschreibende Verwendung stellt keine Benutzung i.S.d. Art. 9 Abs. 2 UMV dar. • Bei der Eintragung einer Unionsmarke ist zum Zeitpunkt der Anmeldung auf das Verkehrsverständnis abzustellen; Fantasie‑ und Kunstwörter können auch bei beschreibendem Anklang ausreichende Unterscheidungskraft besitzen. • Die Rechtsschutzbeschränkung nach Art. 12 UMV greift nicht, wenn die beanstandete Verwendung nicht rein beschreibend ist. Die Klägerin, Inhaberin der Unions-Wortmarken "MICRO COTTON" (angemeldet 2001) und "MICRO COTTON GREEN EARTH" (angemeldet 2007), rügte die Verwendung des Zeichens "Microcotton" auf Handtüchern, die Beklagte zu 2 an die Beklagte zu 1 geliefert und im Mai 2010 vertrieben hatte. Die Klägerin verlangte Unterlassung, Auskunft, Vernichtung und Schadensersatz; die Beklagten erhoben Widerklage mit dem Antrag, die Unionsmarke 1 für nichtig bzw. verfallen zu erklären. Das Landgericht verurteilte die Beklagten; das OLG Hamburg wies die Klage ab und erklärte die Marke 1 für nichtig. Über das Vermögen der Beklagten zu 2 wurde später Insolvenz eröffnet; daraufhin brachte die Klägerin Revision ein. Die Revision richtete sich gegen die Feststellung, die Zeichenverwendung sei nicht markenmäßig, und gegen die Nichtigerklärung der Marke. • I. Zulässigkeit eines Teilurteils: Durch Insolvenzeröffnung über die Beklagte zu 2 nach § 240 ZPO ist das Verfahren gegen diese unterbrochen; dies berührt nicht das Verhältnis zur Beklagten zu 1, sodass ein Teilurteil zulässig ist. Gegenüber einfachen Streitgenossen kann getrennt entschieden werden, wenn faktische Trennung durch Unterbrechung besteht. • II. Markenmäßige Verwendung und Verwechslungsgefahr: Eine Verletzung nach Art. 9 Abs. 2 UMV setzt markenmäßige Benutzung voraus; markenmäßige Benutzung liegt vor, wenn die Verwendung dem Verkehr als Herkunftshinweis erscheinen kann. Das Berufungsgericht hat zu Unrecht angenommen, die Verwendung sei rein beschreibend; die konkrete Gestaltung des Etiketts (hervorgehobene Schrift, graphische Gestaltung) spricht für herkunftshinweisende Wahrnehmung. • III. Bewertung des Begriffs "Microcotton": "Microcotton" ist ein Kunstwort ohne unmittelbare Wortbedeutung; ein bloß beschreibender Charakter ist nicht hinreichend belegt. Assoziationen, die mehrere gedankliche Schritte erfordern, genügen nicht, um fehlende Unterscheidungskraft festzustellen. • IV. Vorgebrachte Verwendungsfälle: Für vom Markeninhaber angegriffene fremde Verwendungen, gegen die dieser vorgegangen ist, kommt keine Prägung des Verkehrsverständnisses in Betracht. Die vom Berufungsgericht herangezogenen Beispiele belegen kein rein beschreibendes Verständnis. • V. Eintragungshindernisse: Das Berufungsgericht hat Art. 7 UMV (fehlende Unterscheidungskraft) und das Freihaltebedürfnis zu Unrecht bejaht; Fantasiewörter können trotz beschreibendem Anklang unterscheidungskräftig sein. Ebenso greift die Schutzschranke des Art. 12 UMV nicht, weil die Verwendung nicht rein beschreibend ist. • VI. Verfahrensfolgen: Das Berufungsurteil ist insoweit aufzuheben, als zugunsten der Beklagten zu 1 entschieden wurde; die Sache ist zur erneuten Verhandlung und Entscheidung, auch über Kosten, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Das Verfahren gegen Beklagte zu 2 bleibt unterbrochen. • Wesentliche Normen: § 240 ZPO, § 62 ZPO, §§ 145, 147, 563 ZPO; Art. 7, Art. 9, Art. 12, Art. 102 UMV; Art. 267 AEUV. Der Senat hat die Revision der Klägerin teilweise stattgegeben: Das Berufungsurteil wird insoweit aufgehoben, als zugunsten der Beklagten zu 1 entschieden worden war; die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Das Verfahren gegen die Beklagte zu 2 bleibt gemäß § 240 ZPO unterbrochen wegen eröffnetem Insolvenzverfahren. Entscheidungsrelevant ist, dass die beanstandete Verwendung des Zeichens "Microcotton" nicht ohne weiteres als rein beschreibend anzusehen ist und die konkrete Gestaltung des Produktetiketts vom Verkehr herkunftshinweisend wahrgenommen werden kann. Folglich können die von der Klägerin aus der Klagemarke 1 geltend gemachten Ansprüche (Unterlassung, Auskunft, Schadensersatz, Erstattung von Abmahnkosten) nicht bereits aus den vom Berufungsgericht gegebenen Gründen verneint werden. Das Berufungsgericht hat daher erneut über diese Fragen zu entscheiden; das weitere Verfahren soll insbesondere Feststellungen zur rechtserhaltenden Benutzung der Klagemarken treffen und die Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der nur geringen Kennzeichnungskraft prüfen.