X ZR 31/13

Keine Neuheit von Patentanspruch zur Herstellung von oxidiertem Coenzym Q10 durch NK5 • Patentanspruch 31 eines europäischen Patents, der ein Verfahren zur Herstellung von oxidiertem Coenzym Q10 beschreibt, ist durch eine japanische Offenlegungsschrift (NK5) neuheitsschädlich vorweggenommen. • Fehlende oder nur allgemeine Angaben zu Kulturbedingungen in einem Patentanspruch führen nicht automatisch zur Patentfähigkeit, wenn dem Fachmann aus dem Stand der Technik bekannte Standardbedingungen naheliegen. • Hilfsanträge, die lediglich auf bekannte Mikroorganismen, eine als üblich verstandene aerobe Kultivierung oder die bereits in der Vorveröffentlichung enthaltene Verfahrensalternative einschränken, begründen keine erfinderische Tätigkeit. • Feststellungen des Patentgerichts zur technischen Durchführbarkeit eines Stand-der-Technik-Beispiels sind im Berufungsverfahren bindend, sofern keine konkreten Anhaltspunkte für Zweifel vorliegen. Die Beklagte ist Inhaberin eines europäischen Patents für Verfahren zur Herstellung von reduziertem und oxidiertem Coenzym Q10; angegriffen wurde Patentanspruch 31 (Herstellung von oxidiertem Coenzym Q10) mit rückbezogenen Ansprüchen 32–55. Die Klägerinnen rügten mangelnde Patentfähigkeit und unzureichende Offenbarung; die Beklagte verteidigte das Patent in der erteilten und in mehreren Hilfsfassungen. Das Patentgericht erklärte den angegriffenen Umfang für nichtig. Die Beklagte legte Berufung ein und verteidigte das Patent weiterhin, wogegen die Klägerinnen widersprachen. Streitgegenstand ist insbesondere, ob die japanische Offenlegungsschrift Sho-53-133687 (NK5) den Gegenstand des Anspruchs 31 vorwegnimmt und ob eingeschränkte Hilfsanträge Neuheit oder erfinderische Tätigkeit begründen. • Gegenstand: Anspruch 31 beschreibt erstmalige Gewinnung von reduziertem Coenzym Q10 (Anspruch 1) und dessen anschließende Oxidation zu oxidiertem Coenzym Q10; Anspruchsmerkmale umfassen Kultivierung in Standardmedium, optionalen Zellaufschluss und zwei Alternativen der Oxidation/Extraktion. • Bindende Feststellungen: Die Feststellungen des Patentgerichts, insbesondere dass Beispiel 3 der NK5 bei Verwendung von Pseudomonas denitrificans zu einer Kultur mit ≥70 mol% reduziertem Coenzym Q10 führt, sind im Berufungsverfahren nach § 117 PatG i.V.m. § 529 ZPO bindend und nicht widerlegt. • Stand der Technik (NK5): NK5 beschreibt ein industriell anwendbares Verfahren, in dessen Beispiel 3 Pseudomonas denitrificans kultiviert, Zellaufschluss und Extraktion erfolgen und das Zwischenprodukt (reduziertes Coenzym Q10) anschließend wie in Beispiel 1 chromatographisch aufgereinigt und durch Luft zu oxidiertem Coenzym Q10 überführt wird; damit sind alle Merkmalsgruppen des Anspruchs 31 offenbart. • Kultivierungsbedingungen: Obwohl NK5 keine detaillierte Mediumszusammensetzung nennt, sind Kohlenstoff-, Stickstoff-, Phosphorquelle und Mikronährstoffe als Standardbestandteile eines Kulturmediums dem Fachmann bekannt (NK2 und Fachwissen). Die im Streitpatent verwendete Formulierung ‚aerob‘ entspricht dem üblichen Verständnis und bedeutet keine ungewöhnliche starke Belüftung; Hilfsantrag mit Aerobieforderung ändert daher nichts am Neuheitsbefund. • Durchführung und Nacharbeitbarkeit: Zweifel an der Nacharbeitbarkeit von NK5 (Vorbringen der Beklagten, dass sie reduziertes Coenzym Q10 nicht isolieren konnte) genügen nicht, um die Richtigkeit der Feststellungen zu erschüttern; vorgelegte Versuchs- und Gutachtenberichte stützen vielmehr die Annahme, dass die geforderten Anteile unter üblichen Bedingungen erreichbar sind. • Hilfsanträge und erfinderische Tätigkeit: Beschränkungen in Hilfsanträgen I–V (aerobe Kultivierung, Auswahl bestimmter Mikroorganismen, Beschränkung auf Variante 3.2 oder Hefen) beseitigen die Neuheit nicht oder wären dem Fachmann nahegelegt; die Beklagte hat keine technischen Hinweise erbracht, die auf erfinderische Tätigkeit schließen lassen. • Rechtsfolgen: Mangels Neuheit ist der angegriffene Bereich des Anspruchs 31 nicht patentfähig; selbst soweit einige Hilfsfassungen neu sein könnten, fehlte die erfinderische Tätigkeit, sodass auch diese nicht patentfähig sind. Die Berufung der Beklagten ist unbegründet; das angegriffene Patent (Patentanspruch 31 mit rückbezogenen Ansprüchen) ist im beanstandeten Umfang nicht patentfähig, weil die japanische Offenlegung NK5 den Gegenstand vorwegnimmt. Die Feststellungen des Patentgerichts zur technischen Durchführbarkeit und zu den üblichen Kulturbedingungen sind bindend geblieben, da die Beklagte keine konkreten Anhaltspunkte vorgetragen hat, die diese zu erschüttern geeignet wären. Auch die in den Hilfsanträgen vorgenommenen Einschränkungen (aerobe Kultivierung, Auswahl bestimmter Mikroorganismen, Beschränkung auf eine Verfahrensalternative oder Hefen) führen nicht zu Patentfähigkeit, weil sie entweder bereits durch NK5 offenbart sind oder dem Fachmann aus dem Stand der Technik nahegelegt wurden; eine erfinderische Tätigkeit ist nicht dargetan. Die Kosten des Rechtsstreits hat die Beklagte zu tragen; die Berufung wird auf ihre Kosten zurückgewiesen.