X ZR 5/13

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X Z R 5 / 1 3 Verkündet am: 29. Juli 2014 Wermes Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 29. Juli 2014 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Dr. Bacher, Hoffmann und Dr. Deichfuß und die Richterin Dr. Kober-Dehm für Recht erkannt: Die Revision gegen das Urteil des 3. Zivilsenats des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg vom 20. Dezember 2012 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Klägerin ist Inhaberin des am 20. Juli 2000 angemeldeten, mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 198 293 (Klagepa- tents). Es betrifft eine Mikrotiterplatte und umfasst 22 Ansprüche. Anspruch 14 ist auf den nebengeordneten Anspruch 13, alle weiteren Ansprüche sind unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 1 rückbezogen. Patentanspruch 1 des Klagepatents lautet in der Verfahrenssprache: "A thin-well microplate comprising: a skirt and frame portion (11), constructed of a first material, having a top planar surface (15) and a bottom (16), having a plurality of holes (13) arranged in a first array pattern extending through the top planar surface, and skirt walls (17a-d) of equal depth extending from the top planar surface to the bottom; 1 2 - 3 - a well and deck portion (12), constructed of a second material, joined with the top planar surface (15) of the skirt and frame portion to form a unitary plate; a plurality of sample wells (14) integral with the well and deck portion (12) arranged in the first array pattern such that the plurality of sample wells extended downwardly through the plurality of holes (13) in the top planar surface of the skirt and frame portion." Die Beklagte stellt her und vertreibt in der Bundesrepublik Deutschland Mikro- titerplatten unter der Bezeichnung " ". Die Klägerin sieht hierin eine Verletzung des Klagepatents und nimmt die Be- klagte auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung, Vernichtung, Entfernung aus den Vertriebswegen und Feststellung der Verpflichtung zum Schadensersatz in Anspruch. Sie hat ihre Klage anfänglich auf Patentansprüche 1 und 13 gestützt. Noch während des ersten Rechtszugs hat sie die Klage zurückgenommen, soweit sie auf Patentanspruch 13 gestützt war. Die Beklagte hat Nichtigkeitsklage gegen das Klagepatent erhoben. Soweit die Beklagte das Klagepatent im Umfang von Patentanspruch 1 und der auf ihn rückbe- zogenen Patentansprüche 2, 3, 7, 8, 11, 12, 15 und 19 bis 22 angegriffen hat, hat das Patentgericht die Klage abgewiesen. Die Beklagte hat gegen diese Entschei- dung kein Rechtsmittel eingelegt. Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die Berufung ist ohne Erfolg ge- blieben. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte den Antrag auf Klagabweisung weiter. 3 4 5 6 - 4 - Entscheidungsgründe: Die zulässige Revision ist unbegründet. I. Das Klagepatent betrifft eine Mikrotiterplatte mit dünnwandigen Näpfen (a thin-well microplate). Für biologische, chemische oder medizinische Forschungen, bei denen eine Vielzahl von meist wässrigen Proben verwendet wird, kommen Platten zum Einsatz, die eine Vielzahl von Näpfen (wells) aufweisen, die die Proben aufnehmen. Dienen die Näpfe, die verschieden geformt sein können, der Aufnahme kleiner Volumina, spricht man von Mikrotiterplatten (microplates, Abs. 2). Eine der Forschungstechni- ken, für die Mikrotiterplatten zum Einsatz kommen, ist die Polymerase-Kettenreaktion (polymerase chain reaction = PCR). Dabei handelt es sich um eine Methode zur Ver- vielfältigung von DNA, bei der die Proben mehrfach bis auf nahezu 100°C erhitzt und abgekühlt werden müssen. Dieses mehrfache Erhitzen und Abkühlen wird in der Klagepatentschrift als thermozyklisch bzw. thermozyklische Prozedur (thermal cyc- ling procedure) bezeichnet (Abs. 4 und 18). Die Verwendung dünnwandiger Näpfe gewährleistet eine gute thermische Leitung. Eine Mikrotiterplatte mit dünnwandigen Näpfen wird in der Klagepatentschrift als thin-well microplate bezeichnet (Abs. 7, Abs. 12). Die Klagepatentschrift erläutert, dass im Hinblick auf die Automatisierung solcher Methoden durch den Einsatz von Robotern das Bedürfnis besteht, geeignete Mikrotiterplatten bereitzustellen (Abs. 5). Soll sich eine Mikrotiterplatte für den Ein- satz von Robotern und zugleich für die PCR eignen, muss sie danach einerseits die Eigenschaften aufweisen, die den Einsatz eines Roboters erleichtern, insbesondere hinreichend fest und stabil sein, andererseits müssen die Näpfe so gestaltet sein, dass sie eine gute thermische Leitung, aber auch Stabilität hinsichtlich ihrer Form und Größe bieten (Abs. 8 f.). Die sich daraus ergebenden Anforderungen sind - so die Klagepatentschrift - tendenziell widersprüchlich und werden von den bekannten Mikrotiterplatten mit dünnwandigen Näpfen nicht sämtlich erfüllt (Abs. 9). Die Klage- patentschrift beschreibt verschiedene, bereits bekannte Versuche, Mikrotiterplatten 7 8 9 - 5 - bereitzustellen, die gute thermische Eigenschaften der Näpfe aufweisen und zugleich für den Einsatz von Robotern geeignet sind. Eine im Stand der Technik bekannte Möglichkeit bestehe darin, einen Einsatz (tray) aus einem ersten Material zu verwen- den, der eine Vielzahl von Öffnungen aufweise, in die gesondert gefertigte Anord- nungen von dünnwandigen Näpfen aus einem zweiten Material lose eingesetzt wer- den (Abs. 16). Als nachteilig sieht die Klagepatentschrift hierbei zum einen an, dass die Teile zusammengefügt werden müssen, was angesichts der Automatisierung der Arbeitsschritte und des hohen Durchsatzes unerwünscht sei. Zum anderen kritisiert sie, dass eine nur lose Verbindung der Komponenten den Einsatz hochpräziser Ro- boter und automatischer Dispenser erschwere (Abs. 16). Das technische Problem besteht darin, eine Mikrotiterplatte mit dünnwandigen Näpfen bereitzustellen, die auch bei thermozyklischen Abläufen für eine Handhabung durch hochpräzise Roboter in automatisierten Abläufen geeignet ist. Erfindungsgemäß soll das durch eine Mikrotiterplatte mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 erreicht werden, die sich wie folgt gliedern lassen (abweichende Gliederung des Berufungsgerichts in eckigen Klammern): Eine Mikrotiterplatte mit dünnwandigen Näpfen, umfassend [1] 1. einen Rand- und Rahmenteil (11) aus einem ersten Material [2, 2a] 1.1 mit einer ebenen Oberseite (15), [2b] 1.2 wobei die ebene Oberseite eine Vielzahl von Löchern (13) aufweist, [2d] die 1.2.1 in einem ersten Muster angeordnet sind und [2e] 1.2.2 sich durch die ebene Oberseite erstrecken; [2f] 1.3 mit einem Boden (16); [2c] 1.4 mit Wänden des Rands, [2g teilweise] die 1.4.1 eine gleiche Tiefe aufweisen [2g teilweise] und 1.4.2 sich von der ebenen Oberseite zum Boden erstrecken; [2h] 10 11 - 6 - 2. einen Mulden- und Abdeckteil (12) aus einem zweiten Material, [3, 3a] 2.1 der mit der ebenen Oberseite (15) des Rand- und Rahmenteils verbunden ist, um eine einheitliche Platte zu bilden; [3b, 3c] 3. eine Vielzahl von Proben-Näpfen (14); [4] 3.1 die Näpfe sind einstückig mit dem Mulden- und Abdeckteil (12) verbunden; [4a] 3.2 die Näpfe sind in dem ersten Muster angeordnet, [4b teilweise] 3.3 so dass sie sich nach unten durch die Vielzahl der Löcher in der ebenen Oberseite des Rand- und Rahmenteils erstrecken. [4b teilweise]. II. Die Auslegung des Patentanspruchs durch das Berufungsgericht hält der rechtlichen Nachprüfung stand. 1. Das Berufungsgericht hat ausgeführt, der Durchschnittsfachmann ver- stehe den Terminus "verbunden" (joined) in Merkmal 2.1 im geläufigen Sinne der Verbindungstechnik, also dahin, dass er die form-, stoff- oder kraftschlüssige Zu- sammensetzung von Gebilden umfasse. Aus der patentgemäßen Aufgabe, eine für den Einsatz in automatisierten thermozyklischen Prozessen geeignete Muldenplatte bereitzustellen, folge, dass deren Bestandteile zwar aus zwei unterschiedlichen Ma- terialien bestünden, aber gleichwohl als einheitliche Platte (unitary plate) gestaltet seien. Das Klagepatent grenze sich damit von im Stand der Technik bekannten Aus- führungsformen ab, bei denen die Probenmulden lediglich lose eingelegt würden. Die Patentschrift befasse sich an keiner Stelle explizit mit der Frage, von welcher Art die in Patentanspruch 1 geforderte Verbindung zwischen Mulden- und Abdeckteil und der ebenen Oberfläche des Rand- und Rahmenteils sein müsse. Aus der Fassung von Unteranspruch 5, der davon spreche, dass Rand- und Rahmenteil und Mulden- und Abdeckteil dauerhaft zu einer einheitlichen Platte verbunden seien (permanently joined to form the unitary plate), und Unteranspruch 6, wonach die Platte einstückig gebildet sei (is integrally formed), ergebe sich nicht, dass Patentanspruch 1 ein- schränkend dahin ausgelegt werden müsse, er erfasse nur eine dauerhafte Verbin- dung oder einstückige Beschaffenheit. Die von der Beklagten angeführten Passagen 12 13 - 7 - der Beschreibung, die sich mit der Schaffung einer permanenten oder einstückigen Verbindung befassten, ließen einen solchen Schluss gleichfalls nicht zu. Merkmal 2 enthalte zudem keine Aussage über den genauen Ort, an dem die Verbindungsmittel einzusetzen seien. Dem Anspruch könne auch unter Berücksichtigung der Beschrei- bung und der Figuren nicht entnommen werden, dass es sich um eine dauerhafte Verbindung des Mulden- und Abdeckteils mit der ebenen Oberfläche des Rand- und Rahmenteils handeln müsse. Damit sei der gesamte, mit Löchern durchbrochene ebene Deckenbereich gemeint. Zwar habe das Bundespatentgericht ausgeführt, mit einer einheitlichen (unitary) Mikrotiterplatte sei eine Platte bezeichnet, bei der Rand- und Rahmenteil und Mulden- und Abdeckteil dauerhaft verbunden seien, worunter ein nachträgliches Zusammenfügen beispielsweise durch Ultraschall oder thermi- sches Verschweißen zu verstehen sei. Diesem Verständnis von Patentanspruch 1 durch das Bundespatentgericht könne jedoch nicht beigetreten werden. Der vom Bundespatentgericht hierfür herangezogene Absatz 21 der Patentschrift diene der Beschreibung eines Ausführungsbeispiels. Entnehme man dieser Passage eine Festlegung des Schutzumfangs auf eine permanente Verbindung, stellte dies eine unzulässige Einschränkung des Patentanspruchs 1 nach Maßgabe der Beschreibung dar, der eine solche Begrenzung nicht enthalte. Gegen die von der Beklagten vertre- tene Auslegung von Patentanspruch 1 sprächen auch systematische Gründe, denn danach wären Patentansprüche 5 und 6 überflüssig. Schließlich erkenne der Fach- mann, dass es im Hinblick auf eine Verwendung der Mikrotiterplatte im Rahmen au- tomatisierter Verfahren unter Einschluss thermischer Durchlaufverfahren genüge, wenn die genannten Teile lösbar miteinander verbunden seien, solange diese Ver- bindung hinreichend stabil sei. 2. Die Revision meint demgegenüber, das Berufungsgericht habe die Be- schreibung des Klagepatents und die Bedeutung der abhängigen Patentansprüche bei der Auslegung von Merkmal 2 nicht hinreichend berücksichtigt. Schon das natür- liche Verständnis des Begriffs "einheitliche Platte" lege nahe, dass die diese Platte bildenden Elemente untrennbar miteinander verbunden seien. Dieses Verständnis werde durch die Beschreibung bestätigt, da die dort genannten Beispiele allesamt eine dauerhafte Verbindung der Bestandteile aufwiesen, bei der die beiden Kompo- 14 - 8 - nenten entweder von vornherein einstückig ausgebildet oder aber zur Herstellung einer einheitlichen Platte untrennbar miteinander verbunden seien. Zudem würden bei der Darstellung des Standes der Technik Platten, bei denen die Probemulden nur lose in den Rahmen eingesetzt werden, als nachteilig beschrieben. Wollte man der Auslegung des Berufungsgerichts folgen, die mit derjenigen des Patentgerichts nicht in Einklang stehe, und eine lösbare Verbindung ebenfalls als patentgemäß ansehen, wäre der Gegenstand des Klagepatents durch die aus dem Katalog "Nunc™ Pro- ducts" (Anlage B4) ersichtliche, im Stand der Technik bereits bekannte Mikrotiterplat- te neuheitsschädlich vorweggenommen. Das Berufungsgericht habe ferner nicht hin- reichend berücksichtigt, dass die Verbindung gerade über die obere plane Oberflä- che des Rand- und Rahmenteils erfolgen müsse, es sich also um eine flächige Ver- bindung handeln müsse. Eine stabile flächige Verbindung erfordere aber, dass diese untrennbar sei. Die Beschränkung auf eine flächige und untrennbare Verbindung von Rand- und Rahmenteil und Mulden- und Abdeckteil sei danach bereits integraler Be- standteil von Patentanspruch 1; in den Patentansprüchen 5 und 6 werde sie lediglich aufgegriffen. 3. Damit kann die Revision nicht durchdringen. Das Berufungsgericht hat zutreffend zugrunde gelegt, dass Patentanspruch 1 keine ausdrückliche Angabe dazu enthält, auf welche Weise Rand- und Rahmenteil und Mulden- und Abdeckteil zu einer einheitlichen Platte verbunden werden ("joined … to form a unitary plate"). Dies legt es für den angesprochenen Fachmann, einen mit der Entwicklung von Mikrotiterplatten betrauten Diplomingenieur der Fachrichtung Verfahrenstechnik, der bei Bedarf auf das Fachwissen eines Chemikers oder Biolo- gen zurückgreifen kann, nahe, dass auch eine formschlüssige Verbindung genügen kann. Aus der zur Auslegung heranzuziehenden Beschreibung und aus den Figuren ergeben sich keine Anhaltspunkte für ein engeres Verständnis. Der technische Sinn der von Merkmal 2 geforderten Verbindung der genann- ten Teile zu einer einheitlichen Platte liegt aus fachlicher Sicht darin, eine sichere Handhabung auch dann zu gewährleisten, wenn eine solche Platte in automatischen Prozessen mit hochpräzisen Robotern verwendet werden soll. So kritisiert die Be- 15 16 17 - 9 - schreibung bei der Darstellung des Standes der Technik Platten, bei denen in Strei- fen angeordnete Probennäpfe nur lose in einen Träger eingesetzt werden, weil die lose Verbindung einem Einsatz von hochpräzisen Robotern und automatisch arbei- tenden Dispensern entgegenstehe (Abs. 16). Dies legt für den Fachmann ein Ver- ständnis der geforderten Verbindung nahe, wonach es genügt, wenn die Probennäp- fe nicht lose, sondern hinreichend fest, wenn auch lösbar in den Rand- und Rahmen- teil eingesetzt sind, also in einer Weise, dass jede praktisch bedeutsame relative Bewegung der beiden Komponenten zueinander ausgeschlossen ist. Für diese Auslegung spricht auch der Zusammenhang von Patentanspruch 1 als Hauptanspruch mit den Unteransprüchen 5 und 6. Dabei ist zugrunde zu legen, dass der Hauptanspruch regelmäßig so gefasst ist, dass er die beanspruchte Erfin- dung in ihrer allgemeinsten Form erfasst, während die Unteransprüche besondere Ausführungsformen dieser allgemeinen Lehre beschreiben, die weitere Merkmale aufweisen. Dieses Verhältnis von Hauptanspruch und Unteranspruch ist bei der Be- stimmung des Schutzbereichs zu berücksichtigen. Es ist grundsätzlich unzulässig, den Hauptanspruch im Wege der Auslegung um Merkmale zu ergänzen, die nur in einem Unteranspruch enthalten sind, und ihn dadurch einzuschränken (BGH, Urteil vom 7. Januar 1955 - I ZR 67/52, GRUR 1955, 244, 245 - Repassiernadel II). Da- nach kann aus Unteranspruch 5, der fordert, dass Rand- und Rahmenteil und Mul- den- und Abdeckteil dauerhaft zu einer einheitlichen Platte verbunden sind ("perma- nently joined to form the unitary plate") nicht der Schluss gezogen werden, auch Pa- tentanspruch 1 fordere eine dauerhafte, also nicht zerstörungsfrei lösbare Verbin- dung. Entsprechendes gilt für Unteranspruch 6, wonach die ebene Oberfläche des Rand- und Rahmenteils und der Mulden- und Abdeckteil integral bzw. einstückig ausgebildet ("integrally formed") sind. Im Unterschied hierzu enthält Patentan- spruch 1 keine weiteren Angaben dazu, wie die Komponenten der Mikrotiterplatte miteinander verbunden sind. Eine andere Beurteilung ist auch nicht im Hinblick darauf geboten, dass der Mulden- und Abdeckteil nach Merkmal 2.1 mit der ebenen Oberseite des Rand- und Rahmenteils verbunden sein muss. Patentanspruch 1 lässt sich, anders als die Revi- sion meint, nicht entnehmen, dass mit den Worten "top planar surface" allein die 18 19 - 10 - nach oben weisende, plane Oberfläche des Rand- und Rahmenteils bezeichnet ist. Nach dem Zusammenhang der Patentschrift ist damit vielmehr die ebene Oberseite des Rand- und Rahmenteils insgesamt, d.h. in ihrer gesamten Stärke gemeint. Dies ergibt sich insbesondere daraus, dass sich die Löcher, in denen die Probennäpfe angeordnet sind, durch die ebene Oberseite des Rand- und Rahmenteils erstrecken (extending through the top planar surface). Patentanspruch 1 besagt mithin nur, dass die ebene Oberseite des Rand- und Rahmenteils und der Mulden- und Abdeckteil miteinander verbunden sein müssen. Ihm lässt sich jedoch nicht entnehmen, dass dies durch eine nicht zerstörungsfrei lösbare Verbindung der nach unten weisenden Oberfläche des Mulden- und Abdeckteils und der nach oben weisenden Oberfläche des Rand- und Rahmenteils geschehen müsse. Auch der Umstand, dass die Ausführungsbeispiele, die im Klagepatent be- schrieben werden, jeweils eine dauerhafte Verbindung von Rand- und Rahmenteil und Mulden- und Abdeckteil vorsehen, rechtfertigt nach der Rechtsprechung des Se- nats eine sachliche Einengung des durch den Wortlaut des Patentanspruchs 1 fest- gelegten Gegenstand nicht (BGH, Urteil vom 7. September 2004 - X ZR 255/01, BGHZ 160, 204, 209 - bodenseitige Vereinzelungseinrichtung). Dies hat das Bun- despatentgericht nicht hinreichend berücksichtigt. Dessen abweichende Auslegung von Patentanspruch 1 im Nichtigkeitsverfahren ist für den Senat nicht bindend, weil die Nichtigkeitsklage, soweit der Gegenstand des Klagepatents im Umfang von Pa- tentanspruch 1 und auf ihn rückbezogener Ansprüche angegriffen wurde, abgewie- sen worden ist (vgl. BGH, Urteil vom 5. Mai 1998 - X ZR 57/96, GRUR 1998, 895, 896 - Regenbecken). Der Hinweis der Revision auf den Katalog "Nunc™ Products" ist unerheblich, weil es sich dabei um Stand der Technik handelt, der in der Patentschrift nicht mitge- teilt ist und daher nicht zur Ermittlung der Bedeutung der im Patentanspruch ge- brauchten Begriffe herangezogen werden darf (Benkard/Scharen, PatG, 10. Aufl., § 14 Rn. 61). III. Auf dieser Grundlage hat das Berufungsgericht die Benutzung des Kla- gepatents durch die angegriffene Ausführungsform, bei der der Mulden- und Abdeck- 20 21 22 - 11 - teil mittels zehn Rastnasen, die in entsprechende Ausnehmungen des Rand- und Rahmenteils einrasten, und mittels zweier Zapfen im mittleren Bereich des Mulden- und Abdeckteils, die in die ebene Oberseite des Rand- und Rahmenteils eingreifen, mit diesem fest, aber zerstörungsfrei lösbar verbunden wird, rechtsfehlerfrei bejaht. Den Feststellungen des Berufungsgerichts, das insoweit ergänzend auf die Feststel- lungen des Landgerichts verweist, lässt sich entnehmen, dass die Verbindung der Komponenten bei der angegriffenen Ausführungsform gewährleistet, dass eine prak- tisch erhebliche relative Bewegung zueinander nicht stattfindet. IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO. Meier-Beck Bacher Hoffmann Deichfuß Kober-Dehm Vorinstanzen: LG Hamburg, Entscheidung vom 24.01.2011 - 327 O 306/10 - OLG Hamburg, Entscheidung vom 20.12.2012 - 3 U 20/11 - 23