X ZR 55/09

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 55/09 Verkündet am: 17. April 2012 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Tintenpatrone III EPÜ Art. 101 Abs. 3, 111 Abs. 1; ZPO §§ 580 Nr. 6, 586 Abs. 1 und 2 a) Entsprechend § 580 Nr. 6 ZPO findet die Restitutionsklage statt, wenn das Patent, auf welches das Urteil des Verletzungsgerichts gegründet ist, im Einspruchsver- fahren bestandskräftig widerrufen wird. b) Dem vollständigen Widerruf steht es insoweit gleich, wenn der Gegenstand des Patents im Einspruchsverfahren bestandskräftig derart beschränkt wird, dass das Patent im Umfang eines Patentanspruchs, dessen Benutzung durch die als pa- tentverletzend angesehene Ausführungsform vom Verletzungsgericht festgestellt worden ist, vollständig oder durch die Aufnahme zusätzlicher Merkmale, deren Benutzung nicht festgestellt ist, in Wegfall gerät. - 2 - c) Weist die Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts die Einspruchsabtei- lung an, ein europäisches Patent in genau festgelegtem Umfang aufrechtzuerhal- ten, findet der den Restitutionsgrund bildende Teilwiderruf des Patents erst mit der die Anweisung der Beschwerdekammer umsetzenden Aufrechterhaltung des Pa- tents in geänderter Fassung durch die Einspruchsabteilung statt. d) Die Frist zur Erhebung der Restitutionsklage beginnt mit dem Tag, an dem die rechtskräftig wegen Verletzung des Patents verurteilte Partei von der Entschei- dung der Einspruchsabteilung Kenntnis erlangt. BGH, Urteil vom 17. April 2012 - X ZR 55/09 - OLG Düsseldorf LG Düsseldorf - 3 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand- lung vom 17. April 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens, den Richter Dr. Grabinski und die Richterin Schuster für Recht erkannt: Auf die Revision der Restitutionsklägerinnen wird das am 26. März 2009 verkündete Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf aufgehoben. Die Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückver- wiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 23. August 1995 ange- meldeten und unter anderem für die Bundesrepublik Deutschland erteilten eu- ropäischen Patents 879 703 (Klagepatents). Das Klagepatent betrifft einen Flüssigkeitsbehälter für Tintenstrahldrucker. Am 20. Januar 2003 verurteilte das Landgericht Düsseldorf die Restituti- onsklägerinnen (Klägerinnen) wegen wortsinngemäßer Verletzung des Klage- 1 2 - 4 - patents zu Unterlassung, Rechnungslegung, Vernichtung, Entschädigung und Schadensersatz. Die hiergegen gerichtete Berufung der Klägerinnen wies das Oberlandesgericht Düsseldorf durch rechtskräftiges Urteil vom 17. November 2005 mit der Maßgabe zurück, dass es im Urteilsausspruch statt "Stützelement" nunmehr "Schnapp- und Halteelement" heißt. Diese Änderung beruhte darauf, dass Patentanspruch 1 in einem von der Klägerin zu 1 betriebenen Einspruchs- verfahren durch die Entscheidung des Europäischen Patentamts vom 22. April 2005 entsprechend geändert worden war. Gegen die Einspruchsentscheidung legten sowohl die Klägerin zu 1 als auch die Beklagte Beschwerde ein. An der mündlichen Verhandlung vor der Technischen Beschwerdekammer vom 29. Februar 2008 nahmen die anwaltli- chen Vertreter der Klägerinnen (Rechtsanwalt Dr. L. , Patentanwalt Dr. P. ) teil, welche die Klägerinnen auch in den vorausgegangenen Patentverletzungs- verfahren vertreten hatten, sowie Herr Dr. W. als zuständiger Mitarbeiter der P. AG in der Schweiz. Am Ende der Be- schwerdeverhandlung verkündete die Technische Beschwerdekammer folgen- de Entscheidung: "1. Die Einspruchsentscheidung wird aufgehoben. 2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der Anweisung zurückverwiesen, das Patent mit folgenden Unterlagen auf- recht zu erhalten: - Patentansprüche 1 bis 25 gemäß dem während der Be- schwerdeverhandlung überreichten 4. Hilfsantrag, - Beschreibung S. 3 in der mit Schriftsatz vom 29.01.2008 über- reichten Fassung sowie den S. 2 sowie 4 bis 23 gemäß der er- teilten Fassung, 3 - 5 - - Zeichnungen gemäß der erteilten Fassung." Das Sitzungsprotokoll, dem der 4. Hilfsantrag beigeheftet war, wurde dem Patentanwalt der Klägerinnen am 20. März 2008 zugestellt, die schriftli- chen Entscheidungsgründe am 30. April 2008. Mit Schriftsatz vom 23. Juni 2008 richtete die Klägerin zu 1 einen Überprüfungsantrag nach Art. 112a EPÜ an die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts, der am 20. März 2009 verworfen wurde. Mit ihrer am 29. Mai 2008 beim Berufungsgericht eingegangenen Resti- tutionsklage haben die Klägerinnen geltend gemacht, die in dem Verletzungs- rechtsstreit beanstandeten Tintenpatronen unterfielen nicht mehr Patentan- spruch 1 des Klagepatents in der durch die Beschwerdeentscheidung be- schränkten Fassung, weshalb die Verletzungsurteile aufzuheben seien. Das Berufungsgericht hat die Klagen als unzulässig angesehen. Mit der vom Senat zugelassenen Revision verfolgen die Klägerinnen ihr Klagebegehren weiter. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen. Entscheidungsgründe: Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Ur- teils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. I. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung wie folgt begründet: Die rechtskräftige Nichtigerklärung des Klagepatents könne in entspre- chender Anwendung des § 580 Nr. 6 ZPO die Wiederaufnahme eines rechts- kräftig abgeschlossenen Verletzungsverfahrens rechtfertigen; gleiches gelte bei 4 5 6 7 8 - 6 - einer bestandskräftigen Einschränkung des Klagepatents, wenn die verurteilten Ausführungsformen nicht mehr vom Schutzbereich des Klagepatents erfasst würden. Im Streitfall seien die Restitutionsklagen aber unzulässig, weil die Klä- gerinnen die Notfrist des § 586 Abs. 1 ZPO von einem Monat nicht gewahrt hät- ten. Diese Frist beginne an dem Tag, an dem die Partei Kenntnis von dem Anfechtungsgrund erhalte, jedoch nicht vor eingetretener Rechtskraft des abzu- ändernden Urteils (§ 586 Abs. 2 Satz 1 ZPO). Der Beginn der Frist setze zum einen die bestandskräftige (Teil-)Nichtigerklärung des Klagepatents und zum anderen die Kenntnis des Verletzungsbeklagten hiervon voraus. Im hiesigen Fall habe die Frist am 29. Februar 2008 begonnen und sei zum Zeitpunkt der Klageerhebung am 29. Mai 2008 abgelaufen gewesen. Die Beschwerdeentscheidung der Technischen Beschwerdekammer sei mit ihrem Wirksamwerden und damit mit ihrer Verkündung am 29. Februar 2008 rechtskräftig geworden. Bei dieser Entscheidung handele es sich trotz der Zu- rückverweisung um eine letztinstanzliche Sachentscheidung, da die Beschwer- dekammer endgültig und bindend (Art. 111 Abs. 2 Satz 1 EPÜ) entschieden habe, mit welchem Inhalt sich das Schutzrecht als bestandskräftig erweise; die Einspruchsabteilung sei durch die Zurückverweisung lediglich für administrative Maßnahmen herangezogen worden. Am Eintritt der Rechtskraft ändere auch der von der Klägerin zu 1 gemäß Art. 112a EPÜ bei der Großen Beschwerde- kammer angebrachte Überprüfungsantrag nichts, weil dieser ein außerordentli- cher, auf die Durchbrechung der Rechtskraft der Beschwerdeentscheidung ge- richteter Rechtsbehelf sei. Die Klägerinnen hätten am 29. Februar 2008 zudem auch Kenntnis vom Anfechtungsgrund gehabt. Ausreichend sei die Kenntnis der am 29. Februar 9 10 11 - 7 - 2008 verkündeten Entscheidungsformel nebst der darin in Bezug genommenen Unterlagen, d.h. dem in der Beschwerdeverhandlung überreichten 4. Hilfsantrag sowie dem von der erteilten Fassung abweichenden Beschreibungstext, weil diese für die Bestimmung des Schutzbereichs allein relevant seien. Auf die Kenntnis der schriftlichen Entscheidungsgründe sei es danach nicht mehr an- gekommen. Kenntnis von der Entscheidungsformel und den darin in Bezug ge- nommenen Unterlagen hätten die Klägerinnen auch bereits am 29. Februar 2008 erhalten. Dabei könne dahinstehen, wann die gesetzlichen Vertreter der Klägerinnen insoweit informiert worden seien. Ausreichend sei, dass zumindest deren anwaltliche Vertreter aufgrund ihrer Mitwirkung im Beschwerdeverfahren am 29. Februar 2008 entsprechende Kenntnis erhalten hätten, was - wie das Berufungsgericht im Einzelnen ausführt - hier der Fall gewesen sei. II. Dies hält einer rechtlichen Überprüfung im Ergebnis nicht stand. 1. Zutreffend geht das Berufungsgericht zwar davon aus, dass die Re- stitutionsklage bei Klagen aus einem Patent, an dessen Bestand das Gericht im Verletzungsrechtsstreit gebunden ist, in entsprechender Anwendung des § 580 Nr. 6 ZPO darauf gestützt werden kann, dass der Bestand des Patents auf- grund des Widerrufs im Einspruchsverfahren oder der Nichtigerklärung im Nich- tigkeitsverfahren in Wegfall gekommen ist (BGH, Urteil vom 29. Juli 2010 - Xa ZR 118/09, BGHZ 187, 1 Rn. 12 - Bordako mit umfangreichen Nachweisen aus der Rechtsprechung und dem Schrifttum), und dass dies auch dann gilt, wenn der Gegenstand des Patents im Beschränkungs-, Einspruchs- oder Nich- tigkeitsverfahren bestandskräftig derart eingeschränkt worden ist, dass das Klagepatent im Umfang eines Patentanspruchs, dessen Benutzung durch die als patentverletzend angesehene Ausführungsform vom Verletzungsgericht 12 13 - 8 - festgestellt worden ist, vollständig oder durch die Aufnahme zusätzlicher Merk- male, deren Benutzung nicht festgestellt ist, in Wegfall geraten ist. 2. Das Berufungsgericht hat jedoch verkannt, dass der die Restitutions- klage rechtfertigende Restitutionsgrund im Streitfall nicht in der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer vom 29. Februar 2008, sondern in der beschränkten Aufrechterhaltung des Klagepatents durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung zu finden ist. Vor Kenntnis der Klägerinnen von dieser Ent- scheidung konnte mangels eines Restitutionsgrunds die Notfrist des § 586 Abs. 1 ZPO nicht zu laufen beginnen. a) Die Entscheidung, mit der die Beschwerdekammer die Einspruchs- abteilung anweist, das Patent in genau festgelegtem Umfang aufrechtzuerhal- ten, ist zwar - wie das Berufungsgericht zu Recht ausführt - eine echte Sach- entscheidung, mit der die Beschwerdekammer materiell und formell rechtskräf- tig und mit Bindungswirkung für die Einspruchsabteilung über die Patentfähig- keit des Gegenstands der aufrecht zu erhaltenden Patentansprüche entscheidet (Benkard/Günzel, EPÜ, 2002, Art. 111 EPÜ Rn. 49 ff.; Schulte/Moufang, PatG mit EPÜ, 8. Aufl., 2008, Art. 111 EPÜ Rn. 35; Singer/Stauder/Joos, EPÜ, 5. Aufl., 2010, Art. 111 EPÜ Rn. 9). Für den Anfechtungsgrund des § 580 Nr. 6 ZPO kommt es aber nicht auf die rechtskräftige oder bindende Beurteilung der Patentfähigkeit an. Ein Anfechtungsgrund liegt vielmehr erst dann vor, wenn bestandskräftig in den formellen Bestand des Patents eingegriffen wird. Dabei ist es gleichgültig, ob dieser Eingriff durch eine behördliche oder gerichtliche Entscheidung oder wie bei einem Verzicht durch Erklärung des Patentinhabers herbeigeführt wird. Entscheidend ist der Rechtsakt, der die Bindung des Verlet- zungsgerichts an die Erteilung des Klagepatents beseitigt (BGH, aaO Rn. 14 - Bordako). 14 15 - 9 - b) Mit einer Entscheidung, in der die Beschwerdekammer die Ein- spruchsabteilung anweist, das Patent mit einem bestimmten Inhalt aufrechtzu- erhalten, wird jedoch in den formellen Bestand des Patents nicht eingegriffen. Das Europäische Patentübereinkommen kennt, anders als das deutsche Recht (§ 61 Abs. 1 Satz 1 PatG), weder einen ausdrücklichen Teilwiderruf eines Patents, noch seine Aufrechterhaltung als Folge eines in vollem Umfang unbe- gründeten Einspruchs. Steht kein Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegen, wird der Einspruch zurückgewiesen (Art. 101 Abs. 2 Satz 2 EPÜ). Andernfalls wird das Patent widerrufen (Art. 101 Abs. 2 Satz 1 EPÜ). Genügen das Patent und sein Gegenstand unter Berücksichti- gung im Einspruchsverfahren vorgenommener Änderungen den Erfordernissen des Übereinkommens, beschließt die Einspruchsabteilung die Aufrechterhal- tung des Patents in geänderter Fassung, sofern die in der Ausführungsordnung genannten Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 101 Abs. 3 Buchst. a EPÜ). In diesem Beschluss liegt gleichzeitig der Widerruf des Patents insoweit, als sein Gegenstand über die geänderte Fassung, in der das Patent aufrechterhalten wird, hinausgeht. Erst dieser Teilwiderruf hat nach Art. 68 EPÜ zur Folge, dass die in Art. 64 EPÜ vorgesehene Wirkung des Patents in dem Umfang, in dem das Patent im Einspruchsverfahren beschränkt worden ist, als von Anfang an nicht eingetreten gilt. Die Technische Beschwerdekammer kann nach Art. 111 Abs. 1 Satz 1 EPÜ entweder im Rahmen der Befugnisse der Einspruchsabteilung in der Sa- che selbst entscheiden oder die Sache zur weiteren Entscheidung an die Ein- spruchsabteilung zurückverweisen. Wählt sie wie im Streitfall letzteres Verfah- ren, werden mit der Beschwerdeentscheidung noch nicht die Aufrechterhaltung des Patentes in dem geänderten Umfang und sein Widerruf im Übrigen bewirkt. 16 17 18 - 10 - Vielmehr weist die Beschwerdekammer die Sache an die Einspruchsabteilung zurück, damit zunächst durch den Patentinhaber nach einer Aufforderung ge- mäß Regel 82 Abs. 2 Ausführungsordnung zum Übereinkommen über die Ertei- lung europäischer Patente (AO) die dort genannten formellen Voraussetzungen innerhalb einer Frist von drei Monaten erfüllt werden können. Bei diesen formel- len Voraussetzungen handelt es sich um die Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr (Druckkostengebühr) sowie die Übersetzungen der geänderten Pa- tentansprüche in die beiden Amtssprachen des Europäischen Patentamts, die nicht Verfahrenssprache sind. Werden die nach Regel 82 Abs. 2 AO erforderli- chen Handlungen nicht rechtzeitig vorgenommen, so können sie innerhalb von zwei Monaten nach der Mitteilung über die Fristversäumung vorgenommen werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird (Re- gel 82 Abs. 3 Satz 1 AO). Erst wenn diese formellen Voraussetzungen entweder erfüllt sind oder nicht mehr erfüllt werden können und die Einspruchsabteilung entweder das Patent widerruft (Art. 101 Abs. 3 Buchst. b EPÜ, Regel 82 Abs. 3 Satz 2 AO) oder aber die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung beschließt (Art. 101 Abs. 3 Buchst. a EPÜ), verändert das Patent seine rechtliche Gestalt und verliert seine Wirkung entweder vollständig oder insoweit, als sein Gegen- stand über die beschränkte Fassung hinausgeht. c) Daran vermag es auch nichts zu ändern, dass mit der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer feststeht, dass das Patent jedenfalls in- soweit, als sein Gegenstand über dasjenige hinausgeht, was von der Be- schwerdekammer als patentfähig befunden worden ist, mit der Entscheidung der Einspruchsabteilung seine Wirkung verlieren wird. Denn nach § 580 Nr. 6 ZPO kommt es nicht auf die mehr oder weniger sichere Aufhebbarkeit des Ur- 19 20 - 11 - teils oder des diesem gleichzustellenden Verwaltungsakts (hier: der Patentertei- lung) an, auf das oder den das mit der Restitutionsklage angegriffene Urteil ge- gründet ist, sondern auf die tatsächliche rechts- oder bestandskräftige Aufhe- bung. d) Die von der Beklagten aufgeworfene Frage, ob die vorstehend erläu- terte Rechtslage nach § 81 Abs. 2 PatG zur Folge hat, dass Klage auf Erklä- rung der Nichtigkeit des deutschen Teils eines europäischen Patents nicht er- hoben werden kann, solange nicht die Einspruchsabteilung über die Aufrecht- erhaltung des Patents in geänderter Fassung entschieden hat, oder ob insoweit auf die Entscheidung der Beschwerdekammer abzustellen ist, mit welcher diese den Schutzumfang des Patents rechtskräftig bestimmt, bedarf mangels Erheb- lichkeit keiner abschließenden Entscheidung. 3. Da die Einspruchsabteilung über die beschränkte Aufrechterhaltung des Klagepatents in Ausführung des am 29. Februar 2008 verkündeten Be- schlusses der Technischen Beschwerdekammer erst am 21. April 2009 ent- schieden hat, ist die Restitutionsklage, die vor Beginn der Notfrist des § 586 ZPO erhoben werden kann (RG JW 1928, 2712; Baumbach/Lauterbach/Albers/ Hartmann, 70. Aufl., 2012, § 586 ZPO Rn. 4; Stein/Jonas/Grunsky, ZPO, 21. Aufl., 1994, § 586 ZPO Rn. 9; Zöller/Greger, ZPO, 29. Aufl., 2011, § 586 ZPO Rn. 2), rechtzeitig erhoben worden. 21 22 - 12 - Die Sache ist an das Berufungsgericht zur neuen Verhandlung und Ent- scheidung zurückzuverweisen, weil mangels tatsächlicher Feststellungen des Berufungsgerichts zur Begründetheit der Restitutionsklage und zur Hauptsache eine eigene Sachentscheidung des Senats nicht in Betracht kommt. Meier-Beck Keukenschrijver Mühlens Grabinski Schuster Vorinstanzen: LG Düsseldorf, Entscheidung vom 20.11.2003 - 4b O 16/03 - OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 26.03.2009 - I-2 U 41/08 - 23