BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 23/11 Verkündet am: 29. November 2011 Wermes Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Rohrreinigungsdüse ZPO § 325; PatG §§ 81 ff. Eine Kapitalgesellschaft muss sich nicht die Rechtskraft eines gegen ihren Alleingesellschafter ergangenen klageabweisenden Nichtigkeitsurteils entge- genhalten lassen. BGH, Urteil vom 29. November 2011 - X ZR 23/11 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 29. November 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Grabinski und Dr. Bacher für Recht erkannt: Auf die Berufung der Klägerin wird das am 14. Dezember 2010 verkündete Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bun- despatentgerichts aufgehoben. Die Sache wird zu neuer Ver- handlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Beru- fungsverfahrens, an das Patentgericht zurückverwiesen. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Beklagten sind Inhaber des am 11. Mai 1995 angemeldeten deut- schen Patents 195 16 780 (Streitpatents), das eine hydrodynamische Düse für die Reinigung von Rohren und Kanälen betrifft und 16 Patentansprüche umfasst. Der Geschäftsführer der Klägerin U. S. , der zum Zeit- punkt der mündlichen Verhandlung vor dem Patentgericht auch deren Allein- gesellschafter war, hatte 2007 unter der Firma U. D. Inhaber U. S. Nichtigkeitsklage gegen das Streitpatent im Umfang der Pa- tentansprüche 1, 5, 8, 13, 15 und 16 erhoben, die das Patentgericht durch rechtskräftig gewordenes Urteil vom 22. April 2008 (Az. 4 Ni 25/07) abwies. Mit der vorliegenden Klage macht die Klägerin geltend, das Streitpa- tent sei in vollem Umfang wegen fehlender Patentfähigkeit für nichtig zu er- klären. Sie stützt sich hierzu auf eine Reihe von Dokumenten sowie auf die Behauptung einer Vorbenutzung. Sie hat beantragt, das Streitpatent in vol- lem Umfang für nichtig zu erklären, hilfsweise, dieses wegen Verstoßes ge- gen das Doppelschutzverbot für unwirksam zu erklären, weiter hilfsweise festzustellen, dass das Streitpatent wegen Verstoßes gegen das Doppel- schutzverbot unwirksam sei. Das Patentgericht hat, soweit die Patentansprüche 1, 5, 8, 13, 15 und 16 angegriffen sind, die Klage als unzulässig, im Übrigen als unbegründet abgewiesen und die Hilfsanträge als unzulässig angesehen. Hiergegen wendet sich die Klägerin mit der Berufung, mit der sie nur- mehr ihren Hauptantrag weiterverfolgt. Im Verlauf des Berufungsverfahrens hat der bisherige Alleingesellschafter der Klägerin einen Teil seiner Anteile einem weiteren Gesellschafter übertragen. 1 2 3 4 5 - 4 - Die Beklagten treten dem Rechtsmittel entgegen. Entscheidungsgründe: I. Das Patentgericht hat ausgeführt, der Zulässigkeit der Klage stehe, soweit diese auf die Nichtigerklärung des Streitpatents im Umfang seiner Pa- tentansprüche 1, 5, 8, 13, 15 und 16 gerichtet sei, die Rechtskraft des Urteils im Verfahren 4 Ni 25/07 entgegen. Zwar könne eine Nichtigkeitsklage, solan- ge das Patent in Kraft stehe, grundsätzlich von jedermann erhoben werden; insbesondere könne der selbst auf dem Gebiet des Streitpatents tätigen Klä- gerin ein eigenes Interesse an der Überprüfung der Schutzfähigkeit des Streitpatents nicht ohne Weiteres abgesprochen werden. Hier schließe aber das frühere Sachurteil die erneute Klage im Umfang des im früheren Verfah- ren gestellten Antrags aus. Die jetzige Klägerin müsse sich die in der Person des seinerzeitigen Klägers begründeten Einwendungen entgegenhalten las- sen. Die klagende Gesellschaft bilde die Gestalt, in der sich ihr Alleingesell- schafter am Geschäftsleben beteilige. Gesellschaft und Gesellschafter seien trotz der Trennung der Rechtspersönlichkeiten bei wirtschaftlicher Betrach- tung als eine Person anzusehen. Eine den Alleingesellschafter treffende Rechtskraftwirkung wäre obsolet, wenn sie durch die von diesem allein be- stimmte Gesellschaft umgangen werden könnte. Die Patentinhaber könnten darauf vertrauen, sich im Rahmen eines bereits geltend gemachten Nichtig- keitsgrunds nicht nochmals mit demselben Kläger auseinandersetzen zu müssen. Der Rechtskraft gerichtlicher Entscheidungen komme eine Befrie- dungsfunktion zu, die ihre Beseitigung nur in gesetzlich besonders geregel- ten Ausnahmefällen zulasse. 6 7 - 5 - Die bisher noch nicht angegriffenen Patentansprüche, hinsichtlich de- rer die Klage bedenkenlos zulässig sei, würden durch ihre Rückbeziehung auf Patentanspruch 1 getragen. II. Dies hält der Nachprüfung nicht stand. 1. Die Nichtigkeitsklage ist, wie das Patentgericht richtig gesehen hat, als Popularklage ausgestaltet. Deswegen stellt sich die Frage der Klagebe- fugnis zunächst nicht. Allerdings hat die Rechtsprechung seit langem ange- nommen, dass Verpflichtungen, die einer Klage entgegenstehen, unter be- stimmten Voraussetzungen auch Dritten entgegengehalten werden können (so schon RGZ 59, 133, 135 f. = JW 1905, 58 - Rechtskraft im Nichtigkeits- verfahren; st. Rspr. des BGH seit BGH, Urteil vom 10. Januar 1963 - I ZR 174/63, GRUR 1963, 253 - Bürovorsteher). 2. Das rechtskräftige Urteil wirkt nach § 325 Abs. 1 ZPO für und gegen die Parteien und diejenigen Personen, die nach dem Eintritt der Rechtshän- gigkeit deren Rechtsnachfolger geworden sind. Die Klägerin war weder Par- tei des Vorprozesses, noch ist sie die Rechtsnachfolgerin ihres vormaligen Alleingesellschafters, des Klägers des Vorprozesses. Für das Patentnichtig- keitsverfahren gilt nichts Abweichendes. 3. Eine über § 325 Abs. 1 ZPO hinausgehende Rechtskraftwirkung (Rechtskrafterstreckung) kommt nur auf Grund gesetzlicher Regelung in Be- tracht (Beispiele bei Musielak, ZPO, 8. Aufl., § 325 Rn. 11 ff.). Darüber hin- aus kann sich aus Vorschriften des materiellen Rechts ergeben, dass ein am Verfahren nicht beteiligter Dritter die rechtskräftige Entscheidung gegen sich gelten lassen muss. So folgt aus der akzessorischen Haftung des Bürgen, des Eigentümers des hypothekarisch belasteten Grundstücks oder des Ver- pfänders einer beweglichen Sache (§ 768 Abs. 1, § 1137 Abs. 1, § 1211 Abs. 1 BGB), dass diese sich auf die Abweisung der Klage des Gläubigers gegen den Schuldner berufen können (vgl. Musielak, aaO Rn. 15). Aus § 129 Abs. 1 HGB folgt, dass ein rechtskräftiges Urteil, das in einem Prozess zwischen der 8 9 10 11 12 - 6 - offenen Handelsgesellschaft und einem Gesellschaftsgläubiger ergeht, inso- weit auch gegenüber den Gesellschaftern wirkt, als es sich um Einwendun- gen handelt, die der Gesellschaft durch das Urteil abgesprochen worden sind (BGH, Urteil vom 11. Dezember 1978 - II ZR 235/77, BGHZ 73, 217, 224 f.: s. auch Senatsbeschluss vom 18. März 1975 - X ZB 12/74, BGHZ 64, 155, 156 ff. - Lampenschirm). Materiellrechtliche Vorschriften, aus denen abgelei- tet werden könnte, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung müsse die Abweisung einer (Patentnichtigkeits-)Klage ihres Alleingesellschafter gegen sich gelten lassen, gibt es indessen nicht (vgl. bereits Senatsurteil vom 17. Dezember 2002 - X ZR 155/09, zu I a.E., juris; Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl., § 22 Rn. 34). 4. Das Patentgericht hat gemeint, die Klägerin müsse sich den gegen ihren Alleingesellschafter begründeten Rechtskrafteinwand ebenso entge- genhalten lassen wie rechtsgeschäftliche Abreden. Es hat sich hierzu auf das Senatsurteil vom 2. Juni 1987 (X ZR 97/86, GRUR 1987, 900 - Entwässe- rungsanlage) berufen. In diesem Fall hat der Senat angenommen, dass sich die dortige Beklagte auf eine den Alleingesellschafter der dortigen Klägerin, den Erfinder des dortigen Streitpatents, treffende Nichtangriffspflicht berufen könne. Zwar liege kein "Strohmann-Fall" vor, da die Klägerin ein Eigeninte- resse an der Vernichtung des Streitpatents habe. Die Klägerin sei aber die rechtliche Gestalt, in der sich ihr Gesellschafter am Geschäftsleben beteilige. Trotz der Verschiedenheit der Rechtspersönlichkeiten könne daher bei der Beurteilung der Frage, ob im Verhältnis zur Beklagten ein Verstoß gegen Treu und Glauben vorliege, nicht unberücksichtigt bleiben, dass jene bei wirtschaftlicher Betrachtung ein und dieselbe Person seien. Nach Treu und Glauben sei, wie sich aus BGH, Urteil vom 29. Januar 1957 - I ZR 84/55, GRUR 1957, 482 - Chenillefäden für den umgekehrten Fall ergebe, die Nichtangriffspflicht des Alleingesellschafters auch von der Gesellschaft zu beachten. 13 - 7 - Das Patentgericht beachtet jedoch nicht hinreichend, dass sich diese für den Einwand der Nichtangriffsabrede aus Treu und Glauben aufgestellten Grundsätze nicht auf den Rechtskrafteinwand anwenden lassen. Denn im Rahmen der Bewertung eines vertraglichen Verpflichtungen widersprechen- den prozessualen Verhaltens nach § 242 BGB sind die Rechtspositionen und Interessenlagen der Beteiligten umfassend zu berücksichtigen und gegenei- nander abzuwägen. Dies lässt Raum für Lösungen, bei denen gegebenen- falls die rechtliche Unterscheidung zwischen der juristischem Person und ihrem Alleingesellschafter in ihrer Bedeutung so zurücktritt, dass sich die Ge- sellschaft wie ihr Gesellschafter (und umgekehrt) behandeln lassen muss. Auf das Institut der Rechtskraft (und der Rechtskrafterstreckung) lassen sich solche Wertungen nicht übertragen. 5. Dem steht nicht entgegen, dass der Strohmann die rechtskräftige Abweisung der Nichtigkeitsklage gegen sich gelten lassen muss. Denn hier- bei handelt es sich nicht um einen auf die Rechtskraft gegründeten Einwand, sondern um eine Folgerung aus dem Grundsatz von Treu und Glauben im Prozessrecht. Der ohne eigenes Interesse auf die Nichtigerklärung eines Pa- tents antragende Strohmann muss gegen sich gelten lassen, dass derjenige, an dessen Stelle er klagt, an der Klage gehindert ist (s. nur Senatsurteil vom 29. Juni 2010 - X ZR 49/09, GRUR 2010, 992 - Ziehmaschinenzugeinheit II). Einen diesen Einwand ausfüllenden Sachverhalt hat das Patentgericht nicht festgestellt. Auch sonst kann die Klageerhebung nicht als treuwidrig angese- hen werden. 14 15 - 8 - III. Muss die Klägerin mithin die Rechtskraft des Urteils im Vorprozess nicht gegen sich gelten lassen, ist auch der Annahme des Patentgerichts die Grundlage entzogen, der Antrag, das Streitpatent sei im Umfang der Pa- tentansprüche 2 bis 4, 6, 7 , 9 bis 12 und 14 für nichtig zu erklären, sei unbe- gründet, da sich deren Patentfähigkeit aus der - zwischen den Parteien fest- stehenden - Patentfähigkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 erge- be. IV. Da das Patentgericht eine Sachprüfung nicht vorgenommen hat, ist eine Zurückverweisung zweckmäßig (vgl. Senatsurteil vom 13. Januar 2004 - X ZR 212/02, GRUR 2004, 354, 356 - Crimpwerkzeug I). Meier-Beck Keukenschrijver Mühlens Grabinski Bacher Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 14.12.2010 - 4 Ni 24/09 - 16 17

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