BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 90/10 vom 19. Oktober 2011 in der Rechtsbeschwerdesache - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 19. Oktober 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Koch beschlossen: Die Rechtsbeschwerde gegen den am 28. Oktober 2010 an Ver- kündungs Statt zugestellten Beschluss des 26. Senats (Marken- Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Antragstellerin zurückgewiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 200.000 € festgesetzt. Gründe: I. Die Antragstellerin hat die Löschung der am 3. November 2003 für die Markeninhaberin für die Dienstleistungen "Briefdienst-, Frachtdienst-, Expressdienst-, Paketdienst- und Kurierdienstleis- tungen; Beförderung und Zustellung von Gütern, Briefen, Paketen, Päckchen; Einsammeln, Weiterleiten und Ausliefern von Sendungen mit schriftlichen Mit- teilungen und sonstigen Nachrichten, insbesondere Briefen, Drucksachen, Wa- rensendungen, Wurfsenden, adressierten und unadressierten Werbesendun- gen, Büchersendungen, Blindensendungen, Zeitungen, Zeitschriften, Druck- schriften" aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Wortmarke Nr. 300 12 966 POST beantragt. 1 - 3 - Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Löschung der Marke an- geordnet. Die Beschwerde der Markeninhaberin ist ohne Erfolg geblieben (BPatG, Beschluss vom 10. April 2007 - 26 W(pat) 25/06, juris). Auf die Rechts- beschwerde der Markeninhaberin hat der Senat die Entscheidung des Bundes- patentgerichts aufgehoben und die Sache zur Feststellung zurückverwiesen, ob die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG zum Eintragungs- und zum Entscheidungszeitpunkt nicht vorliegen (BGH, Beschluss vom 23. Oktober 2008 - I ZB 38/07, juris; vgl. auch das Paral- lelverfahren BGH, Beschluss vom 23. Oktober 2008 - I ZB 48/07, GRUR 2009, 669 = WRP 2009, 815 - POST II). Das Bundespatentgericht hat daraufhin den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts aufgehoben und den Lö- schungsantrag zurückgewiesen. Dagegen wendet sich die Antragstellerin mit ihrer vom Bundespatentgericht nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde, mit der sie die Versagung rechtlichen Gehörs rügt. II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass die Voraussetzun- gen für eine Löschung der Marke nach § 50 Abs. 1 und 2 MarkenG nicht vorlä- gen. Das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei durch eine Ver- kehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden. III. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg. 1. Die form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist gemäß § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG auch ohne Zulassung durch das Bundespatentge- richt statthaft, da die Antragstellerin den im Gesetz aufgeführten, die zulas- sungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnenden Verfahrensmangel der Versagung rechtlichen Gehörs rügt und diese Rüge im Einzelnen begründet (vgl. BGH, Be- schluss vom 28. Oktober 2010 - I ZB 13/10, MarkenR 2011, 177 Rn. 5 - Ivadal II; Beschluss vom 22. Juni 2011 - I ZB 9/10, GRUR 2012, 89 Rn. 5 = WRP 2011, 1461 - Stahlschluessel). 2 3 4 5 - 4 - 2. Die Rechtsbeschwerde ist jedoch unbegründet. Das Verfahren vor dem Bundespatentgericht verletzt die Antragstellerin nicht in ihrem Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs. a) Die Bestimmung des Art. 103 Abs. 1 GG garantiert den Beteiligten ei- nes gerichtlichen Verfahrens, dass sie Gelegenheit erhalten, sich zu dem einer gerichtlichen Entscheidung zugrundeliegenden Sachverhalt vor Erlass der Ent- scheidung zu äußern. Dazu gehört auch, dass die Verfahrensbeteiligten bei Anwendung der von ihnen zu verlangenden Sorgfalt erkennen können, auf wel- chen Tatsachenvortrag es für die Entscheidung ankommen kann. Aus Art. 103 Abs. 1 GG ergibt sich allerdings keine Verpflichtung des Gerichts, vor der Ent- scheidung auf seine Rechtsauffassung hinzuweisen oder allgemein von seinem Frage- und Aufklärungsrecht Gebrauch zu machen. Das Verfahrensgrundrecht aus Art. 103 Abs. 1 GG ist dementsprechend nicht verletzt, wenn der Richter einer durch einfaches Verfahrensrecht begründeten Hinweis- oder Aufklärungs- pflicht nicht nachkommt. Eine Versagung des rechtlichen Gehörs liegt erst vor, wenn das Gericht ohne vorherigen Hinweis Anforderungen an den Sachvortrag stellt, mit denen auch ein gewissenhafter und kundiger Verfahrensbeteiligter - selbst unter Berücksichtigung der Vielzahl vertretbarer Rechtsauffassungen - nach dem bisherigen Verfahrensverlauf nicht zu rechnen brauchte, weil dies im Ergebnis der Verhinderung des Vortrags eines Verfahrensbeteiligten gleich- kommt (vgl. BVerfGE 84, 188, 190; BVerfG, NJW 1994, 1274; BGH, Beschluss vom 24. Juni 2010 - I ZB 40/09, GRUR 2010, 1034 Rn. 11 = WRP 2010, 1399 - LIMES LOGISTIK). b) Die Rechtsbeschwerde rügt ohne Erfolg, das Bundespatentgericht ha- be bei der Annahme der Verkehrsdurchsetzung der Marke "POST" nicht von einer markenmäßigen Verwendung der Kennzeichen ausgehen dürfen, ohne die Antragstellerin zuvor auf die gegenüber der ersten Beschwerdeentschei- dung geänderte Auffassung hinzuweisen. 6 7 8 - 5 - Es kann offenbleiben, ob das Bundespatentgericht die Antragstellerin gemäß § 76 Abs. 4 MarkenG darauf hinweisen musste, dass es auf der Grund- lage der im Eintragungs- und im Löschungsverfahren vorgelegten Unterlagen beabsichtigte, von einer Verwendung des Zeichens "POST" als Marke auszu- gehen. Aus einem unterlassenen Hinweis ergibt sich vorliegend kein Gehörver- stoß. Die Antragstellerin musste nach dem Verfahrensverlauf damit rechnen, dass das Bundespatentgericht eine markenmäßige Benutzung des Zeichens "POST" in der zweiten Beschwerdeentscheidung bejahen würde. Das Bundes- patentgericht hatte in der ersten Beschwerdeentscheidung zwar erhebliche Zweifel daran geäußert, dass die Markeninhaberin vor dem Eintragungszeit- punkt das Zeichen "POST" für die beanspruchten Dienstleistungen markenmä- ßig benutzt hatte. Es hatte die Frage aber letztlich dahinstehen lassen. Darauf hatte der Senat in der Entscheidung des ersten Rechtsbeschwerdeverfahrens hingewiesen und eine markenmäßige Verwendung unterstellt (vgl. BGH, Be- schluss vom 23. Oktober 2008 - I ZB 38/07 Rn. 20, juris; vgl. auch BGH, GRUR 2009, 669 Rn. 19 - POST II). Im weiteren Beschwerdeverfahren musste einem gewissenhaften und kundigen Verfahrensbeteiligten danach klar sein, dass es auf die markenmäßige Verwendung als Voraussetzung einer Verkehrsdurch- setzung ankam. Das hat die Antragstellerin auch erkannt und zu dieser Frage nach der Senatsentscheidung im wiedereröffneten Beschwerdeverfahren vorge- tragen. c) Vergeblich rügt die Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe die Beanstandungen der Antragstellerin zur Fragestellung des demoskopischen Gutachtens nicht erfasst und gewürdigt und dadurch ihren Anspruch auf Ge- währung rechtlichen Gehörs verletzt. Die Formulierung der Antwortmöglichkeit "Die Bezeichnung 'POST' im Zusammenhang mit der Beförderung von Briefen und Paketen ist für mich ein Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen" sei im Hinblick auf die notwendige Dienstleistungsbezogenheit der Marke ungeeignet. Die Formulierung stelle vielmehr eine Verbindung zum Unternehmen her, um die es bei der markenmäßigen Verwendung nicht gehe. 9 10 - 6 - Daraus folgt keine Verletzung des rechtlichen Gehörs der Antragstellerin. Das Bundespatentgericht hat ihren Vortrag zur Kenntnis genommen und in Er- wägung gezogen. Es ist nach der schriftlichen Stellungnahme vom 30. April 2010 und der mündlichen Befragung der Gutachterin vom 7. Juli 2010 zum Ver- kehrsgutachten vom Februar 2003 zu dem Ergebnis gelangt, dass die Frage- stellung dieses Verkehrsgutachtens einen ausreichenden Bezug zu den Dienst- leistungen herstellte, für die die angegriffene Marke geschützt ist. Es hat dies daraus gefolgert, dass die interviewten Personen nicht abstrakt nach der Be- kanntheit des Unternehmens befragt worden sind, durch die Formulierung "im Zusammenhang mit der Beförderung von Briefen und Warensendungen" der notwendige Dienstleistungsbezug hergestellt worden ist und der Durchschnitts- verbraucher im Zusammenhang mit einem Waren- und Dienstleistungsangebot regelmäßig nicht in der Lage ist, zwischen einer ausschließlich firmenmäßigen und einer auch markenmäßigen Verwendung eines Zeichens zu unterscheiden. Diese Erwägungen lassen erkennen, dass das Bundespatentgericht den Vor- trag der Antragstellerin berücksichtigt hat. d) Die Rüge der Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe nicht auf der Grundlage des Verkehrsgutachtens von Februar 2003 eine Verkehrs- durchsetzung der Marke "POST" annehmen dürfen, greift ebenfalls nicht durch. Nachdem das Bundespatentgericht aufgrund des Gutachtens von Februar 2003 in Verbindung mit der schriftlichen Stellungnahme der Gutachterin vom 30. April 2010 und ihrer mündlichen Befragung vom 7. Juli 2010 zu dem Ergebnis ge- langt war, dass die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung der Marke "POST" vorlagen, war es zur Wahrung des rechtlichen Gehörs der Antragstelle- rin nicht gehalten, ein weiteres Gutachten einzuholen. Das Bundespatentgericht hat das rechtliche Gehör der Antragstellerin auch nicht dadurch verletzt, dass es sie nicht vor der Beschwerdeentscheidung darauf hingewiesen hat, auf der Grundlage des Verkehrsgutachtens vom 11 12 13 - 7 - Februar 2003 eine Verkehrsdurchsetzung zu bejahen. Nach dem schriftlichen Auskunftsverlangen des Bundespatentgerichts vom 27. Januar 2010, der schriftlichen Stellungnahme der Gutachterin vom 30. April 2010 und ihrer münd- lichen Befragung vom 7. Juli 2010 musste die Antragstellerin damit rechnen, dass das Bundespatentgericht auf der Grundlage des Gutachtens vom Februar 2003 eine Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke bejahen würde. IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG. Bornkamm Pokrant Büscher Schaffert Koch Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 07.07.2010 - 26 W(pat) 25/06 - 14

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