X ZR 112/09

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 112/09 Verkündet am: 5. Juli 2011 Wermes Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand- lung vom 5. Juli 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Grabinski und Dr. Bacher für Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 17. Juni 2009 verkündete Urteil des 5. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des am 2. März 1994 angemeldeten deut- schen Patents 44 06 740 (Streitpatents), das eine "Vorrichtung zur Passerkor- rektur für eine Bogendruckmaschine" betrifft und acht Patentansprüche um- fasst. Patentanspruch 1 lautet: "Vorrichtung zur Passerkorrektur in einer Bogendruckmaschi- ne, bei der eine Lage eines Bogens (15) durch mindestens ein Messelement (11, 23) gemessen und Bogenhalter (3, 19) von durch Signale des mindestens einen Messelements (11, 23) gesteuerten Stellgliedern (9, 21) verschoben werden, während der Bogen (15) von den Bogenhaltern (3, 19) festgehalten ist, wobei die Bogenhalter (3, 19) in einer Ebene allseits beweglich angeordnet sind." 1 - 3 - Die Klägerin hat geltend gemacht, dass das Streitpatent gegenüber den ursprünglich eingereichten Unterlagen unzulässig erweitert und zudem gegen- über dem Stand der Technik, insbesondere der DD-Patentschrift 90 145 (NiK1), den deutschen Offenlegungsschriften 25 20 232 (NiK3), 33 01 722 (NiK6), 33 11 197 (NiK2), der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung 184 145 (NiK4) und der US-Patentschrift 5 040 460 (NiK5) nicht patentfähig sei. Die Be- klagte hat das Streitpatent in erster Instanz in seiner erteilten Fassung, hilfswei- se mit zwei Hilfsanträgen verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent an- tragsgemäß für nichtig erklärt. Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklag- ten, die in erster Linie begehrt, die Nichtigkeitsklage unter Aufhebung der ange- fochtenen Entscheidung abzuweisen. Hilfsweise verteidigt sie nunmehr Pa- tentanspruch 1 des Streitpatents in folgenden Fassungen (Änderungen kursiv): Hilfsantrag I: "Vorrichtung zur Passerkorrektur in einer Bogendruckmaschi- ne, bei der eine Lage eines Bogens (15) durch Messelemente (11, 23) gemessen und Bogenhalter (3, 19) von durch Signale der Messelemente (11, 23) gesteuerten Stellgliedern (9, 21) verschoben werden, während der Bogen (15) von den Bogen- haltern (3, 19) festgehalten ist, wobei die Bogenhalter (3, 19) in einer Ebene allseits beweglich angeordnet sind." Hilfsantrag II: "Vorrichtung zur Passerkorrektur in einer Bogendruckmaschi- ne, bei der eine Lage eines Bogens (15) durch Messelemente (11, 23) gemessen und Bogenhalter (3, 19) von durch Signale der Messelemente (11, 23) gesteuerten Stellgliedern (9, 21) verschoben werden, während der Bogen (15) von den Bogen- haltern (3, 19) festgehalten ist, wobei die Bogenhalter (3, 19) in einer Ebene durch mit den Bogenhaltern (3, 19) beweglich verbundene, unabhängig voneinander steuerbare Stellglieder (9, 21) allseits beweglich angeordnet sind." 2 - 4 - Hilfsantrag III: "Vorrichtung zur Passerkorrektur in einer Bogendruckmaschi- ne, bei der eine Lage eines Bogens (15) durch Messelemente (11, 23) gemessen und Bogenhalter (3, 19) von durch Signale der Messelemente (11, 23) gesteuerten Stellgliedern (9, 21) verschoben werden, während der Bogen (15) von den Bogen- haltern (3, 19) festgehalten ist, wobei die Bogenhalter (3, 19) in einer Ebene durch mit den Bogenhaltern (3, 19) beweglich verbundene, unabhängig voneinander steuerbare Stellglieder (9, 21) allseits beweglich angeordnet sind, wobei zwei Stell- glieder (9) unabhängig voneinander in Förderrichtung des Bo- gens und ein Stellglied (21) quer zur Förderrichtung des Bo- gens aktivierbar sind." Wegen der nachgeordneten Patentansprüche wird in der Fassung des erteilten Patents auf die Patentschrift, in der Fassung der Hilfsanträge auf die Anlagen zur Berufungsbegründung verwiesen. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung bleibt ohne Erfolg. I. Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zur Passerkorrektur, d.h. der Korrektur von Fehlern beim Übereinanderpassen beim Mehrfarbendruck in einer Bogendruckmaschine, die dadurch entstehen, dass die Druckbögen bei weiteren Druckgängen nicht lagegenau zugeführt werden. Dadurch wird jeden- falls bei höheren Qualitätsanforderungen Ausschuss (Makulatur) erzeugt. Die Beschreibung schildert Verfahren zur Passerkorrektur als bekannt, bei denen die Lage des Bogens durch elektrische Messelemente erfasst wird und durch 3 4 5 6 - 5 - deren Signale Bogenfördermittel wie Vorgreifer oder Druckträger verstellt wer- den (DD-Patentschrift 90 145, NiK1). Auch sei der von Saugleisten an den Vor- dermarken des Anlegetischs festgehaltene Bogen mittels eines den Hub der Seitenziehbewegung steuernden Sensors seitlich ausgerichtet worden (deut- sche Offenlegungsschrift 33 11 197, NiK2). Durch das Streitpatent sollen Anlage- und Passerfehler in einer Bogen- druckmaschine beseitigt oder weitgehend minimiert werden. Hierzu sieht Patentanspruch 1 in der in erster Linie verteidigten Fassung des erteilten Patents eine Vorrichtung zur Passerkorrektur in einer Bogen- druckmaschine vor, 1. mit mindestens einem Messelement, 1.1 das die Lage eines Bogens misst und 1.2 Signale aussendet, 2. mit Stellgliedern, die durch Signale des Messelements ge- steuert werden, und 3. mit Bogenhaltern, 3.1 die in einer Ebene allseits beweglich angeordnet sind und 3.2 von den Stellgliedern verschoben werden, während sie den Bogen festhalten. Nach Hilfsantrag I treten an die Stelle des mindestens einen Messele- ments Messelemente. Nach Hilfsantrag II lautet außerdem Merkmal 2: 7 8 9 - 6 - 2’. mit Stellgliedern, die 2.1 durch die Signale des Messelements gesteuert werden, 2.2 unabhängig voneinander steuerbar sind und 2.3 mit den Bogenhaltern beweglich verbunden sind. In der Fassung des Hilfsantrag III lautet Merkmal 2: 2’’. mit Stellgliedern, die 2.1 durch die Signale des Messelements gesteuert werden, wobei 2.1.1 die Stellglieder unabhängig voneinander steuerbar sind und 2.1.2 ein Stellglied quer zur Förderrichtung des Bogens und zwei Stellglieder unabhängig voneinander in Förderrichtung akti- vierbar sind, 2.2 mit den Bogenhaltern beweglich verbunden sind. II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung wie folgt begründet: Nach dem Verständnis des Fachmanns, als der ein interdisziplinär arbei- tendes Team aus einem Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau und einem Ingenieur der Fachrichtung Mess- und Regelungstechnik anzusehen sei, das bei einem Hersteller von Bogendruckmaschinen mit der Entwicklung von Ein- richtungen zur Bogenförderung und -führung betraut sei und auf diesem Gebiet über mehrjährige Berufserfahrung verfüge, beruhe die Vorrichtung nach Pa- tentanspruch 1 nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Aus der NiK6 sei eine Vorrich- tung zur passgerechten Zuführung von Bogen zu einer Bogendruckmaschine bekannt, bei der ein Bogen zur Erzeugung der passgerechten Positionierung in seiner Lage verschoben werden könne. Zur Feststellung der Lage des Bogens seien Messelemente vorgesehen, die Signale weitergäben. Zur Lagekorrektur des Bogens werde dieser auf einem Saugkasten, der einen Bogenhalter bilde, 10 11 12 - 7 - lagefixiert. Dieser Bogenhalter werde anschließend mit dem festgehaltenen Bo- gen auf die von einer digitalen Steuerelektronik verarbeiteten Signale der Mes- selemente hin quer zur Förderrichtung verschoben. Dieser Funktionsablauf set- ze das Vorhandensein von Stellgliedern für die Verschiebung des Saugkastens zwingend voraus, denn ohne deren Vorhandensein sei eine maschinelle Ver- schiebung des Saugkastens nicht möglich. Schließlich könne der Bogen auch in Förderrichtung ausgerichtet werden. Mittels besonderer Steuerung des Saug- kastens könne eine Ausrichtung bei fließender Bogenzuführung auch bezüglich der Vorderkante des Bogens erfolgen, auch wenn nähere Angaben zur kon- struktiven Realisierung nicht gemacht seien. Für den Fachmann liege es aber nahe, das für die Seitenkantenausrichtung vorgesehene Prinzip auch auf die Vorderkantenausrichtung anzuwenden. Damit werde er den Bogenhalter insge- samt in einer Ebene, nämlich in Förderrichtung und in Querrichtung, beweglich ausbilden. Die Korrekturbewegungen in diesen beiden Richtungen müssten damit zwangsläufig auch voneinander unabhängig steuerbar sein, denn bei ei- ner Fehlausrichtung gebe es keine feste Abhängigkeit zwischen Längs- und Querposition. Der Auffassung der Beklagten, der Fachmann werde zur Realisie- rung der "besonderen Steuerung des Saugkastens" zur Vorderkantenausrich- tung den Bogen bei Erreichen des zugehörigen Messelements durch Saugluft- einwirkung stoppen und damit den Bogenhalter nur in Seitenrichtung, nicht aber auch in Förderrichtung beweglich ausgestalten, sei nicht zu folgen, denn eine funktionsgenaue Bremsung des Bogens durch Saugwirkung mit der für eine Passerkorrektur notwendigen Präzision sei aus maschinentechnischer Sicht äußerst schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Der Fachmann werde daher die bereits für die Seitenkantenausrichtung vorgeschlagene Verschiebung des Bo- genhalters mit festgehaltenem Bogen favorisieren. Dass die Entgegenhaltung keine Verdrehbarkeit des Bogenhalters um die Hochachse der Förderebene offenbare, sei unschädlich, da auch die vom Streitpatent verlangte "allseitige" Beweglichkeit eine solche Verdrehbarkeit nicht erfordere. Allein mit der Ver- - 8 - schiebbarkeit des Bogenhalters in Längsrichtung und unabhängig davon in Querrichtung sei jeder beliebige Punkt der Ebene anfahrbar. Lediglich für das Ausführungsbeispiel nach den Figuren 2 und 3 sei eine unabhängige Aktivier- barkeit der beiden an den axialen Enden der Saugleiste angeordneten Stellglie- der angegeben, die eine Verdrehung um die Hochachse ermögliche; dies sei aber erst Gegenstand des Patentanspruchs 5. Auch die Vorrichtung nach dem - Hilfsantrag II entsprechenden - erstin- stanzlichen ersten Hilfsantrag beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Die Verwendung von mehr als einem Messelement sei gleichfalls aus der NiK6 be- kannt. Mit der als nahegelegt erläuterten Beweglichkeit des Saugkastens auch in Querrichtung seien dem Fachmann auch unabhängig voneinander steuerba- re Stellglieder nahegelegt gewesen. Das zusätzliche Merkmal des in erster Instanz gestellten - dem jetzigen Hilfsantrag III entsprechenden - zweiten Hilfsantrags, nach dem zwei Stellglie- der unabhängig voneinander in Förderrichtung des Bogens und ein Stellglied quer zur Förderrichtung des Bogens aktivierbar seien, könne, was die bloße Existenz unabhängig voneinander antreibbarer Stellglieder betreffe, schon der NiK6 entnommen werden. Nicht entnehmbar sei dagegen die Verwendung zweier Stellglieder, die unabhängig voneinander in Förderrichtung des Bogens aktivierbar seien und deren Sinn und Zweck es sei, die Verdrehung des Bogen- halters um eine Hochachse der Förderebene zu ermöglichen, wodurch Schief- lagen des Bogens korrigiert werden könnten. Die Möglichkeit der Schieflagen- korrektur sei aber für eine vollständige Passerausrichtung unerlässlich und liege daher grundsätzlich im Blickfeld des Fachmanns. Bei der in NiK6 angegebenen Variante der Verschiebbarkeit des Saugkastens nur nach der Seite finde die Vorderkantenausrichtung des Bogens an vorderen Anschlägen statt, durch die gleichzeitig eine eventuelle Schieflage der Bogenvorderkante ausgeglichen werde, indem sich der Bogen um den einseitigen Anschlagpunkt drehe. Der 13 14 - 9 - Fachmann sei geradezu gezwungen, eine Möglichkeit der Schieflagenkorrektur auch für die anschlaglose Variante der in der NiK6 beschriebenen Vorrichtung zu finden. Für ihn stelle sich die Verwendung zweier axial beabstandeter, in Förderrichtung unabhängig aktivierbarer Antriebe schon aus seinen Grundla- genkenntnissen maschinenbaulicher Konstruktionslehre als ohne weiteres auf der Hand liegendes Konstruktionsprinzip zur Schieflagenkorrektur dar. Er kenne dieses Prinzip zudem aus seiner Tätigkeit im einschlägigen Fachgebiet der Passer- und Registerkorrektur bei Bogendruckmaschinen. So wiesen die in der DD-Patentschrift 90 145 (NiK1, Sp. 5 Z. 20 bis 29, Figur 3) und der US- Patentschrift 5 040 460 (NiK5, Sp. 6 Z. 36 bis 52, Figuren 2, 3) beschriebenen Bogenhalter axial beabstandete und unabhängig voneinander aktivierbare An- triebe zur Schieflagekorrektur auf. Es sei naheliegend, dieses Prinzip auf die Vorrichtung nach der NiK6 zu übertragen. III. Das hält der Überprüfung stand. Für den vom Patentgericht in zutreffender Weise definierten Fachmann ergab sich der Gegenstand des Streitpatents nach seiner gemäß Hilfsantrag III verteidigten Fassung in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik; er beruht deshalb nicht auf erfinderischer Tätigkeit (§ 4 PatG). Dies füllt den gel- tend gemachten Nichtigkeitsgrund der § 21 Abs. 1 Nr. 1, § 22 Abs. 1 PatG aus. Da damit das Patent auch in der engsten verteidigten Fassung nach Hilfsan- trag III keinen Bestand haben kann, erübrigt sich ein Eingehen auf die weiteren Fassungen nach dem Hauptantrag sowie nach den Hilfsanträgen I und II. Die NiK6 beschreibt zunächst eine Zuführvorrichtung, bei der der Bogen hinsichtlich seiner Vorderkante, also in Bogenförderrichtung, durch mechani- sche Vordermarken 11 passiv, hinsichtlich seiner Seitenkante, also quer zur Bogenförderrichtung dagegen aktiv durch eine von zwei Sensoren 9 gesteuerte Ausrichtebewegung in eine passgenaue Position gebracht wird (Beschr. S. 8 Z. 9 bis 31; Figur 2). Der Sensor dient dabei zur Messung einer definierten Bo- 15 16 17 - 10 - genlage als Ausgangspunkt für die Ausrichtebewegung. Die Ausrichtung findet statt, während der Bogen an den Bogenhaltern in Form des Saugkastens gehal- ten wird. In einer Weiterbildung (Patentanspruch 10, Beschr. S. 9 Z. 2 bis 14; Figur 3) ist vorgesehen, dass auch Sensoren zur Ausrichtung der Vorderkante verwendet werden können. Die mechanischen Vordermarken 11 sind hier durch einen zusätzlichen Sensor 16 ersetzt, der die Vorderkante des zu verarbeiten- den Bogens erfasst. Damit kann die Lage des Bogens eindeutig erfasst werden, und zwar auch hinsichtlich einer etwaigen, für Passerfehler auch nach den übereinstimmenden Angaben der Parteien in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat jedenfalls und bekanntermaßen zu vermeidenden Schieflage des Druckbogens. Beizutreten ist dem Patentgericht auch in seiner Einschätzung, dass der Fachmann bei der die "automatische Steuerung des Saugkastens" betreffenden Beschreibungsstelle (S. 9 Z. 5 bis 9) Stellglieder mitliest, denn diese sind zur messsignalabhängigen automatischen Bogenausrichtung unabdingbar. Aus dieser Stelle wird auch deutlich, dass der Saugkasten der NiK6 im Sinn einer x-y-Tisch-(Kreuztisch-)Anordnung in einer Ebene allseits beweglich angeordnet ist. Der "besonderen Steuerung" (Beschr. S. 9 Z. 7) der NiK6 sind auch die mit den Bogenhaltern (3, 19) beweglich verbundenen, unabhängig voneinander steuerbaren Stellglieder (9, 21; Merkmalsgruppe 2, insbesondere Merkmal 2.1.1 des Hilfsantrags III) immanent. Denn nur durch eine unabhängig voneinander erfolgende Steuerung können Lagefehler durch voneinander unabhängige Kor- rekturbewegungen in Förderrichtung und quer zu dieser beseitigt werden. Das weitere Merkmal nach Hilfsantrag III, nach dem zwei Stellglieder (9) unabhängig voneinander in Förderrichtung des Bogens und ein Stellglied (21) quer zur Förderrichtung des Bogens aktivierbar sind, geht über die NiK6 nur 18 19 20 - 11 - insoweit hinaus, als zwei unabhängig voneinander aktivierbare Stellglieder in Förderrichtung des Bogens vorhanden sind. Der Fachmann, der die Möglichkeit von in der NiK1 so bezeichneten "Schiefbögen" vor Augen hat und weiß, dass die Möglichkeit zur Schieflagenkorrektur für eine vollständige Passerausrich- tung unerlässlich ist (so schon und von den Parteien unwidersprochen das Ur- teil des Patentgerichts S. 14), erfährt aus der NiK6 zudem, dass nach der ers- ten dort vorgesehenen Ausführungsform die Vorderkante des jeweiligen Bo- gens an die Vordermarken 11 angelegt "und ausgerichtet" wird (Beschr. S. 8 Z. 5 bis 6); wodurch der schräg einlaufende Bogen angesprochen wird. Da er davon ausgehen muss, dass die Ausführungsform nach der Figur 3 mit dem zusätzlichen Sensor 16 jedenfalls keine schlechteren Ergebnisse liefern soll als die nach der ersten Ausführungsform, muss er sich auch bei der zweiten Form Gedanken über die Beseitigung der unerwünschten Schräglage des Druckbo- gens machen. Das Patentgericht nimmt daher zu Recht an, dass der Fachmann Anlass hat zu prüfen, wie er eine solche Ausrichtungsfunktion bei der anschlag- losen Variante der Vorrichtung verwirklichen kann. Wie bereits ausgeführt, er- möglichen die beiden voneinander beabstandeten Seitenkantensensoren - ebenso wie der Vorderkantensensor (16) - im Zusammenwirken mit dem vor- deren Seitenkantensensor (9) die Detektion von Schrägbögen, da diese die beiden Sensoren zu unterschiedlichen Zeitpunkten überlaufen, wird der Fach- mann - zweckmäßigerweise - nicht hinnehmen, dass ein solcher Bogen als Ma- kulatur behandelt werden muss, muss er sich um einen Korrekturmechanismus bemühen. Dazu wird er nach Vorbildern im Stand der Technik suchen. Insoweit ist dem Patentgericht darin beizutreten, dass die DD-Patentschrift 90 145 (NiK1, Sp.5 Z. 20 bis 29, Figur 3) und die US-Patentschrift 5 040 460 (NiK5, Sp. 6 Z. 36 bis 52, Figuren 2,3) die voneinander unabhängige Aktivierung zweier in gleicher Richtung wirkender Stellglieder zum Ausgleich der in Bogenlaufrich- tung liegenden Abweichungen (so NiK1) bereits lehren; die Berufung stellt dies auch nicht in Abrede. Der Fachmann hatte somit Anlass, eine solche, vom Pa- - 12 - tentgericht als sich für den Fachmann ohnehin als aus seinen Grundlagen- kenntnissen der Konstruktionslehre ohne weiteres ergebendes Konstruktions- prinzip bezeichnete Ausgestaltung auch bei der Weiterbildung der aus der NiK6 bekannten Vorrichtung einzusetzen. Dem steht, da es um die Übernahme eines Konstruktionsprinzips und nicht der fertigen Lösung nach der NiK1 oder der NiK5 geht, entgegen der Auffassung der Nichtigkeitsklägerin nicht entgegen, dass diese beiden Entgegenhaltungen in erster Linie die Beeinflussung nach- folgender umfangreicherer Bauteile betreffen mögen. Die konstruktive Umsetzung der sich danach ergebenden Lösung in ih- ren technischen Einzelheiten kann der Fachmann auf Grund seines Fachkön- nens und Fachwissens bewerkstelligen. Die Berufungsklägerin hat nichts gel- tend gemacht, was dem Senat Anlass gäbe, dieses Ergebnis des sachkundig besetzten Patentgerichts in Zweifel zu ziehen. Einen - vom Patentgericht verneinten - erfinderischen Gehalt in den nachgeordneten Patentansprüchen zeigt die Berufung nicht auf. 21 22 - 13 - IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 1 PatG i.V.m. § 97 Abs. 1 ZPO. Meier-Beck Keukenschrijver Mühlens Grabinski Bacher Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 17.06.2009 - 5 Ni 10/09 - 23