I ZR 154/09

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 154/09 Verkündet am: 24. Februar 2011 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Enzymax/Enzymix MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2 Zwischen "Enzymax" und "Enzymix" besteht nicht zuletzt deshalb eine hohe Zeichenähnlichkeit, weil der Verkehr das "m" in beiden Zeichen sowohl dem ersten Teil "Enzy(m)" als auch dem zweiten Teil "(m)ax" bzw. "(m)ix" zuordnet. Dies führt trotz unterdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke zur Verwechslungsgefahr zwischen beiden Zeichen. BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 154/09 - OLG Köln LG Köln - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand- lung vom 24. Februar 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch für Recht erkannt: Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandes- gerichts Köln vom 25. September 2009 wird auf Kosten der Be- klagten zurückgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Klägerin ist Inhaberin der für diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke auf der Basis von Vitaminen, Mineralien oder Spuren- elementen oder in Kombination mit Stoffen tierischen oder pflanzlichen Ur- sprungs eingetragenen Wortmarke Nr. 30777792.8 "Enzymax", unter der sie Nahrungs- ergänzungsmittel vertreibt. Die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer der Be- klagte zu 2 ist, bietet ein Nahrungsergänzungsmittel unter der Bezeichnung "Enzymix" an. 1 - 3 - Ein Antrag der Klägerin, der Beklagten im Wege der einstweiligen Verfü- gung die Nutzung der Bezeichnung "Enzymix" für Nahrungsergänzungsmittel in der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen, war vor dem Landgericht Stuttgart erfolgreich. Auf die Berufung der Beklagten wies das Oberlandesge- richt Stuttgart mit Urteil vom 8. Mai 2008 den Antrag auf Erlass einer einstweili- gen Verfügung zurück (OLG Stuttgart, GRUR-RR 2008, 425). Die Beklagte for- derte die Klägerin mit Schreiben vom 13. August 2008 auf, das Urteil des Ober- landesgerichts Stuttgart als endgültige Entscheidung auch in der Hauptsache anzuerkennen, wofür ihr Rechtsanwaltskosten in Höhe von 2.080,50 € entstan- den. Die Klägerin kam dieser Aufforderung nicht nach. Sie hat ihr Unterlas- sungsbegehren vor dem Landgericht Köln weiterverfolgt. Die Beklagte hat im Wege der Widerklage die ihr entstandenen Rechtsanwaltskosten sowie Scha- densersatz in Höhe von 15.121,50 € jeweils zuzüglich Zinsen verlangt, weil sie im Hinblick auf die einstweilige Verfügung des Landgerichts Stuttgart den Ver- trieb des Nahrungsergänzungsmittels "Enzymix" eingestellt hatte. Das Landgericht hat durch Teilurteil die Klage vollständig und die Wider- klage hinsichtlich der Rechtsanwaltskosten abgewiesen. Das Berufungsgericht hat die Widerklage vollständig abgewiesen und die Beklagten unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel verurteilt, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutsch- land die Bezeichnung "Enzymix" für Nahrungsergänzungsmittel zu verwenden. Ferner hat es die Beklagten zu Auskunft und Rechnungslegung verurteilt sowie ihre Verpflichtung zum Schadensersatz festgestellt (OLG Köln, GRUR-RR 2010, 41). 2 3 4 5 - 4 - Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgen die Be- klagten ihre Klageabweisungs- und Widerklageanträge weiter. Die Klägerin be- antragt, die Revision zurückzuweisen. Entscheidungsgründe: I. Das Berufungsgericht hat die Unterlassungsklage gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG für begründet erachtet, weil zwischen der Marke "En- zymax" der Klägerin und dem von der Beklagten verwendeten Zeichen "Enzy- mix" Verwechslungsgefahr bestehe. Dazu hat es ausgeführt: Es liege Warenidentität vor. Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke sei durchschnittlich. Zwar weise der Zeichenbestandteil "Enzym" auf in Nahrungs- ergänzungsmitteln häufig enthaltene Stoffe hin, die Zusammenfügung dieses Bestandteils mit der Endung "-ax" sei dem Sprachgebrauch jedoch fremd, so dass sich eine Kennzeichnung individueller Eigenart ergebe. Die Schlusssilbe "-ax" präge das Zeichen in erheblichem Maße, weil es klangstark sei und im Schriftbild deutlich wahrgenommen werde. Die Marken der Klägerin seien auch dann nicht rein beschreibend, wenn man sie als aus den Bestandteilen "Enzy" und "-max" zusammengesetzt ansehe. Denn durch diese Zusammensetzung entstehe ein einprägsamer Gesamtbegriff, der die Ware schlagwortartig umrei- ße, ohne sie konkret zu beschreiben. Weder könne "Enzym" mit Nahrungser- gänzungsmitteln gleichgesetzt werden, noch lasse der Bestandteil "-max" er- kennen, um welche Ware mit welchem Inhalt es sich handele. Zwischen der Marke "Enzymax" und dem Zeichen "Enzymix" bestehe in Schriftbild und Klang eine hohe Ähnlichkeit. Es sei nicht davon auszugehen, 6 7 8 9 - 5 - dass der Verkehr bei Nahrungsergänzungsmitteln eine besondere Aufmerk- samkeit walten lasse, die trotz der nur geringen Unterschiede eine Verwechs- lungsgefahr ausschließe. Angesichts der Warenidentität, der hohen Zeichen- ähnlichkeit und der normalen Kennzeichnungskraft könne die Verwechslungs- gefahr nicht verneint werden. Dies gelte auch dann, wenn man den beschrei- benden Anteil des Zeichens höher bewerte und daher von einer nur unter- durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ausgehe. II. Die Revision hat keinen Erfolg. Das Berufungsgericht hat im Ergebnis zu Recht eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken der Klägerin "Enzymax" und dem Zeichen der Beklagten "Enzymix" angenommen. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage, ob zwischen zwei Zeichen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht, unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls zu beur- teilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähn- lichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszuge- hen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gestei- gerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. nur BGH, Beschluss vom 29. Mai 2008 - I ZB 54/05, GRUR 2008, 905 Rn. 12 = WRP 2008, 1349 – Pantohexal; Urteil vom 29. Juli 2009 - I ZR 102/07, GRUR 2010, 235 Rn. 15 = WRP 2010, 381 - AIDA/AIDU, mwN). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. 10 11 - 6 - 1. Das Berufungsgericht hat zutreffend Warenidentität angenommen. Die Revision erhebt dagegen auch keine Rügen. 2. Der weiteren Annahme des Berufungsgerichts, die Kennzeichnungs- kraft der Marken der Klägerin sei durchschnittlich, kann indes nicht zugestimmt werden. Die Klagemarke hat infolge einer engen Anlehnung an beschreibende Begriffe von Haus aus nur unterdurchschnittliche Unterscheidungskraft. a) Das Berufungsgericht hat zutreffend erkannt, dass die Bezeichnung "Enzymax" beschreibende Anklänge aufweist, weil der Zeichenbestandteil "En- zym" auf in Nahrungsergänzungsmitteln häufig enthaltene Stoffe hinweist. Bei einem unter der Bezeichnung "Enzymax" vertriebenen Nahrungsergänzungs- mittel nimmt der Verbraucher an, dass es jedenfalls als prägenden und die be- stimmungsgemäße Verwendung des Mittels positiv beeinflussenden Bestandteil Enzyme enthält. b) Die Endung "ax" hat das Berufungsgericht als nicht beschreibend an- gesehen. Indes kann der Buchstabe "m" in dem Zeichen "Enzymax" sowohl dem Bestandteil "Enzy(m)" als auch dem Bestandteil "(m)ax" zugerechnet wer- den. Obwohl es nicht den Regeln der deutschen Sprache entspricht, wird der Verbraucher daher, nachdem er in dem Zeichen "Enzymax" das Wort "Enzym" erkannt hat, den in dem Zeichen nur einmal vorhandenen Buchstaben "m" im Sinne von "-max" auch zu der Endung ziehen und als Abkürzung von "Maxi- mum" verstehen. c) Der Schutzumfang von Zeichen, die sich an eine beschreibende oder sonst freizuhaltende Angabe anlehnen, ist regelmäßig eng zu bemessen. Un- abhängig davon, dass im Verletzungsprozess ohnehin vom Bestand des einge- tragenen Zeichens auszugehen ist, kann der Klagemarke allerdings nicht jegli- 12 13 14 15 16 - 7 - che Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Es handelt sich nicht schlicht um ein aus beschreibenden Begriffen zusammengesetztes Zeichen. Vielmehr ist die Klagemarke trotz beschreibender Anklänge ein in der deutschen Sprache nicht vorhandenes Fantasie- und Kunstwort mit eigenschöpferischem Gehalt (vgl. BGH, Urteil vom 28. Juni 2007 - I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Rn. 24 = WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/T-InterConnect). Für das Gesamtzeichen "Enzymax" fehlt, wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat, ein eindeutiger Begriffsinhalt. Insbesondere wird dem Verbraucher keine konkrete Vorstellung eines Nahrungsergänzungsmittels mit dem Maximum verfügbarer Proteine vermittelt. Die Bezeichnung gibt auch keinen Aufschluss über den stofflichen Inhalt oder die Wirkungsweise des Präparats (vgl. OLG Stuttgart, GRUR-RR 2008, 425, 426). d) Der Schutzumfang der Klagemarke ist nicht deshalb weiter einge- schränkt, weil der ungehinderte Gebrauch eines im Hintergrund stehenden Fachworts oder sprachlichen Begriffs oder eines diesem ähnlichen und aus be- stimmten Gründen seinerseits ebenfalls freizuhaltenden Begriffs sicherzustellen ist (vgl. BGH, Urteil vom 29. September 1994 - I ZR 114/84, GRUR 1995, 50, 53 - Indorektal/Indohexal). Das Zeichen Enzymax ist weder selbst ein Fachbe- griff, noch ist aus anderen Gründen ein Freihaltebedürfnis zu erkennen. e) Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke ist auch nicht durch Drittzei- chen weiter geschwächt. Die Beklagten haben nicht vorgetragen, ob und gege- benenfalls für welche Waren oder Dienstleistungen die voreingetragene Marke "Enzymix" benutzt worden ist. Auch fehlen jegliche Darlegungen zum Benut- zungsumfang der Drittzeichen im Ähnlichkeitsbereich der Klagemarken. Zudem reicht es für eine Schwächung der Kennzeichnungskraft nicht aus, wenn ledig- lich ein ähnliches Drittzeichen - hier "ENZY-BON" - beworben wird. 17 18 - 8 - f) Unter diesen Umständen ist im Ergebnis von einer unterdurchschnittli- chen Kennzeichnungskraft des Klagezeichens auszugehen. 3. Die Revision beanstandet ohne Erfolg, dass das Berufungsgericht eine hohe Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen angenommen hat. Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken ist an- hand von Klang, (Schrift-)Bild und Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen. Um die Markenähnlichkeit zu bejahen, reicht in der Regel bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche aus (vgl. BGH, Beschluss vom 22. September 2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 Rn. 17 = WRP 2006, 92 - coccodrillo). a) Das Berufungsgericht hat ausgeführt, dass die Zeichen "Enzymax" und "Enzymix" in sechs von sieben Schriftzeichen übereinstimmten und sich lediglich im vorletzten Buchstaben und damit an einer nicht besonders hervor- gehobenen Stelle unterschieden; ins Gewicht falle insbesondere auch die Übereinstimmung in dem Endbuchstaben "x", der wegen seiner Form und sei- ner verhältnismäßig geringen Häufigkeit in der deutschen Sprache besondere Aufmerksamkeit hervorrufe. Diese - von der Revision nicht angegriffenen - Ausführungen lassen kei- nen Rechtsfehler erkennen. b) Eine klanglich hohe Ähnlichkeit hat das Berufungsgericht damit be- gründet, dass die beiden Zeichen in Silbenzahl, -gliederung und -länge sowie Betonung gleich seien. Dagegen erinnert die Revision nichts. Sie macht gel- tend, dass der Vokalfolge der Kollisionszeichen bei der Beurteilung des klangli- chen Gesamteindrucks eine besondere Bedeutung zukomme (vgl. BGH, Urteil 19 20 21 22 23 24 - 9 - vom 15. Februar 2001 - I ZR 232/98, GRUR 2001, 1161, 1163 = WRP 2001, 1207 - CompuNet/ComNet). Das Berufungsgericht hat dem Unterschied der Zeichen in der letzten Silbe indessen die erforderliche Beachtung geschenkt. Es hat - anders als das OLG Stuttgart im Verfügungsverfahren (GRUR-RR 2008, 425, 426) - ange- nommen, dass der Unterschied zwischen den Lauten "a" und "i" zwar das Ent- stehen eines identischen Klangeindrucks verhindert, aber doch nicht zu weitge- henden Abstrichen an der hohen klanglichen Ähnlichkeit führt. Dabei sei auch zu berücksichtigen, dass das Klangbild der letzten Silbe in erheblicher Weise durch das klangstarke "x" bestimmt werde, das dem Verkehr im Nachklang in besonderer Weise im Gedächtnis bleibe. Das lässt keinen Rechtsfehler erken- nen. Die Zeichen "Enzymax" und "Enzymix" weisen jeweils drei Vokale auf, von denen die ersten beiden ("e" und "y", gesprochen "ü") übereinstimmen; das Klangbild des unterschiedlichen dritten Vokals wird durch den in beiden Zeichen übereinstimmenden Schlussbuchstaben "x" geprägt. Dabei kommt es nicht dar- auf an, dass die Nahrungsergänzungsmittel in der bei Arzneimitteln üblichen Darreichungsform als Pillen angeboten werden. Denn die Aufmerksamkeit der Verbraucher hängt nicht von der Darreichungsform eines Produkts, sondern von seiner Zweckbestimmung ab. c) Das Berufungsgericht ist auch zu Recht davon ausgegangen, dass der Verkehr im Zusammenhang mit Nahrungsergänzungsmitteln keine besondere Aufmerksamkeit walten lässt, die bei der hier vorliegenden Abweichung allein im vorletzten Buchstaben eine Verwechslungsgefahr ausschließt. Es hat zutref- fend darauf abgestellt, dass beim Erwerb von Nahrungsergänzungsmitteln nicht medizinische, sondern ernährungsphysiologische Gründe im Vordergrund ste- 25 26 27 - 10 - hen und dass diese Produkte insbesondere im Internet frei angeboten werden, so dass bei ihnen nicht von derselben Wahrnehmungsintensität des Verbrau- chers wie bei apothekenpflichtigen Mitteln ausgegangen werden kann (aA OLG Stuttgart, GRUR-RR 2008, 425, 426 f.). Im Übrigen kann selbst bei hoher Aufmerksamkeit die Gefahr von Ver- wechslungen bestehen, wenn sich Zeichen gegenüberstehen, die sich allein in einem Buchstaben an eher untergeordneter Stelle unterscheiden (vgl. BGH, Urteil vom 6. Mai 2004 - I ZR 223/01, GRUR 2004, 783, 785 = WRP 2004, 1043 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). d) Ohne Erfolg beruft sich die Revision auf das Senatsurteil "AntiVir/Anti- Virus" vom 20. März 2003 (I ZR 60/01, GRUR 2003, 963, 965 = WRP 2003, 1353). Danach kann zwar bei Zeichen, die sich als Abwandlungen freihaltungs- bedürftiger Angaben darstellen, bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr nicht entscheidend auf Übereinstimmungen allein mit der beschreibenden Angabe selbst abgestellt werden. Maßgebend für die Beurteilung der Verwechslungsge- fahr muss vielmehr der Eindruck der Klagemarke in der den Schutz dieses Zei- chens begründenden Gestaltung sein. Zu diesen Grundsätzen steht das Beru- fungsurteil aber nicht in Widerspruch. Die schutzbegründende Gestaltung der Klagemarke liegt in der Zusammenfügung des Bestandteils "Enzym" mit dem Bestandteil "(m)ax", insbesondere aber in dem besonders charakteristischen zweifach zugeordneten "m". Dieses charakteristische Merkmal findet sich auch bei dem Zeichen der Beklagten. Im Übrigen unterliegt der Schutzumfang des Zeichens trotz seines beschreibenden Anklangs im Streitfall schon deshalb kei- ner besonderen normativen Beschränkung, weil es um das Verhältnis zu der Bezeichnung "Enzymix" geht, die sich in sehr ähnlicher Weise an den Begriff Enzym anlehnt und ihn verfremdet (vgl. BGH, Urteil vom 14. Februar 2008 - I ZR 162/05, GRUR 2008, 803 Rn. 22 = WRP 2008, 1192 - HEITEC). 28 29 - 11 - e) Die Annahme einer Verwechslungsgefahr scheitert im vorliegenden Fall schließlich nicht an dem Grundsatz, dass eine nach dem Bild und/oder dem Klang zu bejahende Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Zei- chen zu verneinen sein kann, wenn wenigstens einem Zeichen ein klar erkenn- barer eindeutiger Sinngehalt zukommt (vgl. BGH, GRUR 2010, 235 Rn. 19 - AIDA/AIDU mwN). Wie vom Berufungsgericht angenommen und bereits oben unter II 2 c (Rn. 16) ausgeführt, ist das bei dem zusammengesetzten Zeichen "Enzymax" nicht der Fall. Dasselbe gilt für das Zeichen "Enzymix". 4. Die gebotene Gesamtbetrachtung führt im Streitfall im Hinblick auf Wa- renidentität und hohe Zeichenähnlichkeit trotz unterdurchschnittlicher Unter- scheidungskraft der Klagemarke dazu, dass von einer unmittelbaren Verwechs- lungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen auszugehen ist (vgl. BGH, GRUR 1995, 50, 53 - Indorektal/Indohexal). Auch wenn der Schutz- bereich der Klagemarke eng zu bemessen ist, wird er von dem für gleiche Wa- ren benutzten Zeichen der Beklagten verletzt, das eine starke Ähnlichkeit zur Klagemarke aufweist. III. Da der Klägerin der geltend gemachte Unterlassungsanspruch zu- steht, hat das Berufungsgericht die Beklagte mit Recht zu Auskunft und Rech- nungslegung verurteilt sowie ihre Verpflichtung zum Schadensersatz festge- stellt. Ebenso hat die Abweisung der Widerklage durch das Berufungsgericht Bestand. 30 31 32 - 12 - IV. Danach ist die Revision der Beklagten mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen. Bornkamm Pokrant Büscher RiBGH Dr. Koch ist in Urlaub und kann daher nicht unterschreiben. Kirchhoff Bornkamm Vorinstanzen: LG Köln, Entscheidung vom 18.03.2009 - 84 O 182/08 - OLG Köln, Entscheidung vom 25.09.2009 - 6 U 68/09 - 33