I ZB 61/09

BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 61/09 vom 17. August 2010 in dem Rechtsbeschwerdeverfahren betreffend die Markenanmeldung Nr. 304 23 903.8 - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 17. August 2010 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Bergmann und Dr. Kirchhoff beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatent- gerichts vom 10. Juni 2009 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entschei- dung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt. - 3 - Gründe: 1 I. Die Anmelderin hat am 27. April 2004 die Eintragung des Zeichens als farbige Wort-/Bildmarke für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35 und 41 beantragt. Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat die An- meldung wegen fehlender Unterscheidungskraft für folgende Waren und Dienst- leistungen zurückgewiesen: 2 Druckereierzeugnisse, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Pos- ter, Kalender; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern, sowie von Lehr- und Informationsmaterial, jeweils einschließlich gespeicherter Ton- und Bildinfor- mationen, auch in elektronischer Form und auch im Internet; Online- Publikationen, insbesondere von elektronischen Büchern und Zeitschriften (nicht herunterladbar); Dienstleistungen eines Ton- und Fernsehstudios, näm- lich Produktion von Ton- und Bildaufzeichnungen auf Ton- und Bildträgern; Vorführung und Vermietung von Ton- und Bildaufzeichnungen; Produktion von Fernseh- und Rundfunksendungen; Zusammenstellen von Fernseh- und Rundfunkprogrammen; Unterhaltung, insbesondere Rundfunk- und Fernseh- unterhaltung; Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen, kulturellen - 4 - und sportlichen Live-Events sowie kulturellen und sportlichen Veranstaltun- gen, soweit in Klasse 41 enthalten. Das Bundespatentgericht hat den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts auf die Beschwerde der Anmelderin aufgehoben, soweit die An- meldung zurückgewiesen worden ist, und hat das Verfahren an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen (BPatG, Beschluss vom 10. Juni 2009 - 29 W(pat) 3/06, GRUR 2009, 1173). 3 Mit ihrer zugelassenen Rechtsbeschwerde wendet sich die Anmelderin gegen den Beschluss des Bundespatentgerichts, soweit zu ihrem Nachteil ent- schieden worden ist. 4 5 II. Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, der Beschluss der Marken- stelle sei unter Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Mar- kenamt aufzuheben, weil er nicht den Vorgaben des Beschlusses des Gerichts- hofs der Europäischen Union vom 12. Februar 2009 in den verbundenen Rechtssachen C-39/08 und C-43/08 (Slg. 2009, I-20 = GRUR 2009, 667 - Bild digital GmbH & Co KG u. ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart GmbH/Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts) entspreche. Danach müsse eine nationale Behörde bei der Prüfung einer Anmeldung die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen früheren Entscheidungen berück- sichtigen und dabei besonderes Augenmerk auf die Frage richten, ob im glei- chen Sinne zu entscheiden sei oder nicht. Es bestehe nicht nur die Verpflich- tung zur Einbeziehung von Vorentscheidungen in die Entscheidungsfindung als solche, sondern diese Überlegungen müssten für den Adressaten auch erkenn- bar sein. Dazu bedürfe es entsprechender Ausführungen in der die Anmeldung zurückweisenden Entscheidung. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts enthalte keine derartige Begründung. Insoweit liege ein wesentli- 6 - 5 - cher Verfahrensfehler vor, so dass das Verfahren nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG zur vergleichenden Würdigung der Vorentscheidungen in materiell- rechtlicher Hinsicht und zur Nachholung der Begründung gemäß § 61 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zurückverwiesen werde. Bei der Aufklärung des Sachverhalts, insbesondere hinsichtlich der Existenz vergleichbarer Voreintragungen und Zu- rückweisungen einschließlich gerichtlicher Vorentscheidungen, habe die An- melderin mitzuwirken und ihren diesbezüglichen Sachvortrag entsprechend zu substantiieren. Dieser Mitwirkungspflicht sei die Anmelderin bisher noch nicht zur Gänze nachgekommen, so dass auch aus diesem Grund die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen sei. III. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Die angefochtene Entscheidung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand, soweit das Bundespatentgericht gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG von einer eigenen Sachentscheidung abge- sehen und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwie- sen hat. 7 1. Nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG kann das Beschwerdegericht die an- gefochtene Entscheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn das Verfahren vor dem Patent- und Markenamt an einem wesentlichen Mangel leidet. Von einem wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne von § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG kann - wie bei § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG, dem die Vorschrift nachgebildet ist (vgl. Begründung zu § 70 MarkenG, BlfPMZ Sonderheft 1994, S. 99; vgl. ferner § 538 Abs. 2 Nr. 1 ZPO, § 130 Abs. 2 Nr. 1 VwGO) - nur aus- gegangen werden, wenn ein so erheblicher Verfahrensverstoß gegeben ist, dass es an einer ordnungsgemäßen Grundlage für eine Sachentscheidung fehlt (vgl. BGH, Urteil vom 24. Oktober 1961 - I ZR 92/58, GRUR 1962, 86, 87 - Fischereifahrzeug, zur entsprechenden Anwendung von §§ 539, 540 ZPO a.F.; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheber- 8 - 6 - recht Medienrecht, 2. Aufl., § 70 MarkenG Rn. 20; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 70 Rn. 10; Knoll in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 70 Rn. 7; vgl. ferner zur Regelung in der ZPO: BGH, Urteil vom 26. September 2002 - VII ZR 422/00, NJW-RR 2003, 131 mwN; Musielak/Ball, ZPO, 7. Aufl., § 538 Rn. 9; Zöller/Heßler, ZPO, 28. Aufl., § 538 Rn. 11; zu § 79 PatG: Benkard/ Schäfers, PatG, 10. Aufl., § 79 Rn. 28; zu § 130 VwGO: Meyer-Ladewig/ Rudisile in Schoch/Schmidt-Aßmann/Pietzner, VwGO, 18. Aufl., § 130 Rn. 7). Ob ein wesentlicher Verfahrensfehler vorliegt, ist in Anlehnung an die ständige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur entsprechenden Regelung in der Zivilprozessordnung allein aufgrund des materiell-rechtlichen Standpunkts der Vorinstanz zu beurteilen, auch wenn dieser verfehlt ist oder das Beschwerdege- richt ihn für verfehlt erachtet (vgl. BGH, Urteil vom 12. Januar 1983 - IVa ZR 135/81, BGHZ 86, 218, 221; Urteil vom 13. Juli 2010 - VI ZR 254/09 Rn. 8, juris; Zöller/Heßler aaO § 538 Rn. 10, jeweils mwN). Ein wesentlicher Verfahrensmangel, der zum Fehlen einer ordnungsgemäßen Entscheidungs- grundlage führt, kann ferner nur angenommen werden, wenn er sich auf das Ergebnis der Entscheidung rechtlich ausgewirkt hat (vgl. BGH, Urteil vom 19. Oktober 1989 - I ZR 22/88, GRUR 1990, 68, 69 = WRP 1990, 274 - VOGUE-Ski; Urteil vom 9. Mai 1996 - VII ZR 259/94, NJW 1996, 2155 jeweils mwN, zu § 539 ZPO). 2. Entgegen der Auffassung des Beschwerdegerichts leidet das Verfah- ren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nicht an einem solchen Man- gel. Die Markenstelle war nicht gehalten, im Hinblick auf eingetragene ver- gleichbare Marken im Einzelnen Gründe für eine differenzierte Beurteilung an- zugeben oder darzulegen, dass es die Voreintragungen für rechtswidrig halte. 9 a) Maßgebliche Grundlage für die Entscheidung, ob die Eintragung des angemeldeten Zeichens als Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleis- 10 - 7 - tungen zu versagen ist, ist die Prüfung, ob eines der in § 8 Abs. 1 und 2 MarkenG genannten Eintragungshindernisse gegeben ist. Diese Prüfung darf nicht abstrakt erfolgen. Sie hat sich vielmehr auf die Eigenschaften der Marke zu beziehen, deren Eintragung begehrt wird, und hängt in jedem Einzelfall von besonderen, im Rahmen ganz bestimmter Umstände anwendbaren Kriterien ab, anhand deren ermittelt werden soll, ob das angemeldete Zeichen unter ei- nes der Eintragungshindernisse fällt (vgl. EuGH, GRUR 2009, 667 Rn. 14 f. - Bild digital u.a./Präsident DPMA). Etwaige Entscheidungen über ähnliche An- meldungen sind zwar, soweit sie bekannt sind, im Rahmen der Prüfung zu be- rücksichtigen, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht; sie sind je- doch keinesfalls bindend (EuGH aaO Rn. 17, 19). Denn für die Entscheidung, ob der Markenanmeldung ein Eintragungshindernis entgegensteht, kommt es allein darauf an, ob die tatbestandlichen Voraussetzungen eines der gesetzlich geregelten Schutzhindernisse gegeben sind. Der Umstand, dass identische oder ähnliche Zeichen als Marken eingetragen worden sind, ist demgegenüber nicht maßgebend (EuGH aaO Rn. 15, 18 f.). b) Von diesen Grundsätzen ist auch die Markenstelle in ihren Beschlüs- sen ausgegangen. Sie hat zu Recht die Prüfung, ob das angemeldete Zeichen für die einzelnen beanspruchten Waren und Dienstleistungen gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist, maßgeblich darauf ge- richtet, ob dem Zeichen insoweit jegliche Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift fehlt. Den Rechtsbegriff der Unterscheidungskraft hat die Markenstel- le rechtsfehlerfrei in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Gerichts- hofs der Europäischen Union und des Bundesgerichtshofs im Sinne der konkre- ten Eignung des Zeichens bestimmt, die Waren und Dienstleistungen, für die die Eintragung begehrt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stam- mend zu kennzeichnen und sie von denjenigen anderer Unternehmen zu unter- scheiden (vgl. EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010 - C-398/08 P, GRUR 2010, 11 - 8 - 228 Rn. 33 - Audi [Vorsprung durch Technik], mwN; BGH, Beschluss vom 19. November 2009 - I ZB 76/08, GRUR 2010, 637 Rn. 12 = WRP 2010, 888 - Farbe gelb). Zutreffend ist sie weiter davon ausgegangen, dass die Unter- scheidungskraft zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskrei- se zu beurteilen ist, wobei auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines durch- schnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrau- chers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH aaO Rn. 34 - Audi [Vorsprung durch Technik], mwN). Sodann hat sie die Wahr- nehmung der von den hier beanspruchten Waren und Dienstleistungen ange- sprochenen Verkehrskreise ermittelt und auf dieser Grundlage für die im Ein- zelnen angeführten Waren und Dienstleistungen die Voraussetzungen des Ein- tragungshindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bejaht. Dabei hat die Markenstelle ausgeführt, dass die von der Anmelderin angeführten Entschei- dungen und Voreintragungen zu keiner anderen rechtlichen Beurteilung führen könnten. c) Darin kann entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts kein wesentlicher Verfahrensfehler im Sinne von § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG gese- hen werden. Von dem für die Anwendung des § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG maß- geblichen (oben unter III 1 a.E.) materiell-rechtlichen Standpunkt der Marken- stelle kam es allein darauf an, dass nach ihrer Beurteilung die materiell- rechtlichen Voraussetzungen des Eintragungshindernisses des Fehlens jegli- cher Unterscheidungskraft hinsichtlich der von ihr im Einzelnen angeführten Waren und Dienstleistungen vorliegen. Bei dieser Beurteilung hat sie das Vor- bringen der Anmelderin zu ähnlichen Anmeldungen und Voreintragungen hin- reichend im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union berücksichtigt. Die Markenstelle musste, da sie die Voraussetzungen des Eintragungshindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bejaht hat, auf dieses 12 - 9 - Vorbringen auch deshalb nicht näher eingehen, weil zum einem (nicht begrün- deten) Eintragungen anderer Marken keine weiter gehenden Informationen im Hinblick auf die Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden kön- nen und zum anderen auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrund- satz nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden darf (EuGH aaO Rn. 18 - Bild digital, mwN). Das Bundespa- tentgericht hätte somit schon aus diesem Grunde nicht gemäß § 70 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG von einer eigenen Entscheidung absehen dürfen. IV. Auf die Rechtsbeschwerde ist der angefochtene Beschluss daher aufzuheben und die Sache an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG), das im Rahmen seiner eigenen umfassenden Prüfungsbefugnis (vgl. § 73 Abs. 1 MarkenG) die erforderlichen Feststellungen zum Vorliegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nachzu- holen hat. Sollte das Bundespatentgericht dabei zu dem Ergebnis gelangen, der Beurteilung der vorliegenden Anmeldung durch die Markenstelle liege eine rechtlich fehlerhafte Anwendung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zugrunde, sind 13 - 10 - in diesem Fall etwaige Voreintragungen gleichfalls ohne Bedeutung, weil dann schon die auf die konkrete Anmeldung beschränkte fehlerfreie Anwendung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zur Eintragung führt. Bornkamm Pokrant Büscher Bergmann Kirchhoff Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 10.06.2009 - 29 W(pat) 3/06 -