X ZR 17/07

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL Verkündet am: X ZR 17/07 20. Juli 2010 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand- lung vom 20. Juli 2010 durch den Vorsitzenden Richter Scharen, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Gröning und Dr. Grabinski für Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 10. Oktober 2006 verkündete Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten des Beklagten zurückgewiesen. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des deutschen Patents 42 35 038 (Streitpatents), das am 17. Oktober 1992 angemeldet und am 23. Februar 1995 erteilt wurde. Das Streitpatent betrifft eine Anlage zum Erwärmen von Brauch- wasser und zum Abtöten von Legionellen in dem Brauchwasser. Es umfasst 26 Patentansprüche. 1 Patentanspruch 1 lautet wie folgt:2 "Anlage zum Erwärmen von Brauchwasser und zum Abtöten von Legionellen in diesem Brauchwasser mit einer Kaltwasserzuleitung (18) zu einem ersten Wärmeüberträger (10) zum Vorwärmen des zugeführten Kaltwassers und zum Abkühlen des Brauchwassers, das über eine Brauchwasser-Abgangsleitung (9) aus einem auf Desinfektionstemperatur erhitzten Desinfektionswasser-Kreislauf (1) und über eine Brauchwasser-Verteilungsleitung (11) zu den Zapf- stellen (12) herangeführt wird, wobei der Desinfektionswasser- Kreislauf (1) aus einem Wasserwärmer (3), einer Ladepumpe (4), einem Brauchwasser-Speicher (7) und einem Puffer (6) besteht, der in Förderrichtung des Brauchwassers über die Brauchwasser- Abgangsleitung (9) mit dem ersten Wärmeüberträger (10) verbun- den ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Brauchwasser- Verteilungsleitung (11) zu den Zapfstellen (12), über eine Zirkulati- onsleitung (13), eine Zirkulationspumpe (14), eine Brauchwasser- Sammelleitung (15), über einen Rückflussverhinderer (16), einen Wassermengenbegrenzer (17), die Kaltwasserzuleitung (18) sowie - 4 - über eine Zugangsleitung (23) mit der Ladepumpe (4) über den Wassererwärmer (3) und dem Puffer (6) zu einem Gesamtkreislauf (1, 2) verbunden ist." Der Beklagte ist zudem Inhaber des europäischen Patents 0 594 020, welches die Priorität des Streitpatents in Anspruch nimmt, dessen Erteilungs- hinweis am 27. November 1996 veröffentlicht wurde und das Wirkung auch für die Bundesrepublik Deutschland hat. 3 Der Beklagte hat die Klägerin aus dem Streitpatent wegen Patentverlet- zung vor dem Landgericht Düsseldorf verklagt. Gegen dessen klageabweisen- des Urteil hat der Beklagte Berufung eingelegt, über die das Oberlandesgericht Düsseldorf noch nicht entschieden hat. 4 Die Klägerin hat das Streitpatent im Umfang des Patentanspruchs 1 mit einer Nichtigkeitsklage angegriffen. Zur Begründung hat sie vorgetragen, dass das Streitpatent zwar im Umfang des Patentanspruchs 1 nach Art. II § 8 IntPatÜbkG keine Wirkung mehr habe, weil der Schutzbereich des Anspruchs 1 vollständig in dem Schutzbereich des europäischen Patents 0 594 020 enthal- ten sei. Dieses Ende der Wirkung des Streitpatents lasse jedoch nicht ihr Rechtsschutzbedürfnis entfallen, weil sie wegen Verletzung des Streitpatents in Anspruch genommen worden sei. In der Sache hat die Klägerin geltend ge- macht, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, und sich dabei insbesondere auf die deutsche Offenlegungs- schrift 38 13 288 (Anlage K 16) gestützt. 5 Das Patentgericht hat das Streitpatent im Umfang des Patentanspruchs 1 für nichtig erklärt. Es hat die Klage auch im Hinblick auf das Rechtsschutzbe- 6 - 5 - dürfnis der Klägerin als zulässig angesehen und zur Begründetheit im Wesentli- chen ausgeführt, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 im Hinblick auf die deutsche Offenlegungsschrift 38 13 288 und das allgemeine Wissen und Können des Durchschnittsfachmanns am Tag der Anmeldung nicht auf erfinde- rischer Tätigkeit beruhe. Gegen diese Entscheidung wendet sich der Beklagte mit seiner Beru- fung. Er vertritt die Ansicht, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 des Streitpatents erfinderische Qualität habe. 7 Demgegenüber beantragt die Klägerin, die Berufung zurückzuweisen.8 Im Auftrag des Senats hat Prof. Dr.-Ing. W. aus H. ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung er- läutert und ergänzt hat. 9 Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung des Beklagten hat keinen Erfolg.10 I. Die Nichtigkeitsklage ist zulässig. Nach der Rechtsprechung des Se- nats bedarf es für die Nichtigkeitsklage gegen ein deutsches Patent auch dann keines besonderen Rechtsschutzbedürfnisses, wenn das Patent wegen des Doppelschutzverbots nach Art. II § 8 Abs. 1 IntPatÜbkG im Hinblick auf die be- standskräftige Erteilung eines europäischen Patents keine Wirkung mehr hat. Denn das Schutzrecht bleibt als solches auch nach Eintritt der Wirkungslosig- 11 - 6 - keit bestehen, so dass ein Interesse der Allgemeinheit am Widerruf eines recht- lich (weiter) bestehenden Patents nicht verneint werden kann, wenn es unge- rechtfertigt erteilt worden ist, jedenfalls wenn der Kläger aus dem Patent in An- spruch genommen wird (vgl. für das Nichtigkeitsverfahren: Sen.Urt. v. 12.11.2002 - X ZR 118/99, Schulte-Kartei PatG 81-85 Nr. 310; Urt. v. 8.9.2009 - X ZR 15/07; vgl. auch für das Einspruchsverfahren: Beschl. v. 30.10.2007 - X ZB 18/06, GRUR 2008, 279 Tz. 15 - Kornfeinung). Dafür spricht auch, dass die Frage, in welchem Umfang das europäische Patent i.S. von Art. II § 8 Abs. 1 IntPatÜbkG dieselbe Erfindung schützt wie das deutsche, erst das Ergebnis einer Sachprüfung ist, deren Beantwortung im Hinblick auf Ausführungen, wel- che die in den Patentansprüchen vorgeschlagenen Lösungsmerkmale nicht wortsinngemäß verwirklichen, nicht abstrakt, sondern nur im Verletzungsverfah- ren unter Berücksichtigung der konkreten Ausgestaltung dieser Ausführungen beurteilt werden kann (vgl. BPatG 44, 133, 135; Benkard/Scharen, PatG, 10. Aufl., § 14 PatG Rdn. 100 m.w.N.), so dass sich deren Beantwortung im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren verbietet. II. Das Streitpatent betrifft eine Anlage zum Erwärmen von Brauchwasser und zum Abtöten von Legionellen in diesem Brauchwasser 12 1. mit einer Kaltwasserzuleitung (18) zu einem ersten Wärme- überträger (10) zum Vorwärmen des zugeführten Kaltwassers und zum Abkühlen des Brauchwassers, 2. das über eine Brauchwasser-Abgangsleitung (9) aus einem auf Desinfektionstemperatur erhitzten Desinfektionswasser-Kreis- lauf (1), - 7 - 2.1 und über eine Brauchwasser-Verteilungsleitung (11) zu den Zapfstellen (12) herangeführt wird, 3. wobei der Desinfektionswasser-Kreislauf (1) 3.1 aus einem Wasserwärmer (3), 3.2 einer Ladepumpe (4), 3.3 einem Brauchwasser-Speicher (7) 3.4 und einem Puffer (6) besteht, 4. der in Förderrichtung des Brauchwassers über die Brauchwas- ser-Abgangsleitung (9) mit dem ersten Wärmeüberträger (10) verbunden ist. Derartige Anlagen sind insbesondere aus Figur 4 der deutschen Patent- schrift 38 40 516 bekannt, auf die in der Streitpatentschrift hingewiesen und die nachfolgend wiedergegeben wird: 13 - 8 - Die in Figur 4 gezeigte Anlage besteht aus einem Brauchwasser- Erwärmungskreislauf (2) und einem Brauchwasser-Verteilerkreis (3). In dem Brauchwasser-Erwärmungskreislauf wird das Kaltwasser über die Leitung (18) zu einem ersten Wärmeüberträger (10) geführt und dort vorgewärmt. Das vor- gewärmte Wasser wird in einen Desinfektionskreislauf weitergeleitet, der aus einer Ladepumpe (14), einem zusätzlichen Wärmeüberträger (32), einem Was- serwärmer (23), einem Puffer (29) und einem Brauchwasserspeicher (22) be- 14 - 9 - steht. Aus dem Desinfektionskreislauf wird das Heißwasser während eines Zapfvorgangs über die Leitung (28), den Wärmeüberträger (19), der das Was- ser wieder auf Gebrauchstemperatur abkühlt, und die Leitung (18/7) zum Brauchwasser-Verteilerkreis (3) mit den Zapfstellen (21) weitergeleitet. Wenngleich in derartigen Anlagen Legionellen abgetötet werden und ein energiewirtschaftlicher Betrieb ermöglicht wird, ist nach den weiteren Ausfüh- rungen in der Streitpatentschrift durch Untersuchungen festgestellt worden, dass sich Legionellen im Zirkulationswasser-Kreislauf, der vor allem aus der Brauchwasser-Verteilungsleitung zu den Zapfstellen, einer Zirkulationspumpe und einer Brauchwasser-Sammelleitung besteht, nicht vermeiden lassen. Die Ursache für die Bildung der Legionellen besteht den Untersuchungen zufolge trotz Beschickung des Zirkulationswasser-Kreislaufs mit bereits desinfiziertem Wasser im Wesentlichen darin, dass bei der Erstbefüllung der Anlage mit Kalt- wasser Legionellen in den Zirkulationswasser-Kreislauf eingeschleust werden, aus welchem sie sich insbesondere bei großen Anlagen, wie sie etwa in Kran- kenhäusern, Altenheimen, Hotels oder Kasernen vorhanden sind, mit den übli- chen Mitteln thermischer Desinfektion nicht mehr beseitigen lassen. 15 Das Streitpatent geht danach von dem Problem aus, eine Anlage zu schaffen, mit welcher bei weiterhin energiewirtschaftlichem Betrieb auch die in den Zirkulationswasser-Kreislauf gelangten Legionellen abgetötet oder zumin- dest erheblich reduziert werden können. 16 Das soll nach Patentanspruch 1 des Streitpatents durch eine Anlage er- reicht werden, bei welcher die einleitend genannten Merkmale mit folgenden weiteren Merkmalen kombiniert werden: 17 - 10 - 5. Die Brauchwasser-Verteilungsleitung (11) zu den Zapfstellen (12) ist 5.1 über eine Zirkulationsleitung (13), 5.2 eine Zirkulationspumpe (14), 5.3 eine Brauchwasser-Sammelleitung (15), 5.4 über einen Rückflussverhinderer (16), 5.5 einen Wassermengenbegrenzer (17), 5.6 die Kaltwasserzuleitung (18) 5.7 sowie über eine Zugangsleitung (23), 6. mit der Ladepumpe (4), 6.1 über den Wasserwärmer (3), 6.2 und dem Puffer (6) 6.3 zu einem Gesamtkreislauf (1, 2) verbunden. Die erfindungsgemäße Anlage zum Erwärmen von Brauchwasser und zum Abtöten von Legionellen in diesem Brauchwasser weist zunächst eine Kaltwasserleitung (18) zu einem ersten Wärmeüberträger (10) auf. Der Wärme- überträger (10) dient dem Vorwärmen des Kaltwassers und der Abkühlung des Brauchwassers, welches über eine Brauchwasser-Abgangsleitung (9) aus ei- nem auf Desinfektionstemperatur erhitzten Desinfektionswasser-Kreislauf (1) stammt (Merkmal 1.1), wie aus der nachfolgend wiedergegebenen Figur 1 des Streitpatents hervorgeht, welche die Lehre aus Patentanspruch 1 beispielhaft veranschaulicht: 18 - 11 - Der Desinfektionswasser-Kreislauf (1) besteht aus einem Wasserwärmer (3), einer Ladepumpe (4), einem Brauchwasser-Speicher (7) und einem Puffer (6) (Merkmalsgruppe 3). Die Ladepumpe ist vorgesehen, um das Wasser im Desinfektionswasser-Kreislauf (1) umzuwälzen. Mit dem Wasserwärmer (3) kann das im Desinfektionswasser-Kreislauf (1) umgewälzte Wasser auf eine Temperatur erhitzt werden, die eine thermische Desinfektion ermöglicht. Der Puffer (6) dient als Reaktionsort zur Durchführung der Legionellen-Desinfektion (Streitpatentschrift, Sp. 3, Z. 16 ff.). In dem Desinfektionswasser-Kreislauf (1) kann das Abtöten der Legionellen im zugeführten Brauchwasser mithin dadurch sichergestellt werden, dass der Wasserwärmer (3) das von der Ladepumpe (6) umgewälzte Wasser auf Desinfektionstemperatur erhitzt (Merkmal 2) und die 19 - 12 - Größe des Puffers (6) so ausgelegt ist, dass die erforderliche Reaktionszeit eingehalten wird. Beispielsweise erfordert nach den Angaben der Streitpatent- schrift eine Desinfektionstemperatur von 65° C eine Reaktionszeit von mindes- tens 15 Minuten und eine Desinfektionstemperatur von 70° C eine Reaktions- zeit von mindestens 4 Minuten (Streitpatentschrift, Sp. 3, Z. 65 ff.). Der Desinfektionskreislauf ist in Förderrichtung des Brauchwassers über die Brauchwasser-Abgangsleitung (9) mit dem ersten Wärmeüberträger (10) verbunden (Merkmal 4), so dass das auf Desinfektionstemperatur erhitzte, des- infizierte Brauchwasser auf Brauchtemperatur abgekühlt werden kann, während gleichzeitig das Kaltwasser vorgewärmt werden kann (Merkmal 1). Das derart auf Brauchwassertemperatur eingestellte Brauchwasser kann sodann über die Brauchwasser-Verteilungsleitung (11) zu den Zapfstellen herangeführt werden (Merkmal 2.1). 20 Die Verbindung der Brauchwasser-Verteilungsleitung (11) über eine Zir- kulationsleitung (13), eine Zirkulationspumpe (14), eine Brauchwasser- Sammelleitung (15), einen Rückflussverhinderer (16), einen Wassermengen- begrenzer (17), die Kaltwasserzuleitung (18) und eine Zugangsleitung (23) mit der Ladepumpe (4) über den Wasserwärmer (3) und den Puffer (6) zu einem Gesamtkreislauf (Merkmalsgruppen 5 und 6) ermöglicht es bei hinreichender Dauer der Zapfruhe, dass das im Gesamtkreislauf (1, 2) befindliche Brauch- wasser dem Wasserwärmer (3) durch die Ladepumpe (4) zur Erwärmung auf Desinfektionstemperatur zugeführt wird und im Puffer (6) solange verbleibt, dass die Reaktion erfolgen kann, die zur Abtötung von im Brauchwasser befind- lichen Legionellen erforderlich ist (vgl. Streitpatentschrift, Sp. 2, Z. 4 ff.). Zudem hat eine solche Anordnung den Vorteil, dass die zur Desinfektion erforderlichen 21 - 13 - hohen Temperaturen auf einen örtlich sehr begrenzten Bereich beschränkt werden können (Streitpatentschrift, Sp. 1, Z. 65 ff.). Der Desinfektionswasser-Kreislauf (1) der in Patentanspruch 1 geschütz- ten Anlage weist aus der maßgeblichen Sicht des Durchschnittsfachmanns, bei dem es sich um einen Diplom-Ingenieur (FH) der Fachrichtung Versorgungs- technik, Verfahrenstechnik oder Maschinenbau mit Erfahrung im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung, Schwerpunkt Heizungs- und Sanitärtechnik (vgl. Urteil des Patentgerichts, S. 13; Sachverständigengutachten, S. 4) handelt, nicht zwingend eine Verbindungsleitung (30) auf, die das Speichervolumen (7) mit der Ladepumpe (4) verbindet, so dass bei Zapfruhe die über die Förderleis- tung der Zirkulationspumpe (4) hinausgehende Förderleistung der Ladepumpe (4) das im Brauchwasser-Speicher (5) befindliche Speichervolumen (7) ansau- gen kann, mit der Folge, dass dieses wieder im Desinfektionswasser-Kreislauf (1) auf Desinfektionstemperatur erhitzt werden kann. Eine solche Ausgestaltung ist zwar in der oben wiedergegebenen Figur 1 des Streitpatents gezeigt und wird in der Beschreibung erläutert (Streitpatentschrift, Sp. 8, Z. 22 ff.). Dabei handelt es sich jedoch lediglich um eine "vorteilhafte Weiterbildung der Erfin- dung" (Streitpatentschrift, aaO), welche in der genannten Anordnung erst Ge- genstand des Patentanspruchs 3 ist, der seinerseits unter anderem auf Patent- anspruch 1 zurückverweist. Für die Lehre aus Patentanspruch 1 ergibt sich dar- aus, dass es zwar eine Verbindungsleitung zwischen dem Brauchwasser- Speicher bzw. dem Puffer und der Ladepumpe bzw. dem Wasserwärmer geben muss, weil es sich sonst nicht um einen Desinfektionswasser-"Kreislauf" han- deln würde, die Ausgestaltung der Verbindungsleitung ansonsten aber nicht weiter bestimmt ist. 22 - 14 - Der Beklagte hat in der mündlichen Verhandlung die Ansicht vertreten, den Merkmalen 2 und 5.6 im Rahmen der Gesamtlehre aus Patentanspruch 1 des Streitpatents sei zu entnehmen, dass bei Zapfruhe das von der Brauch- wasser-Verteilungsleitung über die Brauchwasser-Sammelleitung herangeführte Brauchwasser über die Kaltwasserleitung geleitet werde, damit es weiter zum ersten Wärmeüberträger gelangen könne. Dadurch stelle sich der positive Ef- fekt ein, dass das auf dem Weg durch die Brauchwasser-Verteilungsleitung bzw. die Brauchwasser-Sammelleitung teilweise erkaltete Wasser im ersten Wärmeüberträger das über die Brauchwasser-Abgangsleitung herangeführte, von dem Wasserwärmer auf Desinfektionstemperatur erhitzte Brauchwasser abkühlen könne und gleichzeitig vorgewärmt werde. 23 Der Auslegung des Beklagten kann nicht beigetreten werden. Die Merk- malsgruppen 5 und 6, insbesondere Merkmal 5.6, sehen allein vor, dass die Brauchwasser-Verteilungsleitung zu den Zapfstellen bzw. die Brauchwasser- Sammelleitung über die Kaltwasserzuleitung mit der Ladepumpe über den Wasserwärmer und den Puffer zu einem Gesamtkreislauf verbunden ist. Den Merkmalen ist hingegen nicht zu entnehmen, dass das Brauchwasser, welches bei Zapfruhe von den Zapfstellen über die Brauchwasser-Sammelleitung heran- geführt wird, weiter durch die Kaltwasserzuleitung zum ersten Wärmeüberträger strömen soll, damit es dort das über die Brauchwasser-Abgangsleitung dem Wärmüberträger zugeführte Brauchwasser abkühlen und sich gleichzeitig vor- wärmen kann. Auch aus Merkmal 1 ergibt sich für den Fachmann lediglich, dass die Kaltwasserzuleitung mit dem ersten Wärmeüberträger verbunden ist, damit - im Verbrauchsfall - zugeführtes Kaltwasser vorgewärmt und vom Puffer kommendes Brauchwasser auf Brauchtemperatur abgekühlt wird. Hingegen verhält sich das Merkmal nicht zum Zustand bei Zapfruhe, wenn kein Kaltwas- 24 - 15 - ser in den Gesamtkreislauf gelangt und ausschließlich Brauchwasser im Ge- samtkreislauf zirkuliert. Dieses Verständnis verfestigt sich, wenn Patentanspruch 8 und das in Figur 1 gezeigte Ausführungsbeispiel mit zur Auslegung herangezogen werden. Denn darin ist eine Anlage beschrieben bzw. wiedergegeben, bei der aufgrund der Anordnung eines Kaltwassermengen-Regelventils (20) in der Kaltwasserzu- leitung (18) das über die Brauchwasser-Sammelleitung (15) von den Zapfstellen (12) herangeführte Brauchwasser auch an dem Wärmeüberträger (10) vorbei zur Zugangsleitung weitergeleitet werden kann. Das ergibt sich daraus, dass das Kaltwassermengen-Regelventil (20) als Dreiwegeventil ausgebildet ist, des- sen erster Weg (20a) mit dem Zufluss der Kaltwasserleitung (18), dessen zwei- ter Weg (20b) über eine Zwischenleitung (21) mit dem ersten Wärmeüberträger (10) und aus diesem (10) heraus über eine Verbindungsleitung (22) wie der drit- te Weg (20c) mit der Zugangsleitung (23) zum Brauchwasser-Speicher (5) ver- bunden ist. Das von den Zapfstellen (12) über die Brauchwasser- Sammelleitung (15) herangeführte Brauchwasser muss also bei Zapfruhe nicht notwendigerweise über den ersten und den zweiten Weg (20a und 20b) geführt werden, sondern kann alternativ auch über den ersten und den dritten Weg (20a und 20c) an dem Wärmeüberträger (10) vorbei geleitet werden. Da sich Patentanspruch 8 u.a. auf Patentanspruch 1 zurückbezieht, bestätigt sich somit, dass Patentanspruch 1 nicht entnommen werden kann, dass bei Zapfruhe das über die Brauchwasser-Sammelleitung herangeführte Wasser durch die Kalt- wasserzuleitung strömt, damit es zu dem ersten Wärmeüberträger gelangen und dort zur Abkühlung des über die Brauchwasser-Abgangsleitung herange- führten Brauchwassers verwendet werden kann. 25 - 16 - Daran ändert auch der Umstand nichts, dass das in Figur 1 gezeigte Kaltwassermengen-Regelventil (20) von einem Temperaturfühler (24) regelbar ist, der in der Brauchwasser-Verteilungsleitung (11) zu den Zapfstellen (12) an- geordnet ist (Streitpatentschrift, Sp. 8, Z. 5 ff.). Denn zum einen ist ein solcher Temperaturfühler nicht mehr Gegenstand von Patentanspruch 8, sondern wird erst in Patentanspruch 9 beschrieben, so dass die vorstehende, sich auf Pa- tentanspruch 8 beziehende Argumentation davon unberührt bleibt. Zum ande- ren ist auch weder in Patentanspruch 9 noch in der Beschreibung des in Figur 1 gezeigten Ausführungsbeispiels beschrieben, dass das Kaltwasser-Regelventil (20) auch bei Zapfruhe über den Temperaturfühler (24) geregelt wird. 26 Auch sonst wird an keiner Stelle der Streitpatentschrift erwähnt oder in einer der zahlreichen Figuren gezeigt, dass die Kaltwasserzuleitung Bestandteil des Gesamtkreislaufs ist, damit bei Zapfruhe über die Brauchwasser-Sammel- leitung kommendes Brauchwasser im ersten Wärmeüberträger das über die Brauchwasser-Abgangsleitung herangeführte Brauchwasser abkühlen kann. Wie der gerichtliche Sachverständige in der mündlichen Verhandlung bestätigt hat, ergibt sich ein solches Verständnis schließlich nicht aus Überlegungen, die auf dem allgemeinen Wissen und Können des Fachmanns am Anmeldetag be- ruhen. 27 Im Ergebnis ist daher dem Patentgericht zuzustimmen, welches die Ver- bindung der Brauchwasser-Sammelleitung mit der Kaltwasserzuleitung als im Hinblick auf das der Erfindung zugrunde liegende Problem beliebige und dem- nach in das Ermessen des Fachmanns gestellte Maßnahme angesehen hat (vgl. Urt. v. 10.10.2006, Umdruck, S. 13), was im Übrigen von dem gerichtlichen Sachverständigen auch in seinem Gutachten ausgeführt (Gutachten, S. 25) und in seiner Anhörung bestätigt worden ist. 28 - 17 - Der Wassermengenbegrenzer (17), welcher Teil der Brauchwasser- Verteilungsleitung (11) zu den Zapfstellen (12) ist, dient der Steuerung der Zir- kulations-Wassermenge, die aus der Brauchwasser-Sammelleitung dem Desin- fektionswasserkreislauf zugeführt wird, so dass eine konstante Desinfektions- temperatur durch die Ladepumpe und den Wasserwärmer sichergestellt werden kann (vgl. Streitpatentschrift, Sp. 2, Z. 41 ff.). Der gleichfalls als Bestandteil der Brauchwasser-Verteilungsleitung (11) vorgesehene Rückflussverhinderer (16) soll im Gesamtkreislauf eine eindeutige Strömungsrichtung gewährleisten (Streitpatentschrift, Sp. 2, Z. 55 f.). 29 III. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents ist nicht pa- tentfähig (§ 1 Abs. 1 PatG). 30 1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist zwar neu (§ 3 PatG).31 Die deutsche Offenlegungsschrift 38 13 288 (Anlage K 16), aus dem die nachfolgend wiedergegebene Zeichnung stammt: 32 - 18 - offenbart gemäß Merkmal 1 eine Warmwasserbereitungsanlage, mit einer Kalt- wasserzuleitung (Kaltwasserzufluss 6) zu einem ersten Wärmeüberträger (zwei- ter Wärmetauscher 1) zum Vorwärmen des zugeführten Kaltwassers und zum Abkühlen des (über den Wassereinlass 10) zugeführten ("auf etwa 70° C er- wärmten") Brauchwassers (Anlage K 16, Sp. 2, Z. 18 ff.). Das Brauchwasser wird auch entsprechend den Merkmalen 2 und 2.1 über eine Brauchwasser- Abgangsleitung aus dem Verweilbehälter (4) und über eine Brauchwasser- Verteilungsleitung der Mischbatterie (5) zu den Zapfstellen herangeführt (vgl. Anlage K 16, Sp. 2, Z. 43 ff.). Der obere Bereich des Verweilbehälters (4) ist ein Puffer im Sinne des Merkmals 3.4. Denn in der Entgegenhaltung wird erläutert, dass das Speicher- volumen oberhalb des Thermostaten (15) so groß ist, dass auch bei einer ma- ximalen Warmwasser-Entnahme die Verweildauer des auf die bestimmte Tem- peratur erwärmten Warmwassers zum Abtöten der Legionellen gewährleistet ist (Anlage K 16, Sp. 4, Z. 29 ff.). Der Bereich oberhalb des Thermostaten (15) im Verweilbehälter (4) dient also als Reaktionsort zur Durchführung der Legionel- 33 - 19 - len-Desinfektion und erfüllt damit die Aufgabe des erfindungsgemäßen Puffers. Der Teil unterhalb des Thermostaten (15) dient demgegenüber als Brauchwas- serspeicher gemäß Merkmal 3.3. Schließlich weist die gezeigte Anlage, wie in den Merkmalen 3.1 und 3.2 vorgesehen, einen Wasserwärmer (erster Wärme- tauscher 2) auf, welcher das Wasser auf Desinfektionstemperatur (Anlage K 16, Sp. 2, Z. 28 ff.: "etwa 65° bis 70° C") erhitzt, und verfügt über eine Ladepumpe (Warmwasser-Ladepumpe 13). Der Wasserwärmer, die Ladepumpe, der Brauchwasserspeicher und der Puffer der offenbarten Anlage sind auch Bestandteile eines Desinfektions- Kreislaufes im Sinne der Lehre aus Patentanspruch 1 des Streitpatents. Denn das von dem ersten Wärmeüberträger (zweiter Wärmetauscher 1) vorgewärmte Kaltwasser und das über die Mischbatterie zirkulierende Brauchwasser werden über eine Zugangsleitung von der Ladepumpe (Wärme-Ladepumpe 13) zu- nächst zum Wasserwärmer (erster Wärmetauscher 2) gefördert, der das Was- ser auf Desinfektionstemperatur erhitzt. Anschließend wird das Wasser zum Puffer (oberer Bereich des Verweilbehälters 4) weitergeleitet, in dem es so lan- ge verweilt, dass die Desinfektionsreaktion zur Abtötung der Legionellen erfol- gen kann. 34 Damit ist ein Desinfektionskreislauf im Sinne der Lehre aus Patentan- spruch 1 des Streitpatents offenbart. Wie der gerichtliche Sachverständige bei seiner Anhörung erläutert hat, stellt sich die weitere Zirkulation des Wassers nach seiner Desinfektion im Puffer (oberer Bereich des Verweilbehälters 4) bei Wasser-Entnahme in einer Menge unterhalb der Förderkapazität der Ladepum- pe (Wärme-Ladepumpe 13) wie folgt dar: Ein Teil des desinfizierten Wassers wird über die Brauchwasser-Verteilungsleitung (12) der Mischbatterie bzw. den Zapfstellen zugeführt, während ein anderer Teil des desinfizierten Wassers 35 - 20 - - wie auch von dem Stromrichtungspfeil unterhalb des Verweilbehälters (4) in Figur 2 der Entgegenhaltung angedeutet wird - von der Ladepumpe (13) ange- sogen und von dieser zusammen mit dem über der Zugangsleitung herange- führten Wasser wieder zum Wasserwärmer (erster Wärmetauscher 2) gefördert wird. Damit ist ein erfindungsgemäßer Desinfektionswasser-Kreislauf offenbart, wie er gleichermaßen auch bei der in Figur 1 des Streitpatents gezeigten Anla- ge vorhanden ist, bei der sich der Strom des im Puffer (6) desinfizierten Brauch- wasser gleichfalls in zwei Teilströme unterteilen kann. Während der eine Teil- strom vom Puffer (6) zu den Zapfstellen weitergeführt wird, wird der zweite Teil- strom - wie auch in Figur 1 des Streitpatents von dem Stromrichtungspfeil bei der Verbindungsleitung (30) angezeigt wird - aus dem Brauchwasser-Speicher über die Verbindungsleitung (30) von der Ladepumpe (4) angesaugt und von dieser zusammen mit dem über die Zugangsleitung (23) angesaugten Wasser wieder dem Wasserwärmer (3) zugeführt. Dem steht nicht entgegen, dass nach den weiteren Erläuterungen des gerichtlichen Sachverständigen in einem Betriebszustand, in dem so viel Was- ser nachgefragt wird, dass es die Ladepumpe (13) in der Entgegenhaltung nicht mehr schafft, Wasser über die am unteren Teil des Verweilbehälters (4) ange- ordnete Verbindungsleitung anzusaugen (vgl. Anlage 4, der von dem Sachver- ständigen im Termin überreichten Anlagen), das über die Zugangsleitung her- angeführte Wasser sich in zwei Teilströme aufteilt und zwar in einen Teilstrom, der von der Ladepumpe (13) angesaugt wird, und einen zweiten Teilstrom, der - wie sich auch durch den Strömungsrichtungspfeil unterhalb des Verweilbehäl- ters (4) in Figur 2 der Entgegenhaltung andeutet - unmittelbar durch den Ver- weilbehälter (4) einschließlich des darin im oberen Bereich angeordneten Puf- fers gefördert wird. 36 - 21 - Die Möglichkeit, dass ein solcher Betriebszustand bei der Anlage aus der Entgegenhaltung entstehen kann, hindert die Offenbarung eines Desinfektions- kreislaufs im Sinne der Lehre aus Patentanspruch 1 des Streitpatents jedoch schon deshalb nicht, weil dies gleichermaßen auch bei der in Figur 1 des Streit- patents gezeigten Anlage eintreten kann. Denn, wie gleichfalls erläutert worden ist, spaltet sich auch bei dieser Anlage in der Streitpatentschrift ausdrücklich als "Ausführungsbeispiel nach der Erfindung" bezeichneten Anlage (Streitpatent- schrift, Sp. 6, Z. 20 ff.) der von der Zugangsleitung (23) kommende Wasser- strom in dem Falle, dass bei den Zapfstellen so viel Wasser nachgefragt wird, dass die Ladepumpe (4) kein Wasser mehr über die Verbindungsleitung (30) ansaugen kann, in einen ersten Teilstrom, der von der Ladepumpe (4) ange- saugt und zum Wasserwärmer (3) gefördert wird, und in einen zweiten Teil- strom, der - wie sich auch in Figur 1 des Streitpatents durch den Stromrich- tungspfeil bei der Verbindungsleitung (30) andeutet - unmittelbar durch den Brauchwasser-Speicher und dann zusammen mit dem vom Puffer (6) kommen- den Teilstrom über die Brauchwasser-Verteilungsleitung (11) weiter geführt wird. 37 In der Beschreibung des Streitpatents wird überdies an mehreren Stellen ausgeführt, dass die in Figur 1 des Streitpatents gezeigte Anlage - wie alle in der Streitpatentschrift beschriebenen Ausführungsbeispiele - einen erfindungs- gemäßen Desinfektionswasser-Kreislauf aufweisen, woraus sich für den Fach- mann ohne weiteres ergibt, dass auch die in Figur 2 der Entgegenhaltung of- fenbarte Anlage einen solchen aufweist. Schließlich hat auch der gerichtliche Sachverständige bei seiner Anhörung die Anordnungen in den Figuren 2 der Entgegenhaltung und 1 des Streitpatents als hinsichtlich des Vorhandenseins eines Desinfektionswasser-Kreislaufs identisch angesehen und insoweit seinen Vermerk "Fall 2: ohne Desinfektionskreislauf", der sich im Übrigen sowohl auf 38 - 22 - die ausschnittsweise gezeigte Figur 2 der Entgegenhaltung als auch auf die Figur 1 des Streitpatents bezogen hat, relativiert. Die Brauchwasser-Verteilungsleitung der in der Entgegenhaltung offen- barten Warmwasserbereitungsanlage ist weiterhin über eine Zirkulationsleitung (Leitung vor der Zirkulationspumpe 17), eine Zirkulationspumpe (17), eine Brauchwassersammelleitung (Leitung nach der Zirkulationspumpe 17) sowie eine Zugangsleitung mit der Ladepumpe (Warmwasser-Ladepumpe 13) über den Wasserwärmer (Wärmetauscher 2) und dem Puffer (oberer Bereich des Verweilbehälters 4) zu einem Gesamtkreislauf verbunden, wie in den Merkma- len 5 bis 5.3 und 5.7 bis 6.3 vorgesehen. Dem steht nicht entgegen, dass bei der Warmwasserbereitungsanlage hinter der Zirkulationspumpe (17) ein Mag- netventil (19) angeordnet ist, das von einem am Auslass der Mischbatterie (5) vorgesehenen Temperaturfühler gesteuert wird und sich nur dann öffnet, wenn die Warmwasser-Temperatur unter 45° C bis 50° C sinkt, so dass das Wasser auch nur unter dieser Voraussetzung über die Ladepumpe (Warmwasser- Ladepumpe 13), den Wasserwärmer (Wärmetauscher 2) und den Puffer (oberer Bereich des Verweilbehälters 4) in dem Gesamtkreislauf zirkulieren kann (vgl. Anlage K 16, Sp. 3, Z. 20 ff.). Denn, wie bereits das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat (Urteil, S. 12) und von dem gerichtlichen Sachverständigen be- stätigt wurde (Sachverständigengutachten, S. 25 f.), schließt die Lehre aus Pa- tentanspruch 1 des Streitpatents die Anordnung eines temperaturgeregelten Schaltventils nicht aus. Für einen solchen Ausschluss findet sich nicht nur im Wortlaut des Anspruchs kein Hinweis. Hinzu kommt, dass in dem in Figur 3 des Streitpatents gezeigten und in der Beschreibung sowie in Unteranspruch 11 erläuterten Ausführungsbeispiel in der Brauchwasser-Sammelleitung (15) in Strömungsrichtung ein Zirkulationswasser-Verteilventil (33) vorgesehen ist, das die Verbindung von der Zirkulationspumpe (14) zum ersten Wärmeüberträger 39 - 23 - (10) nur in Abhängigkeit von einer Zeitschaltuhr (36) oder der Desinfektions- temperatur im Desinfektionswasser-Kreislauf (1) ganz oder teilweise öffnet, so dass das Wasser ansonsten lediglich ganz oder teilweise über die erste By- pass-Leitung (34) in der Brauchwasser-Verteilungsleitung (11) zirkuliert (vgl. Streitpatentschrift, Sp. 9, Z. 4 ff.; Unteranspruch 11). Die in der deutschen Offenlegungsschrift 38 13 288 (Anlage K 16) be- schriebene Warmwasserbereitungsanlage weist allerdings weder einen Rückflussverhinderer noch einen Wassermengenbegrenzer nach den Merkma- len 5.4 und 5.5 auf. Außerdem ist die Kaltwasserzuleitung nicht Teil des Ge- samtzirkulationswasser-Kreislaufs, wie es in Merkmal 5.6 vorgesehen ist. 40 Die weiteren Entgegenhaltungen liegen weiter weg vom Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents, was von den Parteien in der mündlichen Verhandlung auch nicht mehr in Abrede gestellt worden ist, so dass sich eine Erörterung insoweit erübrigt. 41 2. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ergibt sich aber für den Fach- mann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik (§ 4 PatG). 42 Wie bereits das Patentgericht zutreffend dargelegt hat (Urteil, S. 13 ff.), von dem gerichtlichen Sachverständigen bestätigt (Sachverständigengutachten, S. 27) und von dem Beklagten nicht mehr in Zweifel gezogen worden ist, lag es für den Fachmann aufgrund seiner Kenntnisse und Erfahrungen als fachübliche Maßnahme nahe, in der Zirkulationsleitung der aus der deutschen Offenle- gungsschrift 38 13 288 bekannten Warmwasserbereitungsanlage einen Rückflussverhinderer zur eindeutigen Bestimmung der Strömungsrichtung und 43 - 24 - einen Wassermengenbegrenzer zur Sicherstellung einer konstanten Desinfekti- onstemperatur entsprechend der Merkmale 5.4 und 5.5 vorzusehen. Gleiches gilt für das Merkmal 5.6, wonach die Kaltwasserleitung Teil des Gesamtkreislaufs ist. Wie oben dargelegt, ist der Lehre aus Patentanspruch 1 des Streitpatents auch bei Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnun- gen nicht zu entnehmen, dass bei Zapfruhe das von der Brauchwasser- Verteilungsleitung über die Brauchwasser-Sammelleitung herangeführte Brauchwasser über die Kaltwasserzuleitung geführt wird, damit es zu dem ers- ten Wärmeüberträger gelangen und dort das von der Brauchwasser- Abgangsleitung herangeführte, auf Desinfektionstemperatur erhitzte Brauch- wasser abkühlen und sich gleichzeitig vorwärmen kann. Die Vorgabe, dass die Kaltwasserleitung Teil des Gesamtkreislaufes sein soll, stellt sich daher als für den Erfolg der erfindungsgemäßen Lehre unwesentliche und damit beliebige Maßnahme dar, die eine erfinderische Tätigkeit nicht zu begründen vermag. 44 - 25 - IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m. §§ 92, 97 ZPO. 45 Scharen Keukenschrijver Mühlens Gröning Grabinski Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 10.10.2006 - 1 Ni 11/05 -