X ZB 19/08

BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZB 19/08 vom 29. September 2009 in der Rechtsbeschwerdesache betreffend das Gebrauchsmuster 298 25 037 - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat durch den Vorsitzenden Richter Scharen und die Richter Asendorf, Gröning, Dr. Berger und Dr. Grabinski am 29. September 2009 beschlossen Die Beschwerde gegen den am 9. Januar 2008 verkündeten Beschluss des 5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespa- tentgerichts wird auf Kosten der Antragsgegnerin zurückgewiesen. Beschwerdewert: 50.000,-- € Gründe: I. Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des als Abzweigung der europäischen Pa- tentanmeldung P 98 94 3893.2 (EP 1 014 916) vom 18. August 1998 angemeldeten und am 29. April 2004 unter der Bezeichnung "Schaum-Hautcreme mit Harnstoff" mit 14 Schutzansprüchen eingetragenen Gebrauchsmusters 298 25 037 (Streitge- brauchsmuster), aus dem sie die Antragstellerin wegen Schutzrechtsverletzung in Anspruch nimmt. Der eingetragene Schutzanspruch 1 lautet: 1 - 3 - "1. Schaum-Hautcreme erhältlich durch - Herstellung einer Phase I durch Aufschmelzen bei 75°C einer Mi- schung enthaltend Fettsäuren, insbesondere C10 - C22 Fettsäuren, ggf. ungesättigte und/oder mehrfach ungesättigte Fettsäuren, Emulgatoren, Coemulgatoren, wie Triceteareth-4-phosphat, - gefolgt von einer dosierten Zugabe unter Rühren zu einer - auf 75°C temperierten Phase II, die aus einer wässrigen Mi- schung enthaltend Moisturiser, wie Propylenglykol und/oder mehrwertige Alkohole, insbesondere Glycerin, Emulgatoren, wie Alkyl-Sarcosinate, sowie Hautpflegeadditive, wie Allantoin, - unter Zusatz von Harnstoff erhalten wird, - wobei eine homogene Vermischung der Phasen I und II einzustel- len ist und die dosierte Zugabe bei einer Temperatur von 75°C er- folgt, - nach Zugabe die Temperatur für eine Zeit zwischen 5 und 20 Mi- nuten bei 75°C gehalten wird, wonach - die Temperatur der so erhaltenen Mischung unter ständigem Rüh- ren auf eine Temperatur zwischen 30 und 40°C heruntergefahren wird, - und Abfüllung der erhaltenen Mischung in Darreichungsformen unter Zugabe eines Treibgases." Bezüglich der weiteren Schutzansprüche wird auf das Gebrauchsmuster ver- wiesen. 2 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat das Streitgebrauchsmuster teilwei- se gelöscht und in der Fassung des hilfsweise geltend gemachten Schutzan- spruchs IX aufrechterhalten. Das Bundespatentgericht hat nach Umstellung der 3 - 4 - Schutzansprüche auf Verwendungsansprüche das Streitgebrauchsmuster insgesamt gelöscht. Wegen des Wortlauts der neuen Schutzansprüche nach dem Haupt- und nach den Hilfsanträgen der Antragsgegnerin wird auf den angefochtenen Beschluss verwiesen. Gegen den Löschungsbeschluss richtet sich die nicht zugelassene Rechtsbe- schwerde der Antragsgegnerin, der die Antragstellerin entgegengetreten ist. 4 II. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, weil mit ihr eine Verletzung des An- spruchs auf rechtliches Gehör (§ 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG) und eine Verletzung des gesetzlichen Begründungszwangs (Art. 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG) geltend gemacht wer- den. In der Sache bleibt die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg, weil die geltend ge- machten Rechtsbeschwerdegründe nicht vorliegen. 5 1. a) Das Patentgericht hat das Streitgebrauchsmuster gelöscht, weil die Ge- genstände nach den Schutzansprüchen sowohl nach dem Haupt- als auch nach den Hilfsanträgen nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhten. Es hat zur Begründung ausgeführt, aus der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung 0 598 412 A 2 (Anlage E 1) sei ein Hautschutzmittel bekannt, das bis auf den Zusatz von Harnstoff die vom Streitgebrauchsmuster beanspruchten Bestandteile und Dosen enthalte. Die Anregung, einer solchen Zusammensetzung Harnstoff zuzusetzen, um eine Schaum- Hautcreme bereitzustellen, die sich gleichzeitig zur Linderung dermatologischer Fehl- funktionen eigne, erhalte der Fachmann aus der deutschen Auslegeschrift 19 11 144 (Anlage E 6). Aus ihr seien Öl-in-Wasser-Emulsionen in Form von Schaumaerosolen bekannt, die Harnstoff enthielten, dessen Zusatz aufgrund seines glättenden, wohl- tuenden und heilenden Effekts bei leichten infektiösen Läsionen in Cremes als Zu- satz zur Hautbehandlung empfohlen werde. Entgegen der Auffassung der Antrags- gegnerin lasse sich u.a. aus dem Gutachten des Prof. Dr. D. (Anlage 10), dem- 6 - 5 - zufolge der Fachmann Harnstoff einer Schaum-Hautcreme wegen seiner emulsions- brechenden Eigenschaften nicht zusetzen werde, nichts Gegenteiliges herleiten, da aus der beim Österreichischen Patentamt unter dem Aktenzeichen E 52 185 E ge- führten Patentschrift (Anlage E 33) die Verträglichkeit von Harnstoff in milden Reini- gungsschäumen bekannt sei. b) Die Rechtsbeschwerde räumt ein, dass das Patentgericht den Vortrag nebst den dazu vorgelegten Unterlagen, wonach Harnstoff-Schäume schwierig her- zustellen seien, da Harnstoff ein typischer "Strukturbrecher" sei, der der Schaumbil- dung entgegenwirke, zur Kenntnis genommen und erwogen hat. Gleichwohl rügt sie eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör, weil das Patentgericht den auf die vorgelegten Gutachten und Untersuchungen gestützten Vortrag der Antragsgeg- nerin, der Fachmann würde einer Schaum-Hautcreme Harnstoff wegen seiner emul- sionsbrechenden Eigenschaften nicht zusetzen, deshalb als widerlegt angesehen habe, weil aus der Entgegenhaltung E 33 die Verträglichkeit von Harnstoff in milden Reinigungsschäumen oder Emulsionsschäumen bekannt sei. Sie macht dazu gel- tend, das Patentgericht habe ihren Vortrag nicht zur Kenntnis genommen und erwo- gen, dass Hautpflegemittel und Hautreinigungsmittel unterschiedliche Produkte sei- en, wobei Hautreinigungsmittel in Anwesenheit strukturbrechender Substanzen leich- ter einen Schaum bilden könnten als die im Streitgebrauchsmuster geschützten Schaum-Hautcremes, die nur einen untergeordneten Gehalt an oberflächenaktiven Stoffen aufwiesen. Hinzu komme, dass die reinigungsaktiven Tenside der Reini- gungsschäume zu den oberflächenaktiven Substanzen zählten, die immer im Ver- dacht stünden, Hautreizungen hervorzurufen, und dass freie Fettsäuren wichtige Komponenten des erfindungsgemäßen Schaums seien. 7 c) Die Rügen greifen nicht durch.8 - 6 - 9 Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist verletzt, wenn im Einzelfall deutlich wird, dass Vorbringen der Partei überhaupt nicht zur Kenntnis genommen oder doch bei der Entscheidung nicht erwogen worden ist (BVerfGE 65, 293, 295; 86, 133, 145 f.; Sen.Beschl. v. 11.9.2007 - X ZB 15/06 Tz. 17, GRUR 2007, 997 - Wellnessge- rät, st. Rspr.). Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass das Gericht Parteivorbrin- gen zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen hat. Das gilt auch dann, wenn das Gericht sich in den Gründen seiner Entscheidung hiermit nicht ausdrück- lich beschäftigt hat. Erst dann, wenn das Gericht auf den wesentlichen Kern des Tat- sachenvortrags einer Partei zu einer Frage, die für das Verfahren von besonderer Bedeutung ist, nicht eingeht, kann dies auf die Nichtberücksichtigung des Vortrags schließen lassen, es sei denn, er ist nicht nach dem sich aus den sonstigen Darle- gungen ergebenden Rechtsstandpunkt des Gerichts unerheblich oder offensichtlich unsubstantiiert (vgl. BVerfGE 86, 133, 146; Sen.Beschl. v. 11.9.2007, aaO). Danach hat das Patentgericht den Anspruch der Antragsgegnerin auf rechtli- ches Gehör nicht verletzt. Wie auch die Rechtsbeschwerde nicht verkennt, hat das Patentgericht die vorgelegten Gutachten und Untersuchungen zur Kenntnis genom- men und gewürdigt. Es hat insbesondere zur Kenntnis genommen und bestätigt, dass die Entgegenhaltung Anlage E 33 Reinigungsschäume betrifft. Dass Patentge- richt ist lediglich den Schlussfolgerungen der Antragsgegnerin nicht gefolgt und hat es als nahegelegt angesehen, Harnstoff nicht nur Reinigungsschäumen, sondern auch Hautpflegeschäumen zuzusetzen, da die Zugabe von Harnstoff zu Pflegemit- teln aus der Entgegenhaltung der Anlage E 6 bekannt war. Damit hat das Patentge- richt den Kern des Vorbringens der Antragsgegnerin zur Kenntnis genommen. In der Sache wenden sich die Rügen der Rechtsbeschwerde daher gegen die inhaltliche Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung, die im Verfahren der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde jedoch nicht zur Überprüfung gestellt werden kann (Sen.Beschl. v. 16.9.2008 - X ZB 28/07 Tz. 10, GRUR 2009, 90 - Beschichten eines Substrats). 10 - 7 - 2. a) Entgegen dem Vorbringen der Rechtsbeschwerde leidet der angefochte- ne Beschluss auch nicht an einem Begründungsmangel. 11 Der gesetzliche Begründungszwang dient ebenfalls nicht der Richtigkeitskon- trolle von Beschwerdeentscheidungen des Patentgerichts; er soll ausschließlich si- cherstellen, dass das Patentgericht der Verpflichtung nachkommt, seine Entschei- dung zu begründen. Für die unterlegene Partei muss aus den schriftlichen Gründen der Entscheidung ersichtlich sein, welche rechtlichen oder tatsächlichen Gesichts- punkte nach Auffassung des Patentgerichts die getroffene Entscheidung tragen sol- len (BGHZ 39, 333, 337, 346 f. - Warmpressen; Sen.Beschl. v. 27.6.2007 - X ZB 6/05, GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II). Hingegen rechtfertigen eine sachlich fehlerhafte oder unvollständige Begründung die zulas- sungsfreie Rechtsbeschwerde nicht (Sen.Beschl. v. 27.6.2007 - Informationsüber- mittlungsverfahren II). 12 b) Die Rechtsbeschwerde sieht einen Begründungsmangel in dem Umstand, dass zu dem Hilfsantrag X in dem angefochtenen Beschluss lediglich ausgeführt sei, die im Schutzanspruch 1 des Hilfsantrags X genannten (zwanzig) medizinischen In- dikationen fielen "im Wesentlichen" unter die Angaben in den Entgegenhaltungen der Anlagen E 1 und E 6. Dies sei eine inhaltsleere Floskel und lasse nicht erkennen, warum der Patentanspruch für diese, nämlich jede einzelne, Indikation nicht auf ei- nem erfinderischen Schritt beruhen sollen. 13 c) Mit diesem Vorbringen legt die Rechtsbeschwerde einen Begründungs- mangel nicht dar. Die Rechtsbeschwerde übersieht, dass der angefochtene Be- schluss in dem von der Rechtsbeschwerde zitierten Zusammenhang auf diejenigen Stellen in den genannten Entgegenhaltungen verweist, aus denen das Patentgericht 14 - 8 - die Hinweise abgeleitet hat, die nach seiner Auffassung dem Fachmann den Weg in Richtung aller fraglichen Indikationen gewiesen haben (Beschl. S. 19, 1. Abs. a.E.). Ob der Offenbarungsgehalt der von dem angefochtenen Beschluss in Bezug ge- nommenen Stellen den vom Patentgericht gezogenen Schluss trägt, dass mit diesen Hinweisen in den genannten Schriften jede einzelne in Anspruch genommene Indika- tion nahegelegt ist, obwohl die beanspruchten Indikationen nur "im Wesentlichen" in den benannten Entgegenhaltungen aufgeführt sein sollen, ist eine Frage der inhaltli- chen Richtigkeit der Begründung des angefochtenen Beschlusses, die, wie die Be- schwerdeerwiderung zutreffend geltend macht, mit der zulassungsfreien Rechtsbe- schwerde nicht zur Überprüfung gestellt werden kann (Sen.Beschl. v. 27.6.2007 - X ZB 6/05, GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II). 3. Die Rechtsbeschwerde macht auch ohne Erfolg geltend, das Patentgericht habe die Antragsgegnerin in ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, indem der angefochtene Beschluss nach der Sitzungspause verkündet worden sei, ohne dass ihr zuvor Gelegenheit gegeben worden sei, über ihre Hilfsanträge zu sprechen. 15 Das Protokoll der mündlichen Verhandlung weist aus, dass die Parteien Gele- genheit hatten, die Anträge zu stellen, was auch geschah, und dass die Beratung und die Verkündung des angefochtenen Beschlusses erfolgten, nachdem der Sach- und Streitstand mit den Parteien erörtert und die mündliche Verhandlung geschlos- sen worden war (GA Bd. I, 187, 188). Demzufolge bestand für die Antragsgegnerin Gelegenheit, auch ihre Hilfsanträge vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung zu erläutern. 16 - 9 - 17 III. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 PatG). Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 PatG. Scharen Asendorf Gröning Berger Grabinski Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 09.01.2008 - 5 W(pat) 416/06 -