X ZR 27/04

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 27/04 Verkündet am: 11. September 2007 Potsch Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR : ja Stahlblech EPÜ Art. 56; PatG § 4 a) Zur Auslegung eines auf Stahlbleche verschiedener Härtekategorien gerich- teten Sachanspruchs. b) Die Anwendung eines bekannten Verfahrens zur Herstellung eines Erzeug- nisses (hier: eines Stahlblechs bestimmter Härtekategorie) auf ein gleichar- tiges Erzeugnis (hier: ein Stahlblech anderer Härte) ist nahegelegt, wenn aus fachmännischer Sicht Veranlassung besteht, das Verfahren hierfür zu erproben und die Verfahrensparameter dabei mit begründeter Erfolgsaus- sicht auf das gewünschte Ergebnis abzustimmen. BGH, Urt. v. 11. September 2007 - X ZR 27/04 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand- lung vom 11. September 2007 durch den Richter Scharen, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck, Asendorf und Gröning für Recht erkannt: Die Berufung gegen das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 27. November 2003 wird auf Kos- ten der Beklagten zurückgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: 1 Die Beklagte ist Inhaberin des am 11. Juli 1986 unter Inanspruchnahme einer niederländischen Priorität vom 29. Juli 1985 angemeldeten, mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten und während des Berufungsver- fahrens durch Ablauf der gesetzlichen Schutzdauer erloschenen europäischen Patents 216 399 (Streitpatents). Das Streitpatent betrifft ein Stahlblech und ein Verfahren zu seiner Herstellung. Die Patentansprüche 1 bis 5 lauten: - 3 - "1. Steel sheet manufactured from Al-killed continuous cast car- bon-manganese steel and having a hardness in one of the hardness categories T61, T65 and T70 of European Standard 145-78 characterized in that a) the steel of the sheet contains 0.03 to 0.10 % by weight C and 0.15 to 0.60 % by weight Mn, and b) the steel of the sheet contains an amount of uncombined dissolved nitrogen (Nfree) which for the respective hardness categories is given by the following table: Hardness category Nfree (ppm) T61 T65 T70 ≥ 5 ≥ 15 ≥ 25 the steel optionally further containing up to 0.065 wt% acid- soluble Al, and the balance being apart from impurities, iron. 2. Steel sheet according to claim 1 which contains ≥ 0.065 % by weight acid-soluble AI and 0.004 to 0.010 % N. 3. Steel sheet according to claim 1 or claim 2 wherein the yield strength of the steel of the sheet is given, for the respective hardness categories, by the following table: Hardness category Yield strength (N/mm2) T61 T65 T70 400±50 450±50 500±50 4. Steel sheet manufactured from AI-killed continuous cast car- bon-manganese steel and having a hardness in the range 57 to 73 HR30T characterized in that a) the steel of the sheet contains 0.03 to 0.10 % by weight C and 0.15 to 0.50 % by weight Mn, and b) the steel of the sheet an amount Z in ppm of dissolved un- combined nitrogen given by Z ≥ 2.5 x (H-55) - 4 - where H is the hardness of the sheet (HR30T), the steel option- ally further containing up to 0.065 wt% acid-soluble Al, and the balance being, apart from impurities, iron. 5. Steel sheet manufactured from Al-killed continuous cast car- bon-manganese steel and having a hardness in the range 57 to 73 HR30Tcharacterized in that a) the steel of the sheet contains 0.03 to 0.10 % by weight C and 0.15 to 0.50 % by weight Mn, and b) the steel of the sheet has a yield strength Y (N/mm2) in the range 350 to 550 and contains an amount Z in ppm of dis- solved uncombined nitrogen given by Z ≥ 0.2 x (Y-325), the steel optionally further containing up to 0.065 wt% acid- soluble Al, and the balance being, apart from impurities, iron." 2 Die Klägerin, die von der Beklagten aus dem Streitpatent in Anspruch genommen wird, begehrt die Nichtigerklärung des Streitpatents im Umfang sei- ner (Sach-)Ansprüche 1 bis 5 wegen fehlender Patentfähigkeit. Das Bundespatentgericht hat antragsgemäß erkannt.3 4 Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie den Kla- geabweisungsantrag weiterverfolgt und hilfsweise das Streitpatent in folgenden Fassungen der angegriffenen Patentansprüche verteidigt: 5 Hilfsantrag 1: "1. Stahlblech, das aus Al-beruhigtem, kontinuierlich gegossenem Kohlenstoff-Mangan-Stahl hergestellt wurde und eine Härte in der Härtekategorie T70 des Europäischen Standards 145-78 hat, dadurch gekennzeichnet, dass - 5 - a) der Stahl des Blechs 0,03 bis 0,10 Gew.-% C und 0,15 bis 0,50 Gew.-% Mn enthält, b) der Stahl des Blechs eine Menge an ungebundenem gelös- ten Stickstoff (Nfrei) enthält, die für die Härtekategorie T70 ≥ 25 ppm ist, der Stahl gegebenenfalls weiters bis zu 0,65 Gew.-% säurelösli- ches Al enthält, der Rest, abgesehen von Verunreinigungen, Ei- sen ist. 2. Stahlblech nach Anspruch 1, das ≤ 0,065 Gew.-% säurelösliches Al und 0,004 bis 0,010 % N enthält. 3. Stahlblech nach Anspruch 1 oder 2, bei dem die Streckgrenze (N/mm2) des Stahls des Blechs für die Härtekategorie T70 500±50 ist. 4. Stahlblech, das aus Al-beruhigtem, kontinuierlich gegossenem Kohlenstoff-Mangan-Stahl hergestellt ist und eine Härte im Be- reich von 68 bis 73 HR30T hat, dadurch gekennzeichnet, dass a) der Stahl des Blechs 0,03 bis 0,10 Gew.-% C und 0,15 bis 0,50 Gew.-% Mn enthält und b) der Stahl des Blechs eine Menge Z (in ppm) an gelöstem ungebundenen Stickstoff enthält, die gegeben ist durch Z ≥ 2,5 x (H-55), wobei H die Härte des Blechs (HR30T) ist, der Stahl gegebenenfalls weiteres bis zu 0,065 Gew.-% säure- lösliches Al enthält und der Rest, abgesehen von Verunreinigun- gen, Eisen ist. 5. Stahlblech, das aus Al-beruhigtem, kontinuierlich gegossenem Kohlenstoff-Mangan-Stahl hergestellt ist und eine Härte im Be- reich 68 bis 73 HR30T hat, dadurch gekennzeichnet, dass - 6 - a) der Stahl des Blechs 0,03 bis 0,10 Gew.-% C und 0,15 bis 0,50 Gew.-% Mn enthält und b) der Stahl des Blechs seine Streckgrenze Y (N/mm2) im Be- reich von 450 bis 550 hat und eine Menge Z (in ppm) an ge- löstem ungebundenen Stickstoff enthält, die durch Z ≥ 0,2 x (Y-325) gegeben ist, der Stahl gegebenenfalls weiteres bis zu 0,065 Gew.-% säure- lösliches Al enthält und der Rest, abgesehen von Verunreinigun- gen, Eisen ist." 6 Hilfsantrag 2a: "1. Stahlblech, das aus Al-beruhigtem, kontinuierlich gegossenem Kohlenstoff-Mangan-Stahl hergestellt wurde und eine Härte in der Härtekategorie T70 des Europäischen Standards 145-78 hat, dadurch gekennzeichnet, dass a) der Stahl des Blechs 0,03 bis 0,10 Gew.-% C und 0,15 bis 0,08 % Probleme in Gestalt ei- nes "Rutschens" zwischen Walze und Band (S. 10 Z. 11-15), weshalb zur Errei- chung der Härtestufe T5 Stickstoff als Ersatz für eine Erhöhung des Kohlen- stoffanteils über diesen Wert hinaus empfohlen wird (S. 10 Z. 16-20). Da ein zu hoher Gesamt-N-Gehalt gleichfalls für problematisch gehalten wird (S. 10 Z. 32- 36), sei dazu ein bestimmter Gehalt an freiem Stickstoff erforderlich: Bei gleich- bleibendem Gesamt-N sei, so die Offenlegungsschrift, das Weißblech umso härter, je geringer der AlN-Niederschlag ist (S. 11 Z. 1-5). Von Bedeutung seien auch die Warmwalz-Wickeltemperatur und die Temperatur der Durchlaufglü- hung; mit zunehmender Temperatur schlage sich mehr AlN nieder (S. 11 Z. 6- 30). Für die Härtestufe T5 wird eine Differenz zwischen Gesamt-N und N in AlN von 20-60 ppm, eine Warmwalz-Wickeltemperatur von 500-580° C und eine Durchlaufglühtemperatur ≥ der Rekristallisationstemperatur und < 650° C ange- geben (S. 11 Z. 33 - S. 12 Z. 8). Der angegebene Nfrei-Bereich von 20-60 ppm wird noch näher dahin erläutert, dass es bei weniger als 20 ppm wenig Misch- 24 - 16 - kristall-N gebe, so dass die Härte abnehme und die Zielstufe T5 nicht erreicht werden könne; bei einem Wert über 60 ppm und einer größeren Menge Misch- kristall-N werde hingegen die Härte zu hoch und überschreite die Stufe T5 (S. 13 Z. 35 - S. 14 Z. 2). Bei der Darstellung des Ausführungsbeispiels wird schließlich noch erwähnt, dass nach dem Glühen ein Kaltnachwalzen mit einer Zieldickenreduzierung von 1,5 ± 0,2 % erfolgt und schließlich die Verzinnung mit Hilfe einer elektrolytischen Halogen-Verzinnungsstrecke erfolgt sei (S. 16 unten). Insgesamt wurden Weißblechhärten (HR30T) von 64-67 erzielt (S. 16 Tabelle 3). 25 Zur Herstellung eines Stahlblechs mit sämtlichen Merkmalen des Patent- anspruchs 1 in der Fassung des ersten Hilfsantrags war es hiernach lediglich erforderlich, bei der Herstellung eines Stahlblechs der Härtekategorie T70 einen geeignet hohen Gehalt an freiem Stickstoff anzustreben und die Verfahrenspa- rameter geeignet einzustellen, insbesondere gegebenenfalls das Maß der Di- ckenreduktion beim Nachwalzen zu steigern. Zu beidem gab die Gesamtoffen- barung der japanischen Offenlegungsschrift unmittelbar Veranlassung. Denn sie gibt ausdrücklich an, dass ein höheren Gehalt an freiem Stickstoff zu einer Überschreitung der Härtestufe T5 (T65) führe. Das Maß der Dickenreduktion beim Nachwalzen gibt sie für das Verfahren zur Herstellung eines Blech der Kategorie T4 (T61) mit 0,8 % ± 0,2 % an (S. 15 Z. 4-6). Der demgegenüber hö- here Bereich bei dem T65-Blech von bis zu 1,7 % führte unmittelbar zu der Er- wägung, bei einem T70-Blech gegebenenfalls noch etwas höher zu gehen. 26 Zwar mögen wegen des geschilderten "Rutschproblems" aus fachmänni- scher Sicht Bedenken gegen eine Erhöhung des Gesamt-N-Gehalts über 150 ppm hinaus bestanden haben. Der Fachmann mag sogar bestrebt gewesen sein, den Gesamt-N-Gehalt nach Möglichkeit noch niedriger zu halten, da, wie der gerichtliche Sachverständige erläutert hat, zur Vermeidung von Problemen - 17 - beim Stranggießen (Fehlern in der Oberfläche) eine Obergrenze von etwa 100 ppm sinnvoll erscheinen mochte. Angesichts der für T65-Bleche angegebenen Gesamt-N-Werte zwischen 43 und 135 ppm bestand jedoch Veranlassung zu erproben, ob bei entsprechender Verfahrensführung ein Blech der Zielhärte T70 erreichbar war, ohne mit dem Gesamtgehalt an Stickstoff in einen kritischen Bereich zu gelangen. Dass die Entgegenhaltung selbst T70-Bleche nicht in den Blick nimmt, ist unerheblich. Es genügt, dass der Fachmann, von dem ein sol- ches Blech verlangt wurde, hinreichenden Grund hatte, die in der Entgegenhal- tung offenbarte mittels freien Stickstoffs erreichte Festigkeitssteigerung durch Alterung mit einer begrenzten Anzahl von Versuchen und begründeter Erfolgs- erwartung auch bei der Herstellung eines Blechs zu erproben, das eine noch etwas höhere Härte haben sollte, und hierzu gegebenenfalls den Gesamtstick- stoffgehalt, aber auch die Verfahrensführung beim Warmwalzen, Glühen und Nachwalzen so anzupassen und zu variieren, dass die gewünschte Härtekate- gorie erreicht werden konnte (vgl. zu naheliegenden Versuchen BGHZ 170, 215 Tz. 31 - Carvedilol II; Sen.Urt. v. 11.4.2006 - X ZR 175/01, GRUR 2006, 666 Tz. 56 - Stretchfolienhaube; v. 3.5.2006 - X ZR 24/03, GRUR 2006, 930 Tz. 30 - Mikrotom; ferner TBK-EPA, ABl. 1996, 309, 328 - Triazole/AGREVO; US Supreme Court v. 30.4.2007 - KSR International Co. v. Teleflex Inc. et al.). 27 IV. Schließlich gilt auch für den Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung der Hilfsanträge 2 a und 2 b nichts anderes. 28 1. Hilfsantrag 2 a unterscheidet sich vom Gegenstand des ersten Hilfsantrags durch ein zusätzliches Merkmal 1 c, nach welchem das Stahlblech eine Streckgrenze von 500±50 N/mm2 hat, durch die Reduzierung des Man- gangehalts in Merkmal 2 b auf < 0,28 Gewichtsprozent, durch eine Angabe des (Gesamt-)Stickstoffgehalts mit mindestens 0,004 Gewichtsprozent und ferner - 18 - durch die Hinzufügung eines Merkmals 3, nach dem das Stahlblech bei der Herstellung a) nachgewalzt wird und b) nach dem Nachwalzen einer thermischen Nachbehandlung unterzogen worden ist, bei der im Stahl durch das Nach- walzen gebildete freie Versetzungen durch den ungebun- denen Stickstoff fixiert werden. 29 Die etwas anders formulierte Angabe des Aluminiumanteils entspricht sachlich Merkmal 2 d. 30 Die Angabe der Streckgrenze (Merkmal 1 c) trägt, wie bereits das Bun- despatentgericht zutreffend ausgeführt hat, lediglich dem Umstand Rechnung, dass den Härtekategorien bestimmte Streckgrenzenbereiche entsprechen. Dementsprechend wird in dem von der Beklagten vorgelegten Privatgutachten hierzu lediglich ausgeführt, dass die Vorgabe eines Mindestwertes für die Streckgrenze für eine Bewertung und Einstufung der Qualität korrekter und ein- deutiger sei. Auch der gerichtliche Sachverständige hat die Streckgrenze als physikalisch besser definiert bezeichnet. Eine solche Konkretisierung oder Prä- zisierung der Härtekategorie bleibt jedoch für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ohne Bedeutung, weil sie nur das "Anforderungsprofil" für das erfin- dungsgemäße Stahlblech genauer formuliert, ohne dem Fachmann eine weitere Angabe zu liefern, wie er dieses erfüllen kann. 31 Die Reduzierung des Mangangehalts (Merkmal 2 b) war hingegen eine dem Fachmann ohne weiteres mögliche Auswahlentscheidung. Die japanische Offenlegungsschrift weist darauf hin, dass die Härte von Schwarzblech mit zu- nehmendem Kohlenstoff, Mangan, Silizium, Phosphor, Aluminium und Stickstoff zunehme. An anderer Stelle heißt es, dass es genüge, wenn die folgenden - 19 - "normalen" Bestandteile für kohlenstoffarmen, aluminiumberuhigten Stahl ver- wendet würden, wobei der "normale" Mangangehalt mit ≤ 0,6 Gewichtsprozent angegeben wird. Daher konnte der in den Beispielen angegebene Mangange- halt gegebenenfalls - etwa aus Kostengründen, die auch die Beklagte für einen geringeren Mangangehalt angegeben hat - auch unterschritten werden, wenn genügend andere Härtebildner verwendet wurden. Der Stickstoffgehalt (Merk- mal 2 c) liegt auch in den Beispielen der Tabelle 3 der japanischen Offenle- gungsschrift zwischen 0,0043 und 0,0135 Gewichtsprozent. 32 In der Schrift ist, wie bereits erwähnt, auch eine elektrolytische Verzin- nung nach dem Nachwalzen (Merkmal 3 a) beschrieben. Das stellt eine thermi- sche Nachbehandlung im Sinne des Merkmals 3 b dar, denn die Streitpatent- schrift erläutert, dass die thermische Nachbehandlung mit irgendeiner anderen geeigneten thermischen Behandlung des nachgewalzten Stahls wie z.B. einer bereits für andere Zwecke bekannten thermischen Behandlung "kombiniert" werden könne. In diesem Zusammenhang nennt die Beschreibung ausdrücklich eine elektrolytische Verzinnung (sowie eine Einbrennlackierung) und bemerkt, dass die in diesen beiden Ausführungsformen angewendeten, aus dem Schmelzen der Zinnschicht bzw. dem Einbrennen der Lackschicht bestehenden thermischen Nachbehandlungen offenbar ausreichend seien, um die Sättigung der freien Versetzungen mit freiem Stickstoff zu erreichen (S. 4 Z. 33-42). Dass der in Merkmal 3 c angegebene Wirkungsmechanismus in der japanischen Of- fenlegungsschrift nicht beschrieben ist, ist unerheblich. Es genügt, dass er sich bei der zu anderen Zwecken vorgenommenen thermischen Nachbehandlung zwangsläufig einstellt. 2. Hilfsantrag 2 b unterscheidet sich von Antrag 2 a nur durch eine zusätzliche Obergrenze für den Gesamtstickstoff, die mit 0,01 Gewichtsprozent 33 - 20 - angegeben wird. Sie lag für den Fachmann, wie bereits ausgeführt, schon zur Vermeidung von Problemen beim Stranggießen nahe. V. Die Unteransprüche 2 und 3, die Konkretisierungen des Aluminium- und Stickstoffgehalts sowie Angaben zur Streckgrenze enthalten, sind im Zusammenhang mit Hilfsantrag 2, in den sie aufgenommen worden sind, bereits erörtert worden und können, wie das Bundespatentgericht zutref- fend ausgeführt hat, die erfinderische Tätigkeit nicht begründen. 34 35 Nichts anderes gilt für die Patentansprüche 4 und 5, auch in der Fassung des ersten Hilfsantrags, sowie Patentanspruch 2 in der Fassung der Hilfsanträ- ge 2 a und 2 b, die die erfindungsgemäße Lehre lediglich in anderer Form (oh- ne Bezugnahme auf den europäischen Standard) darstellen. Auf die Entschei- dungsgründe zu I 7 des Urteils des Bundespatentgerichts, gegen das die Be- klagte insoweit nichts erinnert, wird verwiesen. - 21 - VI. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG i.V.m. § 97 ZPO. 36 Scharen Mühlens Meier-Beck Asendorf Gröning Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 27.11.2003 - 2 Ni 20/02 (EU) -