I ZB 9/04

BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 9/04 Verkündet am: 17. November 2005 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Rechtsbeschwerdesache betreffend die Marke Nr. 1 034 262 Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Scherkopf MarkenG § 162 Abs. 2; WZG §§ 1, 4 Abs. 3 Bei der Prüfung, ob eine vor dem 1. Januar 1995 eingetragene Marke auf einen nach diesem Zeitpunkt gestellten Antrag wegen Schutzunfähigkeit zu löschen ist, ist davon auszugehen, dass der Abbildung einer Ware oder von Teilen einer Ware, die sich auf die Wiedergabe von technisch bedingten Gestaltungsmerk- malen beschränkt, die das Wesen der Ware ausmachen, nach dem Warenzei- chengesetz der Schutz als Warenzeichen grundsätzlich zu versagen war, weil sie zur kennzeichenmäßigen Unterscheidung gegenüber gleichartigen Erzeug- nissen anderer Hersteller ungeeignet ist und derartige Merkmale im Allgemein- interesse freizuhalten sind. Dieses Schutzhindernis konnte daher auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden. BGH, Beschl. v. 17. November 2005 - I ZB 9/04 - Bundespatentgericht - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand- lung vom 17. November 2005 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin wird der am 15. April 2004 an Verkündungs statt zugestellte Beschluss des 28. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts aufgehoben. Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt. - 3 - Gründe: 1 I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 8. Juni 1982 die Bildmarke Nr. 1 034 262 für die Waren "Rasierapparate; Einzelteile der genannten Waren, soweit in Klasse 8 enthalten" aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen. 2 Die Antragstellerin hat am 6. Dezember 2000 nach § 50 Abs. 1 MarkenG die Löschung der Marke beantragt. Sie hat geltend gemacht, der Marke fehle als bloßer Wiedergabe des Kopfs eines elektrischen Rasierapparats nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG die Markenfähigkeit. Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag widersprochen.3 Die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Löschungsantrag zurückgewiesen. Die Beschwerde der Antragstellerin ist ohne Erfolg geblieben. 4 - 4 - 5 Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Antragstellerin ihr Löschungsbegehren weiter. Die Markeninhaberin beantragt, die Rechtsbe- schwerde zurückzuweisen. 6 II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Voraussetzungen für eine Schutzentziehung nach § 50 Abs. 1, § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG lägen nicht vor. Zur Begründung hat es ausgeführt: Nach § 162 Abs. 2 MarkenG müsse für die Löschung von vor dem 1. Januar 1995 eingetragenen Altmarken die Schutzunfähigkeit nach altem und neuem Recht vorliegen. Die Voraussetzungen für die Markenfähigkeit im Wa- renzeichengesetz, unter dessen Geltung die Marke eingetragen worden sei, und im Markengesetz wichen insoweit voneinander ab, als der Ausschluss- grund des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im Warenzeichengesetz keine direkte An- wendung gehabt habe und nicht als Fall der Zeichenfähigkeit, sondern lediglich der konkreten Unterscheidungskraft geregelt gewesen sei. Dieses Eintragungs- hindernis habe aber ohne weiteres im Wege der Verkehrsdurchsetzung im Zeitpunkt der Eintragung überwunden werden können, wie es vorliegend der Fall gewesen sei. Eine andere nunmehr an § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG orientierte rechtliche Betrachtungsweise sei im Nachhinein nicht mehr möglich, da zumin- dest insoweit die Zehn-Jahres-Ausschlussfrist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG eingreife. Andere Einwände gegen die Markenfähigkeit im Zeitpunkt der Eintra- gung seien nicht geltend gemacht und auch nicht ersichtlich, so dass bereits nicht davon ausgegangen werden könne, dass die Eintragung nach den Be- stimmungen des Warenzeichengesetzes zu Unrecht erfolgt sei. Eine Prüfung, ob die angegriffene Marke den tatbestandlichen Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterfalle, sei damit nicht mehr erforderlich. 7 - 5 - III. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Die bislang vom Bun- despatentgericht getroffenen Feststellungen tragen seine Auffassung, von einer Schutzunfähigkeit der Marke nach den Bestimmungen des Warenzeichenge- setzes könne nicht ausgegangen werden, nicht. 8 9 1. Der Antrag auf Löschung der vor dem 1. Januar 1995 eingetragenen Streitmarke gemäß § 50 Abs. 1, § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist nach dem 1. Januar 1995 gestellt worden. Gemäß § 162 Abs. 2 Satz 2 i.V. mit Satz 1 MarkenG ist daher, wovon das Bundespatentgericht zutreffend ausgegangen ist, die Eintragung der Streitmarke zu löschen, wenn sie sowohl nach den bis zum 1. Januar 1995 geltenden Vorschriften des Warenzeichengesetzes als auch nach den Vorschriften des Markengesetzes nicht schutzfähig ist. 2. Das Bundespatentgericht hat eine Schutzunfähigkeit der Streitmarke nach den bis zum 1. Januar 1995 geltenden Vorschriften des Warenzeichenge- setzes verneint. Dem kann aus Rechtsgründen nicht gefolgt werden. 10 a) Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass der von der Antrag- stellerin geltend gemachte Löschungsgrund nach § 50 Abs. 1, § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, die angegriffene Marke bestehe ausschließlich aus der bildlichen Darstellung eines Produktteils - nämlich eines Scherkopfansatzes mit drei rotie- renden Scherköpfen, der zur Erreichung der technischen Wirkung erforderlich sei - nach der unter der Geltung des Warenzeichengesetzes gegebenen Rechtslage nicht die Frage der Zeichenschutzfähigkeit an sich betreffe. Viel- mehr habe es sich um eine Frage der Unterscheidungskraft i.S. von § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG gehandelt, so dass gemäß § 4 Abs. 3 WZG die Eintragung zuzulas- sen gewesen sei, wenn sich das Zeichen - wie die Streitmarke - im Verkehr als Kennzeichen der Waren des Anmelders durchgesetzt gehabt habe. Wie die Rechtsbeschwerde zu Recht geltend macht, geben diese Ausführungen des 11 - 6 - Bundespatentgerichts die Rechtslage nach dem Warenzeichengesetz nicht zu- treffend wieder. 12 b) Unter der Geltung des Warenzeichengesetzes war vielmehr ein Wa- renzeichen- oder Ausstattungsschutz an Merkmalen, die das Wesen einer Wa- re bestimmen, grundsätzlich ausgeschlossen. Der Kennzeichenschutz war nach der Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Bundesgerichtshofs in diesen Fällen zu versagen, weil derartige Merkmale nicht geeignet sind, die betreffende Ware von gleichen Erzeugnissen anderer Hersteller zu unterschei- den, und weil die Anerkennung eines Warenzeichenschutzes an solchen das Wesen der Ware bestimmenden Merkmalen einem Alleinherstellungsrecht an der Ware gleichkäme und sich damit als Sperre gegen den Vertrieb gleicher oder gleichartiger Waren durch andere auswirkte, was mit dem begrenzten Zweck eines Warenkennzeichnungsmittels unvereinbar wäre (zum Warenzei- chen vgl. RGZ 115, 235, 239 - Bandmaster; BGH, Urt. v. 8.5.1959 - I ZR 16/58, GRUR 1959, 423, 424 - Fußballstiefel; Urt. v. 21.1.1977 - I ZR 49/75, GRUR 1977, 602, 606 - Trockenrasierer; zum Ausstattungsschutz gemäß § 25 WZG vgl. BGHZ 5, 1, 6 f. - Hummel; 11, 129, 132 - Zählkassette; 35, 341, 345 - Bunt- streifensatin; BGH, Urt. v. 19.3.1971 - I ZR 102/69, GRUR 1972, 122, 123 - Schablonen). Dieses Schutzhindernis bestand auch bei Abbildungen der Ware oder von Warenteilen (vgl. BGH GRUR 1977, 602, 606 - Trockenrasierer). Den Gestaltungsmitteln der Ware, die deren Wesen ausmachen, und deren Abbil- dung fehlte der Zeichencharakter i.S. von § 1 WZG, so dass eine Eintragung auch nicht wegen Verkehrsdurchsetzung gemäß § 4 Abs. 3 WZG erfolgen konnte (vgl. Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl., § 4 WZG Rdn. 42; Busse/Starck, Warenzeichengesetz, 6. Aufl. 1990, § 4 Rdn. 20; zum fehlenden Zeichencharakter der Darstellung einer im Verkehr durchgesetzten Verpackung einer Ware vgl. BGHZ 41, 187, 191 - Palmolive). Auch ein Ausstat- tungsschutz gemäß § 25 WZG war bei solchen Merkmalen, selbst wenn sie - 7 - Verkehrsgeltung erlangt hatten, grundsätzlich ausgeschlossen (vgl. BGH, Urt. v. 6.11.1963 - Ib ZR 37/62, GRUR 1964, 621, 623 - Klemmbausteine I; vgl. fer- ner v. Gamm, Warenzeichengesetz, § 25 Rdn. 5 f. m.w.N.). Zu den Elementen, die das Wesen der Ware selbst ausmachen und für die Warenkennzeichen- schutz - auch bei Verkehrsdurchsetzung - grundsätzlich zu versagen war, wur- den solche Merkmale gezählt, die der Ware ihre charakteristische Eigenart ver- leihen, insbesondere durch den mit ihr verfolgten Zweck technisch bedingt sind (BGH GRUR 1977, 602, 606 - Trockenrasierer; BGHZ 35, 341, 345 - Bunt- streifensatin). Andere Elemente des äußeren Gesamtbilds der Ware konnten Gegenstand des Warenzeichen- oder Ausstattungsschutzes sein, also etwa Verzierungen (vgl. BGH, Beschl. v. 20.9.1984 - I ZB 9/83, GRUR 1985, 383, 384 - BMW-Niere; Baumbach/Hefermehl aaO) oder Merkmale, die zwar techni- sche Zwecke erfüllen, ohne aber allein durch sie bedingt zu sein (vgl. BGHZ 11, 129, 132 - Zählkassette). c) Die Antragstellerin hat unter Darlegung im Einzelnen und unter Vorla- ge eines Sachverständigengutachtens geltend gemacht, es handele sich so- wohl bei den einzelnen Merkmalen als auch bei der Gesamtkonfiguration des abgebildeten Gegenstands der angegriffenen Marke um Gestaltungsmerkmale, die ausschließlich rein funktional oder technisch bedingt seien. Die als Bildmar- ke eingetragene Gestaltung mache das Wesen der hiervon erfassten Ware selbst aus und könne auch nicht willkürlich gewählt werden. Da das Bundespa- tentgericht keine Feststellungen dazu getroffen hat, ob und in welchem Umfang die Produktteile, die die Streitmarke abbildet, technisch bedingt sind, ist dieses Vorbringen der Antragstellerin für die rechtliche Beurteilung in der Rechtsbe- schwerdeinstanz zugrunde zu legen. Danach ist davon auszugehen, dass der Streitmarke wegen Fehlens der Zeichenfähigkeit i.S. von § 1 WZG die Eintra- gung zu versagen war und dieses Eintragungshindernis auch nicht durch Ver- kehrsdurchsetzung überwunden werden konnte. Entgegen der Auffassung des 13 - 8 - Bundespatentgerichts kann somit auf der Grundlage der bisherigen Feststel- lungen die Schutzfähigkeit der Streitmarke nach den Vorschriften des Waren- zeichengesetzes nicht bejaht werden. 14 3. Die angefochtene Entscheidung stellt sich auch nicht aus anderen Gründen als richtig dar. Sollte die Streitmarke nach den Vorschriften des Wa- renzeichengesetzes schutzunfähig gewesen sein, weil es ihr schon an der Zei- chenfähigkeit i.S. von § 1 WZG fehlte, dann kann sich die Markeninhaberin ins- besondere nicht auf einen Bestands- oder Vertrauensschutz berufen. Nach § 10 Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 WZG war ein Zeichen, dessen Eintragung hätte ver- sagt werden müssen, zu löschen, wenn ein Dritter die Löschung formgerecht beantragt hatte (vgl. BGHZ 42, 151, 161 f. - Rippenstreckmetall II). Der Lö- schungsantrag war weder an eine Frist gebunden noch konnte ihm grundsätz- lich mit dem Einwand des Vertrauens auf den rechtlichen Bestand der Ent- scheidung über die Eintragung begegnet werden (BGHZ 42, 151, 162 - Rippen- streckmetall II). Bei dem im vorliegenden Fall in Betracht kommenden Eintra- gungshindernis der Zeichenunfähigkeit kann auch nicht ausnahmsweise ein Bestands- oder Vertrauensschutz aus Treu und Glauben (§ 242 BGB) gewährt werden (vgl. dazu BGHZ 42, 151, 162 f. - Rippenstreckmetall II; Baumbach/ Hefermehl aaO § 10 Rdn. 7). Denn dieses Schutzhindernis beruht auf dem All- gemeininteresse an der Freihaltung der das Wesen der Ware ausmachenden Gestaltungselemente, das einem etwaigen Vertrauens- oder Bestandsschutz des Zeicheninhabers vorgeht. Aus diesem Grunde können auch sonstige auf Verfristung oder Verwirkung gestützte Einwände dem Löschungsbegehren nicht entgegengehalten werden. Ebenso scheidet eine (entsprechende) Anwendung der Zehn-Jahres-Frist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG aus. Bestandsschutz besteht nach dieser Vorschrift nur bei den in § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 MarkenG genannten Eintragungshindernissen, dagegen nicht im Falle des Schutzhinder- nisses des § 3 Abs. 2 MarkenG, dem das nach § 1 WZG gegebene Eintra- - 9 - gungshindernis der Zeichenunfähigkeit wegen technischer Bedingtheit der ab- gebildeten Gestaltungsmerkmale der Sache nach entspricht. Die Frage, ob § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG überhaupt auf Altmarken anwendbar ist, kann daher offen bleiben. 15 IV. Danach war die angefochtene Entscheidung auf die Rechtsbe- schwerde aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Ent- scheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG). Ullmann Bornkamm Büscher Schaffert Bergmann Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 15.04.2004 - 28 W (pat) 2/02 -