BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 171/00 Verkündet am: 13. Juli 2004 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk : ja BGHZ : nein BGHR : ja Duschabtrennung PatG § 81 Ein Insolvenzverwalter, der einen vom späteren Gemeinschuldner anhängig gemachten Nichtigkeitsprozeß aufnimmt, hat für die Nichtigerklärung des Streitpatents kein Rechtsschutzbedürfnis, wenn das Streitpatent abgelaufen ist, gegen den Gemeinschuldner geltend gemachte Schadensersatz-, Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche nicht fristgemäß beim Insolvenzverwalter angemeldet worden sind und der Nichtigkeitsbeklagte die verbindliche Erklä- rung abgibt, derartige Ansprüche gegenüber der Insolvenzmasse nicht geltend zu machen. BGH, Urt. v. 13. Juli 2004 - X ZR 171/00 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver- handlung vom 13. Juli 2004 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, die Richter Scharen und Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und den Richter Asendorf für Recht erkannt: Auf die Berufung der Beklagten wird das am 3. August 2000 ver- kündete Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespa- tentgerichts abgeändert: Die Klage wird als unzulässig abgewiesen. Der Kläger trägt die Kosten des Rechtsstreits. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 25. Juli 1983 angemel- deten deutschen Patents 33 26 790 (Streitpatents), für das die innere Priorität der deutschen Gebrauchsmusteranmeldung 82 22 388 vom 7. August 1982 in Anspruch genommen worden ist und das eine Duschabtrennung betrifft. Aus diesem Patent hat die Beklagte die L. GmbH & Co. KG wegen Patentverletzung in Anspruch genommen, die daraufhin die vorliegende Nichtigkeitsklage gegen das Streitpatent erhoben hat. Mit Urteil vom 3. August 2000 hat das Bundespatentgericht das Streitpa- tent für nichtig erklärt. Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten. Während des Berufungsverfahrens ist am 4. Juni 2002 über das Vermö- gen der L. GmbH & Co. KG das Insolvenzverfahren er- öffnet und der jetzige Kläger zum Insolvenzverwalter bestellt worden. Er hat das Verfahren aufgenommen. Am 25. Juli 2003 ist das Streitpatent abgelaufen. Im Senatstermin vom 13. Juli 2004 haben beide Parteien übereinstim- mend erklärt, daß die Beklagte Schadensersatzansprüche wegen Verletzung des Streitpatents nicht gemäß §§ 28, 174 InsO beim Kläger als Insolvenzver- walter über das Vermögen der Gemeinschuldnerin angemeldet hat. Weiter hat die Beklagte erklärt, daß sie verbindlich auf Schadensersatzansprüche sowie Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche gegenüber der Insolvenzmasse verzichte. - 4 - Die Beklagte hat daraufhin beantragt, das am 3. August 2000 verkündete Urteil des 3. Senats (Nichtig- keitssenats) des Bundespatentgerichts abzuändern und die Klage abzuweisen. Hilfsweise hat sie das Streitpatent in mehreren eingeschränkten Fas- sungen verteidigt. Der Kläger hat zu der Erklärung der Beklagten im Senatstermin keine Erklärung abgegeben und beantragt, die Berufung zurückzuweisen. Er verteidigt das angefochtene Urteil. Entscheidungsgründe: I. Die Berufung der Beklagten hat Erfolg und führt zur Abweisung der Klage als unzulässig. Die Klage ist, nachdem über das Vermögen der Nichtig- keitsklägerin das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist, der Kläger als Insol- venzverwalter über das Vermögen der vormaligen Nichtigkeitsklägerin das Ver- fahren aufgenommen hat, das Streitpatent abgelaufen ist und die Nichtigkeits- - 5 - beklagte erklärt hat, auf Schadensersatz-, Auskunfts- und Rechnungslegungs- ansprüche gegen die Insolvenzmasse zu verzichten, im Laufe des Berufungs- verfahrens unzulässig geworden. 1. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs entfällt mit dem Ablauf eines Patents das öffentliche Interesse an dessen Nichtigerklärung. Deshalb wird eine auf Nichtigerklärung des Streitpatents gerichtete Klage ge- mäß § 81 PatG nach Ablauf der Schutzfrist unzulässig, sofern nicht dem Kläger ein eigenes, ein Rechtsschutzbedürfnis begründendes schutzwürdiges Interes- se an der rückwirkenden Vernichtung des Streitpatents zur Seite steht (vgl. Sen.Urt. v. 3.5.1977 - X ZR 56/74, Liedl, Nichtigkeitsklagen 1975/77, 337 ff., 339 m.w.N. - Dauerhaftmagnete). Allerdings ist in der Rechtsprechung des Se- nats auch anerkannt, daß der wegen Patentverletzung in Anspruch genomme- ne Nichtigkeitskläger ein Rechtsschutzbedürfnis an der rückwirkenden Nichtig- erklärung eines Streitpatents haben kann, wenn dessen Schutzfrist abgelaufen ist, wenn er zum Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung über die Nichtigkeitsklage aus dem Schutzrecht in Anspruch genommen wird (BGH, Urt. v. 29.9.1964 - Ia ZR 285/63, GRUR 1964, 231, 233 - Zierfalten; Sen.Urt. v. 6.7.1993 - X ZR 118/90). 2. Der Grundsatz, daß eine anhängige Verletzungsklage ein Rechts- schutzbedürfnis an der rückwirkenden Nichtigerklärung des Streitpatents be- gründet, gilt jedoch nicht ausnahmslos. So fehlt es an ihm, wenn das Streitpa- tent nach Erlaß eines Nichtigkeitsurteils durch Verzicht erloschen ist und der Nichtigkeitsbeklagte verbindlich erklärt, daß er sich gegenüber den Ansprüchen des Nichtigkeitsklägers aus Verwarnungen nicht auf die ursprüngliche Wirk- - 6 - samkeit des Streitpatents berufen werde (BGH, Urt. v. 29.9.1964 - Ia ZR 285/63, aaO; vgl. auch Sen.Urt. v. 3.5.1977 - X ZR 56/74, aaO). Ver- zichtet der Nichtigkeitsbeklagte bei einer solchen Sachlage verbindlich auf alle Ansprüche aus dem Streitpatent gegenüber dem Nichtigkeitskläger, entfällt damit dessen Rechtsschutzbedürfnis. Nachdem das Insolvenzverfahren über das Vermögen der ursprüngli- chen Nichtigkeitsklägerin eröffnet worden ist, die Beklagte Schadensersatzan- sprüche wegen Patentverletzung bislang nicht gemäß § 28 InsO beim Insol- venzverwalter angemeldet und weiter erklärt hat, auf derartige Ansprüche ge- genüber der Insolvenzmasse zu verzichten, besteht kein Rechtsschutzbedürf- nis des nunmehrigen Klägers für die Nichtigerklärung des Streitpatents mehr. Der Kläger tritt hier allein in seiner Funktion als Insolvenzverwalter auf und al- lein aus dieser kann er ein Rechtsschutzbedürfnis für die nachträgliche Nichtig- erklärung des Streitpatents herleiten. Infolge des Verzichts der Nichtigkeitsbe- klagten, die gegenüber der jetzigen Gemeinschuldnerin erhobenen Ansprüche gegenüber der Insolvenzmasse geltend zu machen, wird mit der Aufnahme des Nichtigkeitsprozesses kein der Abwehr von Belastungen für die Masse dienli- cher Anspruch mehr verfolgt. Zwar erscheint es nicht ausgeschlossen, daß in Fällen, in denen Schadensersatzforderungen wegen Patentverletzung nicht fristgemäß nach §§ 28, 174 InsO beim Insolvenzverwalter angemeldet worden sind, diese gemäß § 177 InsO nachträglich angemeldet werden können und daher ein Rechtsschutzbedürfnis des Insolvenzverwalters an der rückwirken- den Nichtigerklärung des Streitpatents bestehen kann, solange nicht abschlie- ßend klargestellt ist, daß die Insolvenzmasse von derartigen Ansprüchen nicht betroffen ist. Zu solchen Belastungen kann es jedoch nicht mehr kommen, - 7 - wenn der Schutzrechtsinhaber gegenüber der Insolvenzmasse auf solche An- sprüche verbindlich und wirksam verzichtet; eine Annahme eines solchen Ver- zichts stellt zugleich eine gegenüber der Nichtigkeitsklage einfachere und billi- gere Alternative der Wahrung der Rechte der Beteiligten dar. Deren Vorliegen schließt das Rechtsschutzbedürfnis für die Verfolgung der Nichtigkeitsklage nach Ablauf der Schutzdauer aus, da andere, ein solches Bedürfnis begrün- dende Umstände weder dargelegt noch sonst ersichtlich sind. Ein Insolvenz- verwalter, der einen vom späteren Gemeinschuldner anhängig gemachten Nichtigkeitsprozeß aufnimmt, hat für die Nichtigerklärung des Streitpatents da- her dann kein die Zulässigkeit der Klage begründendes Rechtsschutzbedürfnis, wenn das Streitpatent abgelaufen ist, gegen die Gemeinschuldnerin geltend gemachte Schadensersatz-, Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche nicht fristgemäß beim Insolvenzverwalter angemeldet worden sind und der Nichtig- keitsbeklagte die verbindliche Erklärung abgibt, derartige Ansprüche gegenüber der Insolvenzmasse nicht geltend zu machen. - 8 - II. Die Kostenentscheidung folgt aus § 121 Abs. 2 PatG in Verbindung mit § 91 ZPO. Melullis Scharen Keukenschrijver Mühlens Asendorf

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