I ZB 10/99

BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 10/99 Verkündet am: 28. Februar 2002 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Rechtsbeschwerdesache betreffend die Markenanmeldung B 85 758/5 Wz Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR : ja BONUS II MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 Zur Frage der Unterscheidungskraft eines Wortes der deutschen Sprache (hier: Bonus), das einen weiten Bedeutungsumfang hat und deshalb unter- schiedliche - wenn auch in eine ähnliche Richtung weisende - Bedeutungsvari- anten aufweist, die nicht nur komplexe wirtschaftliche Vorgänge, sondern auch Vorgänge außerhalb des Bereichs der Wirtschaft betreffen, wobei auch eine Verwendung des Wortes im übertragenen Sinn in Betracht kommt. - 2 - BGH, Beschl. v. 28. Februar 2002 - I ZB 10/99 - Bundespatentgericht - 3 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver- handlung vom 28. Februar 2002 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und Dr. Schaffert beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde wird der Beschluß des 25. Senats (Mar- ken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 10. De- zember 1998 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 Ä festgesetzt. Gründe: I. Mit ihrer am 22. Oktober 1988 eingegangenen Anmeldung begehrt die Anmelderin die Eintragung der Bezeichnung "BONUS" in das Markenregister für die Waren "Chemische Erzeugnisse einschließlich solcher mit biologischen Grundstoffen für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, zur Schäd- - 4 - lingsbekämpfung, zur Bodenbehandlung und Vorratshaltung (sämtliche soweit in Klassen 1 und 5 enthalten); Desinfektionsmittel; Mittel zur Behandlung von Saatgut einschließlich Saatbeizmittel und Saatgutvergällungsmittel; Düngemit- tel, chemische Erzeugnisse zur Behandlung von Mangelkrankheiten bei Pflan- zen, Wachstumsregulatoren; Mittel zur Vertilgung von Unkraut und schädlichen Tieren sowie chemische Erzeugnisse zum Schutz von pflanzlichen Erzeugnis- sen (Vorratsschutz), nämlich Mittel zur Bekämpfung von pflanzlichen, pilzli- chen, tierischen und mikrobiellen Schädlingen; Insektenrepellents; veterinär- medizinische Erzeugnisse". Die Prüfungsstelle für Klasse 5 Wz des Deutschen Patentamts hat die Markenanmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und wegen des Be- stehens eines Freihaltungsbedürfnisses an der Bezeichnung für die angemel- deten Waren zurückgewiesen. Die hiergegen gerichtete Beschwerde der An- melderin ist erfolglos geblieben (BPatG GRUR 1995, 737). Das Bundespatent- gericht hat die Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG für gegeben erachtet. Die hiergegen erhobene Rechtsbeschwerde hatte Erfolg. Der Bundesge- richtshof hat diese Eintragungshindernisse für nicht gegeben erachtet und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung über die Frage der Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens an das Bundespatentgericht zurückverwiesen (BGH, Beschl. v. 23.10.1997 - I ZB 18/95, GRUR 1998, 465 = WRP 1998, 492 - BONUS I). Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde erneut zurückgewiesen (BPatG GRUR 1999, 740). - 5 - Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihren Eintragungsantrag weiter. II. Das Bundespatentgericht hat die angemeldete Bezeichnung für nicht unterscheidungskräftig und deshalb von der Eintragung ausgeschlossen ge- halten (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Dazu hat es ausgeführt: Auf die vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes angemeldete Marke seien grundsätzlich die Vorschriften des Markengesetzes anzuwenden. Eine Änderung der Rechtslage gegenüber dem Warenzeichengesetz in bezug auf die Beurteilung der Unterscheidungskraft ergebe sich daraus jedoch nicht. Zwar heiße es im Markengesetz nunmehr, daß Marken von der Eintragung ausgeschlossen seien, denen für die Waren und die Dienstleistungen "jegliche Unterscheidungskraft" fehle. Das habe jedoch keine substantielle Rechtsände- rung herbeigeführt. Für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft eines Zeichens sei es nicht erforderlich, daß es sich dabei um eine warenbeschreibende Angabe handele. Ein ganz überwiegender und damit markenrechtlich nicht zu ver- nachlässigender Teil des angesprochenen Verkehrs werde in der Bezeichnung "BONUS" auch im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren keinen be- trieblichen Herkunftshinweis, sondern lediglich einen bekannten allgemeinen Ausdruck und einen Sachhinweis sehen. Zunächst sei das Wort "BONUS" eine in der deutschen Geschäfts- und Handelssprache gebräuchliche beschreibende und allgemeinverständliche An- - 6 - gabe, die häufig und in ganz verschiedenen Zusammenhängen im Sinne von Zugabe, Gewinnanteil, Überschuß, Sondervergütung, Prämie, staatliche Bei- hilfe und Gutschrift verwendet werde. Darüber hinaus werde das Wort "BONUS" im normalen Sprachgebrauch häufig im Sinne von Vorteil verwendet. Dieser Sinngehalt von "BONUS" sowohl als Fachterminus der Handels- und Wirtschaftssprache als auch in der wohl daraus entstandenen weiteren allgemeinen Bedeutung stehe der Eignung dieses Wortes zur betrieblichen Herkunftsunterscheidung entgegen. Der mit den Waren der Anmeldung ange- sprochene Interessentenkreis werde das angemeldete Zeichen "BONUS" ganz überwiegend als reine Anpreisung dahingehend verstehen, daß mit dem Er- werb der Waren irgendein Vorteil verbunden sei. Dies möge teilweise im Sinne einer Gutschrift, teilweise ganz allgemein im Sinne einer werbeüblichen An- preisung verstanden werden. Das gelte nahezu für alle Waren- und Dienstlei- stungsbereiche. Auch für die mit der Anmeldung beanspruchten Waren des Pflanzen- und Vorratsschutzes seien keine Gründe für eine andere Beurteilung ersichtlich. Dabei könne "BONUS" zudem in wesentlich stärkerem Maße als andere allgemein nicht unterscheidungskräftige Wörter durchaus als Angabe eines Merkmals von Waren aufgefaßt werden. Denn im geschäftlichen Verkehr kön- ne ein Bonus, also etwa ein Preisvorteil oder die Preiswürdigkeit einer Ware, als für die Kaufentscheidung gleichrangiges Kriterium neben Gesichtspunkte wie Qualität, Design, Haltbarkeit oder ähnliches treten. Auch wenn die ange- meldete Bezeichnung in engen Grenzen unterschiedliche Deutungen zulasse, führe dies zu keiner anderen Beurteilung. Einerseits gingen alle denkbaren Bedeutungen in die Richtung, daß mit dem Erwerb der Waren irgendein Vorteil - 7 - verbunden sei, andererseits würden die einzelnen Verkehrsbeteiligten je nach persönlichem Hintergrund und sachlichem Zusammenhang den Begriff in der einen engeren oder in der anderen allgemeineren Bedeutung verstehen, ohne daß aufgrund dieser begrifflichen Unschärfe bei einem erheblichen Anteil der Verkehrsbeteiligten der Gedanke an einen betrieblichen Herkunftshinweis auf- kommen könne. III. Die Rechtsbeschwerde hat in der Sache Erfolg. Die Annahme des Bundespatentgerichts, der angemeldeten Marke fehle die Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. 1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterschei- dungsmittel für die angemeldeten Waren eines Unternehmens gegenüber sol- chen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Hierbei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, das heißt, jede auch noch so geri n- ge Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (st. Rspr.; BGH, Beschl. v. 5.7.2001 - I ZB 8/99, GRUR 2002, 261, 262 = WRP 2002, 91, 93 - AC, m.w.N.; vgl. auch EuGH GRUR 2001, 1145 = WRP 2001, 1276 - Baby-dry). Unterscheidungskraft in diesem Sinne ist gegeben, wenn einer Marke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschrei- bender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und es sich auch sonst nicht um ein Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Wer- bung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (st. Rspr.; BGH, Beschl. v. 22.9.1999 - I ZB 19/97, GRUR 2000, 231, 232 - 8 - = WRP 2000, 95 - FÜNFER; Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 34/98, GRUR 2001, 735, 736 = WRP 2001, 692 - Test it.; GRUR 2002, 261, 262 - AC, jeweils m.w.N.; vgl. auch EuGH GRUR 2001, 1145 - Baby-dry). Diese (konkrete) Un- terscheidungseignung kann der angemeldeten Marke für die in Betracht zu ziehenden Waren nicht abgesprochen werden. Das Bundespatentgericht hat bei seiner Beurteilung zu hohe rechtliche Anforderungen gestellt. Einen im vorerwähnten Sinn beschreibenden Begriffsinhalt des Marken- wortes für die in Frage stehenden Waren hat das Bundespatentgericht auch im jetzt angefochtenen Beschluß nicht festgestellt. Eine derartige Feststellung liegt insbesondere nicht in der Annahme des Bundespatentgerichts, daß im geschäftlichen Verkehr ein Bonus, also etwa ein Preisvorteil oder die Preiswür- digkeit einer Ware, als für die Kaufentscheidung gleichrangiges Kriterium ne- ben Gesichtspunkte wie Qualität, Design, Haltbarkeit oder ähnliches treten könne. Auch dieser Erwägung kann nach der allgemeinen Lebenserfahrung nicht entnommen werden, daß es sich bei einem Bonus um ein Warenmerkmal handelt und nicht, wie der Senat bereits in seiner ersten Rechtsbeschwerde- entscheidung ausgeführt hat, um eine Angabe zu Vertriebsmodalitäten, näm- lich um eine von der Ware selbst verschiedene Zusatzleistung. Irgendwie ge- artete Eigenschaften oder der Wert der Ware selbst (vgl. § 8 Abs. 2 Nr. 2 Mar- kenG) sind damit, entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts, nicht angesprochen. Bei dem Markenwort handelt es sich aber - entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts - auch sonst nicht um ein im Sinne der zuvor zitier- ten Rechtsprechung gebräuchliches Wort der deutschen Sprache, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden - 9 - wird. Nach den tatsächlichen Feststellungen des Bundespatentgerichts ist das Wort "BONUS" in der deutschen Geschäfts- und Handelssprache eine ge- bräuchliche Angabe, die häufig und in ganz verschiedenen Zusammenhängen im Sinne von Zugabe, Gewinnanteil, Überschuß, Sondervergütung, Prämie, staatliche Beihilfe und Gutschrift verwendet wird. Darüber hinaus wird das Wort im normalen Sprachgebrauch häufig im Sinne von Vorteil verwendet. Schon aus diesen komplexen Begriffsinhalten ergibt sich, daß das Wort Bonus - wie auch das Bundespatentgericht nicht verkannt hat - unterschiedliche Deutungen zuläßt. Zwar handelt es sich bei dem Wort nicht um ein Homonym, also ein Wort mit zwei (oder mehr) ganz unterschiedlichen Bedeutungen (z.B.: Birne, Ball, Bank). Vielmehr gehen alle denkbaren Bedeutungsinhalte nach den nicht zu beanstandenden Feststellungen des Bundespatentgerichts in die Richtung, daß mit "Bonus" ein irgendwie gearteter Vorteil bezeichnet wird. Dieser Be- deutungsumfang ist jedoch weit und erfaßt nicht nur komplexe wirtschaftliche Vorgänge unterschiedlicher Art, sondern auch Vorgänge im nicht wirtschaftli- chen Bereich sowie auch eine Verwendung des Wortes in einem übertragenen Sinn. Schon diese unterschiedlichen Verständnismöglichkeiten schließen es aus, daß der Verkehr in beachtlichem Maß das Wort allein in einer dieser mö g- lichen Bedeutungsvarianten versteht. Vielmehr ist nach der allgemeinen Le- benserfahrung davon auszugehen, daß die mit den in Frage stehenden Waren angesprochenen Verkehrskreise - ohne in analysierender Betrachtung die Be- deutung zu ermitteln, in der das Wort Bonus möglicherweise verwendet wird - die angemeldete Marke als Herkunftsunterscheidung für die in Anspruch ge- nommenen Waren verstehen. 2. Das Bundespatentgericht ist - wie schon im ersten Rechtsbeschwer- deverfahren ausgeführt - zutreffend davon ausgegangen, daß auf die Prüfung - 10 - der vorliegenden Anmeldung ungeachtet deren früheren Zeitrangs die Vor- schriften des Markengesetzes Anwendung finden (§ 152 MarkenG). Da eine Eintragung mit dem Zeitrang des Anmeldetages indessen, wie sich aus § 156 Abs. 1 MarkenG ergibt, nur in Betracht kommen kann, wenn der Eintragung nicht nach den bis zum Inkrafttreten des Markengesetzes geltenden Vorschrif- ten von Amts wegen zu berücksichtigende Gründe entgegengestanden haben, hat sich die Prüfung auch auf den früheren Rechtszustand zu erstrecken. - 11 - IV. Danach war der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen. Erdmann Starck Bornkamm Büscher Schaffert