X ZR 210/98

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 210/98 Verkündet am: 23. Oktober 2001 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver- handlung vom 23. Oktober 2001 durch den Vorsitzenden Richter Rogge, die Richter Dr. Melullis, Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und den Richter Dr. Meier-Beck für Recht erkannt: Auf die Berufung der Klägerin wird das am 9. Juni 1998 verkündete Urteil des 4. Senats (Juristischen Beschwerdesenats und Nichtig- keitssenats) des Bundespatentgerichts teilweise abgeändert und unter Zurückweisung der weitergehenden Berufung wie folgt neu gefaßt: 1. Das europäische Patent 0 429 230 wird mit Wirkung für das Ho- heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, daß Patentanspruch 1 folgende Fassung er- hält: "Befestigungselement zum Befestigen von Isolationsplatten (2) an Bauteilen (A) mit einem großflächigen Kopf (3) und einem von diesem abragenden Schaft (4), wobei Kopf (3) und Schaft (4) von einer ein Widerlager (4a) für ein Montageelement (5) aufweisenden Ausnehmung (4b) durchsetzt sind, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß im kopfseitigen Mündungsbereich (4c) der Ausnehmung (4b) gegen deren Zen- trum ragende, rechtwinklig zur Längsachse angeordnete, bieg- - 3 - same Segmente (6) vorhanden sind, die Ausnehmung (4b) im kopfseitigen Mündungsbereich (4c) eine Erweiterung (4d) des Durchmessers um das Doppelte der Wandstärke eines Seg- mentes (6) aufweist und die sich vom kopfseitigen Ende erstrek- kende Tiefe der Erweiterung (4d) wenigstens der freien Länge eines Segmentes (6) entspricht, wobei die dem Zentrum des Befestigungselementes zugewandten Flächen der umgeboge- nen Segmente eine Verlängerung der Ausnehmung und somit eine Verlängerung des Führungsbereiches für die Mündung des Setzgerätes bilden." 2. Die Patentansprüche 2 und 5 sind auf diesen so gefaßten Pa- tentanspruch 1 zu lesen. 3. Die weitergehende Klage wird abgewiesen. 4. Die Kosten der ersten Instanz werden gegeneinander aufgeho- ben. Die Kosten der Berufungsinstanz hat die Beklagte zu tragen. Von Rechts wegen - 4 - Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des am 7. Dezember 1991 unter Inanspruch- nahme der Priorität einer deutschen Voranmeldung vom 24. Dezember 1990 angemeldeten, unter anderem mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäische Patents 0 492 230 (Streitpatents), das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter Nr. 591 01 029 geführt wird. Es betrifft ein Befe- stigungselement für Isolationsplatten und umfaßt fünf Patentansprüche. Verfah- renssprache ist Deutsch. Wegen des Wortlauts der Patentansprüche wird auf die Patentschrift verwiesen. Die Klägerin hat das Streitpatent im Umfang seiner Patentansprüche 1, 2 und 5 angegriffen. Die Beklagte hat das Streitpatent in erster Instanz nur beschränkt dahin- gehend verteidigt, daß Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut erhält und die Patentansprüche 2 und 5 auf diesen so gefaßten Patentanspruch rückbezogen sind: "Befestigungselement zum Befestigen von Isolationsplatten (2) an Bauteilen (A) mit einem großflächigen Kopf (3) und einem von die- sem abragenden Schaft (4), wobei Kopf (3) und Schaft (4) von ei- ner ein Widerlager (4a) für ein Montageelement (5) aufweisenden Ausnehmung (4b) durchsetzt sind, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß im kopfseitigen Mün- dungsbereich (4c) der Ausnehmung (4b) gegen deren Zentrum ra- - 5 - gende, rechtwinklig zur Längsachse angeordnete, biegsame Seg- mente (6) vorhanden sind, die Ausnehmung (4b) im kopfseitigen Mündungsbereich (4c) eine Erweiterung (4d) des Durchmessers um wenigstens das Doppelte der Wandstärke eines Segmentes (6) aufweist und die sich vom kopfseitigen Ende erstreckende Tiefe der Erweiterung (4d) wenigstens der freien Länge eines Segmen- tes (6) entspricht, wobei die dem Zentrum des Befestigungsele- mentes zugewandten Flächen der umgebogenen Segmente eine Verlängerung der Ausnehmung und somit eine Verlängerung des Führungsbereiches für die Mündung des Setzgerätes bilden." Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig, insbesondere sei ein dem Gegenstand des Patentan- spruchs 1 des Streitpatents entsprechendes Befestigungselement bereits un- ter der Bezeichnung "Wind-Devil" in einem Katalog der Wind-lock Corporation Birdsboro mit Druckdatum 3/1988 und den dazu gehörenden Preislisten be- schrieben und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Sie hat beantragt, das Streitpatent im Umfang seiner Patentansprüche 1, 2 und 5 mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklä- ren. Demgegenüber hat die Beklagte beantragt, - 6 - die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das Streitpatent im verteidigten Umfang richtet. Das Bundespatentgericht hat dem Streitpatent unter Abweisung der weitergehenden Klage die Fassung gegeben, in der es die Beklagte verteidigt hat. Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der Klägerin, mit der sie nunmehr geltend macht, die Selbstbeschränkung der Klägerin auf die durch das Urteil des Bundespatentgerichts bestätigte Fassung des Patentan- spruchs 1 des Streitpatents sei unzulässig, denn sie sei durch die Offenbarung des Streitpatents und der diesem zugrundeliegenden Patentanmeldung nicht gedeckt. In dieser Fassung sei der Gegenstand des Streitpatents auch nicht neu und beruhe jedenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Die Kostenvertei- lung durch das Bundespatentgericht entspreche im übrigen nicht dem wirkli- chen Verhältnis von Obsiegen und Unterliegen. Die Klägerin beantragt, das Streitpatent mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig zu erklären, daß in Patentanspruch 1 das Wort "wenigstens" auf S. 4 Z. 3/4 der Streitpatentschrift vor den Worten "das Doppelte der Wandstärke" gestrichen wird und in dem Satzteil "wobei die dem Zentrum des Befestigungselementes zugewandten Flächen der umgebogenen Segmente eine Verlänge- rung der Ausnehmung und somit eine Verlängerung des Führungs- bereiches für die Mündung des Setzgerätes bilden" zwischen dem - 7 - Wort "umgebogenen" und dem Wort "Segmente" die Worte "und zwischen der Mündung des Setzgeräts und der Erweiterung der Ausnehmung liegenden" hinzugefügt wird. Hilfsweise beantragt sie, das Patent in vollem Umfang der Ansprüche 1, 2 und 5 für nichtig zu erklären. Die Beklagte beantragt, die Berufung zurückzuweisen. Hilfsweise beantragt sie, das Streitpatent in der Weise aufrechtzuerhalten, daß das Wort "wenigstens" in Patentanspruch 1 auf S. 4 Z.3/4 der Streitpatent- schrift vor den Worten "das Doppelte der Wandstärke" gestrichen wird. Als gerichtlicher Sachverständiger hat Dr.-Ing. G. E. V. , - ein schriftli- ches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert hat. - 8 - Entscheidungsgründe: Soweit die Klägerin mit ihrer Berufung die teilweise Vernichtung von Patentanspruch 1 in dem Umfang der mit dem Hilfsantrag der Beklagten vertei- digten Fassung erstrebt, ist sie zulässig und begründet. I. Das mit dem Hauptantrag der Klägerin verfolgte Ziel der Berufung ist die teilweise Nichtigerklärung des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung. Die Klägerin strebt nicht eine bloße Klarstellung des Patent- anspruchs 1 an, die im Rahmen ihrer Nichtigkeitsklage unzulässig sein könnte (vgl. Sen.Urt. v. 23.02.1988 - X ZR 93/85, GRUR 1988, 757 ff., 760 - Düngerstreuer). Sie will vielmehr eine weitere Einschränkung des von der Klägerin in erster Linie verteidigten Patentanspruchs 1 erreichen, soweit dieser gegenüber dem ursprünglich Offenbarten eine unzulässige Erweiterung ent- halte. Nach ständiger Rechtsprechung des Senats kann der Patentinhaber sein Patent im Nichtigkeitsverfahren beschränken. Er ist aber gehindert, dessen Schutzbereich zu erweitern oder an die Stelle der ihm erteilten patentge- schützten Erfindung eine andere zu setzen (vgl. BGHZ 110, 82 - Spreizdübel; 110, 123 - Spleißkammer; Sen.Urt. v. 22.02.2000 - X ZR 111/98; Schulte- Kartei, PatG 81-85, Nr. 262 - Positionierungsverfahren). Mit ihrer Berufung macht die Klägerin geltend, daß die verteidigte Fassung des Patentan- spruchs 1 des Streitpatents eine in diesem Sinne unzulässige Umgestaltung enthalte. Soweit Bedenken dagegen bestehen könnten, ob die Klägerin das Streitpatent in der Weise angreifen kann, daß sie die Beklagte als Patentinha- - 9 - berin durch die Fassung des Berufungsantrags auf eine von dieser nicht ge- wollte oder sogar ausdrücklich abgelehnte Fassung des angegriffenen Patent- anspruchs festlegen will (vgl. dazu Sen.Urt. v. 24.10.1996 - X ZR 29/94, GRUR 1997, 272 f., 273 - Schwenkhebelverschluß), greifen solche Bedenken hier schon deswegen nicht durch, weil die Beklagte hilfsweise - um eine vollständi- ge Vernichtung des Streitpatents zu vermeiden - den erteilten Patentanspruch mit ihrem Hilfsantrag in einer eingeschränkten Fassung verteidigt (vgl. dazu für das Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren BGHZ 105, 381 ff. - Ver- schlußvorrichtung für Gießpfannen; Sen.Urt. v. 24.10.1996 - Schwenkhebel- verschluß, aaO). II. Das Streitpatent betrifft ein Befestigungselement für Isolationsplatten an Bauteilen mit einem großflächigen Kopf und einem von diesem abragenden Schaft, wobei Kopf und Schaft von einer ein Widerlager für ein Montageele- ment aufweisenden Ausnehmung durchsetzt sind. Im kopfseitigen Mündungs- bereich der Ausnehmung sind gegen deren Zentrum ragende rechtwinklig zur Längsachse angeordnete biegsame Segmente vorhanden. Diese ermöglichen das Einführen der Mündung eines Setzgerätes in die Ausnehmung des Schaf- tes und die Rückführung der Mündung nach Setzung eines Bolzens zur Befe- stigung des Elements. Bei vorbekannten Befestigungselementen dieser Art wird es nach der Beschreibung des Streitpatents als nachteilig angesehen, daß es entweder zu einem Eindringen von Putz in die Ausnehmung des Schaftes und damit zur Entstehung einer Kältebrücke kommen kann oder aber eine nachträglich die Befestigungselemente überziehende Putzschicht keine ausrei- chende Haftung findet. Hiervon ausgehend ist das zu lösende Problem nach der Beschreibung der Patentschrift in der erteilten Fassung darin zu sehen, ein Befestigungselement zu schaffen, das selbst bei der Verwendung eines in die - 10 - Ausnehmung eintauchenden Setzwerkzeuges ein selbsttätiges Verschließen der Ausnehmung nach dem Setzvorgang und die Befestigung einer Putzschicht im Bereich der Ausnehmung ermöglicht. Zur Lösung dieses Problems wird nach der erteilten Fassung des Pa- tentanspruchs 1 die nachfolgend aufgegliederte Merkmalskombination vorge- schlagen und unter Schutz gestellt: 1. Befestigungselement zum Befestigen von Isolationsplatten an Bauteilen. 2. Das Befestigungselement hat einen großflächigen Kopf und einen von diesem abragenden Schaft. 3. Kopf und Schaft sind von einer Ausnehmung durchsetzt. 3.1 Die Ausnehmung weist ein Widerlager für ein Montageele- ment auf. 4. Im kopfseitigen Mündungsbereich (4c) der Ausnehmung (4b) sind Segmente (6) vorhanden. 4.1 Die Segmente sind gegen das Zentrum gerichtet, rechtwink- lig zur Längsachse angeordnet und biegsam. 5. Die Ausnehmung (4b) weist im kopfseitigen Mündungsbe- reich (4c) eine Erweiterung (4d) des Durchmessers auf. - 11 - 5.1 Die Erweiterung des Durchmessers beträgt wenigstens das Doppelte der Wandstärke eines Segmentes (6). 6. Die vom kopfseitigen Ende aus sich erstreckende Tiefe der Erweiterung (4d) entspricht wenigstens der freien Länge ei- nes Segmentes (6). In dieser Merkmalskombination kommt der in der Streitpatentschrift wei- ter angesprochene Gedanke einer Führung für die Mündung eines Setzgerä- tes, der nach Meinung des Bundespatentgerichts die Patentfähigkeit erst be- gründet, noch nicht zum Ausdruck. Nach ihr wird lediglich dafür Sorge getra- gen, daß die Mündung eines Setzgerätes durch ausreichendes Zurückweichen der Segmente eingeführt werden kann und daß die Ausnehmung nach Zurück- ziehen des Setzgerätes wieder selbsttätig geschlossen wird. Wie auch der ge- richtliche Sachverständige bestätigt hat, mußte der Fachmann aus diesem Zu- sammenhang entnehmen, daß die Angaben zur Dimensionierung der Erweite- rung (Merkmale 5, 5.1 und 6) lediglich einen ausreichenden Platz für die zu- rückgebogenen Segmente gewährleisten sollten. Insbesondere die Angabe zur Erweiterung des Durchmessers (Merkmal 5.1) ist daher als Mindestmaß zu verstehen, das auch beliebig vergrößert werden kann. Es ist nach dem bereits in erster Instanz vorgelegten Stand der Technik offensichtlich und auch zwischen den Parteien nicht mehr streitig, daß ein le- diglich durch die Kombination der Merkmale 1 bis 6 definierter Gegenstand im Hinblick auf eine Vielzahl vorbekannter vergleichbarer Verschlußvorrichtungen nicht mehr als erfinderisch und patentfähig angesehen werden kann. Die Be- - 12 - klagte hat daher das Streitpatent schon in der Vorinstanz nur noch einge- schränkt verteidigt in Kombination mit dem weiteren Merkmal: 7. Die dem Zentrum des Befestigungselementes zugewandten Flächen der umgebogenen Segmente bilden eine Verlänge- rung der Ausnehmung und somit eine Verlängerung des Führungsbereiches für die Mündung des Setzgerätes. III. Mit der Hinzufügung des Merkmals 7 allein kann die Beklagte das Streitpatent nicht mit Erfolg verteidigen, da der hier angesprochene Gedanke der Führung des Setzgerätes eine unzulässige Erweiterung (Art. 123 Abs. 2 EPÜ) zum Gegenstand hat, solange nicht das Merkmal 5.1 durch Streichung des Wortes "mindestens" eingeengt und mit dem Gedanken der Führung in dem ursprünglich offenbarten Umfang in Übereinstimmung gebracht wird. Das entspricht der mit dem Hilfsantrag der Beklagten verteidigten Fassung. 1. Die in dem zusätzlichen Merkmal 7 formulierte Führung des Setzge- rätes ist auf Seite 2 Zeilen 41-43 der Patentschrift und in dem damit überein- stimmenden Text der ursprünglichen Unterlagen offenbart. Dies ist allerdings in einem bestimmten Zusammenhang geschehen, nämlich anknüpfend an die unmittelbar voranstehende Aussage, daß bei der erfindungsgemäßen Lösung die Segmente bei Einführung des Setzgerätes nach innen gebogen sind und am inneren Umfang der Erweiterung anliegen. Die Führungsfunktion der Seg- mente wird damit nicht allein aus ihrem Umbiegen, sondern erst aus dem zu- sätzlichen Umstand abgeleitet, daß sie am inneren Umfang der Erweiterung anliegen, damit durch diesen abgestützt werden und so ihrerseits der einge- führten Mündung des Setzgerätes einen führenden Widerstand geben können. - 13 - Nur dies entspricht dem Verständnis des Durchschnittsfachmanns, wie sich in der mündlichen Verhandlung nach eingehender Befragung des gerichtlichen Sachverständigen und in Übereinstimmung mit seinem schriftlichen Gutachten zur Überzeugung des Senats ergeben hat. Dabei geht der Senat in Überein- stimmung mit dem gerichtlichen Sachverständigen davon aus, daß für den hier maßgeblichen Durchschnittsfachmann etwa ein abgeschlossenes Bauinge- nieurstudium an einer Fachhochschule und mehrjährige Erfahrungen mit der Konstruktion und Entwicklung von Befestigungstechniken und Befestigungs- elementen bei Bauwerken vorausgesetzt werden können. Ein solcher Fach- mann konnte den ursprünglichen Unterlagen ebensowenig wie der Patent- schrift entnehmen, daß die patentgemäße Führungsfunktion der umgebogenen Segmente anders als durch Abstützung an dem inneren Umfang der Erweite- rung erreicht werden sollte. Nur dies ist auch in den Patentzeichnungen darge- stellt. Mit einem solchen Verständnis ist es aber unvereinbar, wenn anderer- seits nach dem zuvor erläuterten Verständnis des Merkmals 5.1 in der erteilten Fassung die Durchmesser-Erweiterung über das angegebene Mindestmaß hinaus beliebig ausgedehnt sein kann. Insbesondere ist der Patentschrift kein Hinweis darauf zu entnehmen, daß eine stützende und führende Wirkung der umgebogenen Segmente schon durch eine gewisse Eigensteifigkeit des Mate- rials gewährleistet sein könnte. 2. Der Widerspruch zwischen der engen ursprünglichen Offenbarung ei- ner Führung durch die umgebogenen Segmente in der Patentbeschreibung und dem weiteren Verständnis des Merkmals 5.1 in der erteilten Fassung be- darf der Auflösung. - 14 - Nach Meinung des Bundespatentgerichts im angefochtenen Urteil soll der Widerspruch dadurch aufgelöst werden, daß das Merkmal 5.1 im Hinblick auf das zusätzliche Merkmal 7 eingeschränkt ausgelegt wird. Das ist unzurei- chend und kann nicht überzeugen. Dies ergibt sich auch aus dem zwischen- zeitlich im Verletzungsprozeß ergangenen (nicht rechtskräftigen) Urteil des Landgerichts Düsseldorf, dem ein abweichendes Verständnis zugrunde liegt. Da das Merkmal 5.1 unverändert geblieben ist und die naheliegende Möglichkeit einer Streichung des Wortes "mindestens" gerade nicht genutzt wurde, liegt es fern, dieses Merkmal nunmehr so zu verstehen, als sei eine Streichung vorgenommen worden. Dies kann auch nicht aus dem hinzugefüg- ten Merkmal 7 abgeleitet werden, welches über das Maß der Erweiterung (4 d) des Durchmessers keine Aussage enthält und gerade nicht den Hinweis der Beschreibung (S. 2 Z. 40/419 übernimmt, daß die umgebogenen Segmente am inneren Umfang der Erweiterung (4 d) anliegen. Der Patentanspruch 1 in der vom Bundespatentgericht aufrechterhaltenen und in erster Linie verteidigten Fassung ist daher so zu verstehen, daß die Durchmesser-Erweiterung (4 d) über die Offenbarung der ursprünglichen Unterlagen hinaus beliebig über die Wandstärke der Segmente hinausgehen kann. 3. Die unzulässige Erweiterung, zu der die in erster Linie verteidigte Fassung des Patentanspruchs führen würde, ist dadurch zu beseitigen, daß das Wort "mindestens" im Merkmal 5.1 gestrichen wird. Damit wird dem Ge- danken Rechnung getragen, daß die Tiefe der Erweiterung (4 d) auf die Wand- stärke der umgebogenen Segmente abgestimmt sein soll, um diese stützen und so eine zusätzliche Führung des Setzgerätes bewirken zu können. - 15 - In diesem Umfang ist die hilfsweise verteidigte Fassung des Patentan- spruchs unter dem Gesichtspunkt einer unzulässigen Erweiterung nicht zu be- anstanden. Der von der Klägerin zusätzlich begehrten Einfügung im Rahmen des Merkmals 7 bedarf es nicht mehr. IV. Soweit die Klägerin in der Berufungsinstanz noch eine weitergehen- de Nichtigkeitserklärung begehrt, ist die Klage nicht begründet. Die Frage einer unzulässigen Erweiterung ist durch die Beschränkung auf die hilfsweise verteidigte Fassung des Patentanspruchs gegenstandslos geworden (vorstehend zu III.). Der Nichtigkeitsgrund fehlender Neuheit oder mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Art. 138 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 52, 54, 56 EPÜ; Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG) ist ebenfalls nicht gegeben. Das im Berufungsverfahren allein noch entgegengehaltene Befestigungselement "Wind-Devil" der Windlock Corp. (E 7) ist für eine Befestigung durch Schrauben und Verwendung eines Schrau- bers konzipiert. Die Ausnehmung für die Einführung des Schraubers ist über- dimensioniert und für eine unmittelbare oder mittelbare Führung der Mündung des Schraubers weder bestimmt noch geeignet, und zwar weder im Mündungs- bereich noch im Fußbereich. Sie bietet auch im Mündungsbereich reichlich Platz für ein Umbiegen der Verschlußsegmente. Insoweit ist weder eine Er- weiterung der Ausnehmung noch ein Anliegen umgebogener Segmente und eine dadurch bedingte Führung vorgesehen. Die erfindungsgemäße Ausge- staltung der Merkmale 5.1 und 7 in der hilfsweise verteidigten Fassung ist da- her weder vorweggenommen noch nahegelegt. Das gleiche gilt erst recht für die verteidigte Gesamtkombination. - 16 - V. Die Unteransprüche 2 und 5 haben als besondere Ausgestaltungen des Patentanspruchs 1 in dessen eingeschränkter Fassung mit diesem Be- stand. VI. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 84 Abs. 2, 110 Abs. 3 Satz 2 PatG in der nach Art. 29 Satz 2 des PatGÄndG vom 16. Juli 1998 auf den vor- liegenden Fall noch anwendbaren früheren Fassung in Verbindung mit §§ 91, 92 und 97 ZPO. Der Senat hat dabei berücksichtigt, daß die Klägerin ihr in der Berufungsinstanz nur noch eingeschränkt verfolgtes Klageziel ungeachtet der abweichenden Formulierung in der Urteilsformel im wesentlichen erreicht hat. Rogge Melullis Keukenschrijver Mühlens Meier-Beck